Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 декабря 2021 г. по делу N СИП-786/2021 Суд отказал в удовлетворении заявления по делу о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против оставления в силе правовой охраны товарного знака, поскольку заявитель не представил документов, подтверждающих производство им соответствующих товаров и оказание соответствующих услуг до даты приоритета оспариваемого товарного знака

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 8 декабря 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 10 декабря 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Булгакова Д.А.,

судей - Борисовой Ю.В., Пашковой Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Плесовой А.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "Волшебница" (ул. Гаражная, 4, рабочий поселок Малаховка, город Люберцы, Московская область, 140030, ОГРН 1025003209307) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 20.05.2021 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 01.03.2021, об оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 209138.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "Золотая Русь" (ул. Пролетарская, д. 20, Тульская область, г. Ясногорск, 301030).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "Волшебница" - Сурина Н.И. (по доверенности от 31.08.2020 N 42);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Талянский Ю.С. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-669/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственность "Кондитерская фабрика "Волшебница" (далее - общество "Кондитерская фабрика "Волшебница") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 20.05.2021, которым отказано в удовлетворении возражения общества "Кондитерская фабрика "Волшебница" против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку " " по свидетельству Российской Федерации N 209138. Заявление также содержит требование признать предоставление правовой охраны данному товарному знаку недействительным.

Требования заявителя обоснованы тем, что, по его мнению, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с отличительной частью фирменного наименования общества "Кондитерская фабрика "Волшебница".

Таким образом, по мнению заявителя, оспариваемое решение Роспатента от 20.05.2021 не соответствует положениям статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", введенный в действие 17.10.1992 (далее - Закон).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "Золотая Русь" (далее - общество "Кондитерская фабрика "Золотая Русь").

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал свою правовую позицию по доводам, изложенным в заявлении, письменных пояснениях на отзыв Роспатента, просил удовлетворить заявленные требования.

В свою очередь, представитель Роспатента против удовлетворения заявления возражал, считая, что вынесенное решение является законным и обоснованным.

Третье лицо явку своих представителей в судебное заседание не обеспечило, что в соответствии с частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует проведению судебного заседания.

При рассмотрении спора судом установлено, что оспариваемый словесный товарный знак " " по заявке N 2000706783 с приоритетом от 28.03.2000 зарегистрирован Роспатентом 27.02.2002 за N 209138 в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "кондитерские изделия; карамель [конфеты]; конфеты; шоколад; пралине; какао-продукты; шоколадные напитки; кондитерские изделия мучные", услуг 35 класса МКТУ "менеджмент в сфере бизнеса, в том числе коммерческая деятельность, включенная в 35 класс" и услуг 42-го класса МКТУ "реализация товаров; создание новых видов товаров" на имя закрытого акционерного общества "Шоколадная фабрика "Славянская". Впоследствии обладателем исключительного права на данный товарный знак стало общество "Кондитерская фабрика "Золотая Русь".

В Роспатент 01.03.2021 поступило возражение общества "Кондитерская фабрика "Волшебница" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 209138, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям статей 6, 7 Закона из-за сходства этого товарного знака до степени смешения с принадлежащими заявителю товарными знаками со словесным элементом "Волшебница", а также с фирменным наименованием и коммерческим обозначением общества "Кондитерская фабрика "Волшебница".

Решением от 20.05.2021 в удовлетворении возражения общества "Кондитерская фабрика "Волшебница" Роспатент отказал, правовую охрану оспариваемому товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 209138 оставил в силе.

Полагая, что указанное решение Роспатента от 20.05.2021 является недействительным, поскольку не соответствует требованиям законодательства и нарушает права и законные интересы общества "Кондитерская фабрика "Волшебница", последнее обратилось в суд с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав мнения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявитель не пропустил.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения заявителя на решение Роспатента и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривает общество "Кондитерская фабрика "Волшебница" в заявлении, поданном в суд.

Как верно установил Роспатент, в качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 209138 лицо, подавшее возражение, ссылается на пункт 4 статьи 6 и пункты 1, 3 статьи 7 Закона, однако с учетом даты приоритета (28.03.2000) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 209138 включает в себя Закон, введенный в действие 17.10.1992, то есть первая редакция, в которой отсутствует пункт 4 статьи 6 и пункт 3 статьи 7, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Комитета Российской Федерации по патентам и товарным знакам от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, рег. N 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее - Правила).

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Судебная коллегия учитывает, что согласно абзацу 1 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично: 1) в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 ГК РФ (которым соответствует пункт 2 статьи 7 Закона); 2) в течение пяти лет со для публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7, 10 статьи 1483 ГК РФ (которым соответствует пункт 1 статьи 7 Закона).

Роспатент правильно установил, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован 27.02.2002, с датой публикации сведений о регистрации 12.04.2002.

Поэтому Роспатент пришел к правомерному выводу о том, что срок оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 209138 по основаниям пункта 1 статьи 7 Закона истек 12.04.2007. При этом общество "Кондитерская фабрика "Волшебница" не оспаривает факт того, что ходатайство о восстановлении пропущенного срока на подачу соответствующего возражения в Роспатент оно не подавало.

Кроме того, как обоснованно указал Роспатент первая редакция Закона, действующая на дату приоритета оспариваемого товарного знака (28.03.2000), не содержала в себе нормы, касающейся соотношения прав на товарный знак и коммерческое обозначение.

Поэтому рассмотрение возражения по указанным выше основаниям Роспатент не мог осуществить.

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как отмечает Роспатент, в комментарии к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. Е.А. Павлова. - М.: ИЦЧП им С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, 2018 год, указанно, что Закон, действовавший до 01.01.2008, определяя соотношение товарных знаков и фирменных наименований, не допускал государственную регистрацию в качестве товарных знаков лишь обозначений, тождественных фирменным наименованиям, а не сходных с ними до степени смешения.

Судебная коллегия учитывает, что возможность ссылки Роспатента на словарно-справочные источники и судебную практику в целях демонстрации правомерности выводов, отраженных в оспариваемом ненормативном правовом акте, обусловлена обязанностью органа доказать законность и обоснованность своего решения (часть 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

По результатам анализа товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 209138 на соответствие требованиям абзаца 2 пункта 2 статьи 7 Закона Роспатент верно установил следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 209138 представляет собой словесное обозначение " " буквами русского алфавита.

Роспатент проведя анализ представленных обществом "Кондитерская фабрика "Волшебница" документов (в частности, выписка из ЕГРЮЛ в отношении общества "Кондитерская фабрика "Волшебница", сведения о товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации N 158803, 281820, 435964, 441851, 633211, 168824, 742178, 138023, 140801, 222093, 231285, 222079 и по международным регистрациям N 1351563, 1348375, принадлежащих заявителю; свидетельство о регистрации юридического лица от 18.06.1997; устав общества "Кондитерская фабрика "Волшебница" от 15.05.1997, от 02.08.2000; выдержки из журналов кондитерской отрасли о продукции общества "Кондитерская фабрика "Волшебница"; сертификаты на товар, на соответствие оспариваемого товарного знака требованиям абзаца 2 пункта 2 статьи 7 Закона установил, что общество "Кондитерская фабрика "Волшебница" зарегистрировано в качестве юридического лица 18.06.1997. Факт регистрации данного юридического лица является основанием возникновения у него исключительного права на фирменное наименование.

Учитывая изложенное, Роспатент пришел к выводу о том, что заявитель получил право на фирменное наименование ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 209138.

Вместе с тем Роспатент верно установил, что оспариваемый товарный знак " " и фирменное наименование заявителя - общество с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "Волшебница" (в том числе его отличительная часть) не являются тождественными, поскольку имеют фонетические и семантические различия, обусловленные различным составом слов, букв и звуков.

В частности, судебная коллегия обращает внимание на то, что наличие в оспариваемом товарном знаке слова "зима" привносит в словосочетание "Волшебница Зима" дополнительное смысловое наполнение, окраску и образность, отличную от словарного значения лишь слова "волшебница" (женский род от слова "волшебник" - сказочный персонаж, наделенный способностью совершать чудеса; маг, колдун, чародей, например, https://dic.academic.ru).

По результатам анализа представленных в материалы дела документов Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что ранее указанные документы не содержат сведений, подтверждающих известность фирменного наименования заявителя на территории Российской Федерации именно на дату приоритета оспариваемого товарного знака (28.03.2000), а также документов, подтверждающих реальное производство заявителем товаров и оказание услуг, однородных товарам и услугам, содержащимся в перечне оспариваемого товарного знака, под своим фирменным наименованием до даты приоритета данного товарного знака, поскольку все представленные материалы датированы периодом времени уже после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Поэтому Роспатент правомерно установил, что довод заявителя о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям абзаца 2 пункта 2 статьи 7 Закона является необоснованным.

По мнению общества "Кондитерская фабрика "Волшебница", достаточным основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку является сам по себе факт государственной регистрации фирменного наименования на дату (18.06.1997), относящуюся к периоду до даты приоритета данного товарного знака (28.03.2000).

В отношении приведенного довода заявителя судебная коллегия отмечает, что угроза смешения деятельности, осуществляемой под фирменным наименованием заявителя, и товаров / услуг, производимых / оказываемых под оспариваемым товарным знаком, возникает только в том случае, если фирменное наименование фактически использовалось заявителем в отношении соответствующих товаров и услуг.

При этом, как верно указал Роспатент, так как правомерность регистрации товарного знака устанавливается именно на дату его приоритета, обладателю исключительного права на фирменное наименование необходимо представить доказательства использования своего фирменного наименования в отношении товаров и услуг, однородных содержащимся в перечне оспариваемого товарного знака, до указанной даты (28.03.2000).

Таким образом, судебная коллегия пришла к выводу о том, что применительно к пункту 2 статьи 7 Закона должны учитываться дата регистрации юридического лица и то, осуществляет ли оно на территории Российской Федерации фактическую деятельность в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам, содержащимся в перечне оспариваемого товарного знака.

Роспатент также ссылается на то, что указанная позиция подтверждается практикой Суда по интеллектуальным правам, нашедшей свое отражение, в частности, в судебных актах по делам N СИП-768/2016, СИП-674/2014, СИП-583/2019.

Таким образом Роспатент правомерно учел, что заявитель не представил документов, подтверждающих производство обществом "Кондитерская фабрика "Волшебница" соответствующих товаров и оказание соответствующих услуг до даты приоритета оспариваемого товарного знака (28.03.2000).

Учитывая изложенное, оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку суд проверил и установил, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, поэтому требование заявителя о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным удовлетворению не подлежит.

Поскольку оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на общество "Кондитерская фабрика "Волшебница" в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

в удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "Волшебница" отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.