Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 января 2021 г. по делу N СИП-422/2020 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ товарному знаку, поскольку в тексте оспариваемого решения отсутствуют мотивы, указывающие на значительное влияние цветового исполнения комбинации элементов на индивидуализирующую функцию обозначений, а также Роспатент не учел, что на увеличение различительной способности спорного обозначения помимо прочего влияет специфический характер предлагаемых заявителем товаров, наличие у них особого круга потребителей, ограниченности предложения на рынке таких товаров

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 12 января 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 19 января 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Сидорской Ю.М.,

судей Голофаева В.В., Ерина А.А.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Амеличкиной И.В.

рассмотрел в судебном заседании заявление иностранного лица Saule LLC (9630 Aero Drive San Diego CA 92123, United States of America) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, ОГРН 1047730015200) от 18.02.2020 об отказе в удовлетворении поступившего 13.06.2018 возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1322708.

В судебном заседании приняли участие:

от иностранного лица Saule LLC - Петровская Е.В. (по доверенности от 09.09.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Барский С.А. (по доверенности от 07.04.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Saule LLC (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 18.02.2020 об отказе в удовлетворении поступившего 13.06.2018 возражения на решение Роспатента от 14.02.2018 об отказе в предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1322708. Заявитель просил обязать Роспатент предоставить компании правовую охрану обозначения по международной заявке N 1322708.

В обоснование заявленных требований компания ссылается на то, что оспариваемое решение является незаконным и нарушает ее права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности, подтверждает отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку заявителя, который защищён в ряде других стран, тем самым лишая заявителя эффективного инструмента для ведения бизнеса и борьбы с недобросовестными конкурентами на территории России.

Компания указывает, что она является известным производителем экипировки для мотокросса и экстремального велоспорта, использует для маркировки своей продукции слоган "RIDE ONE HUNDRED PERCENT" (варианты перевода с английского "кати на 100%", "кати в полную мощь", "кати на все сто") и его графические воплощения , зарегистрированные в США и ряде других стран в качестве товарного знака.

Как отмечает заявитель, при принятии оспариваемого ненормативного правового акта Роспатент руководствовался положениями пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) без учета специального правового режима, установленного статьей 6.quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция).

По мнению заявителя, Роспатентом не была учтена его собственная предшествующая практика применения статьи 6.quinquies Парижской конвенции при регистрации аналогичного товарного знака по международной регистрации N 1215574.

Компания полагает, что комбинация элементов, составляющих обозначение по международной регистрации N 1322708, имеет различительную способность, указывает на различные варианты отображения сочетания числа "100" и символа "%" внутри простой геометрической фигуры. В решении Роспатента отсутствует анализ данного аргумента заявителя.

Заявитель отмечает, что вопреки положениям статьи 6.quinquies Парижской конвенции, которая требует учитывать все фактические обстоятельства дела для принятия решения о том, может ли товарный знак быть предметом охраны, в решении Роспатента отсутствует анализ доводов относительно специфического круга потребителей товаров для мотокросса и экстремального велоспорта, ограниченности предложения на рынке таких товаров и, как следствие, за счёт слабой насыщенности рынка производителями быстрого приобретения у потребителей известности каждой новой марки таких товаров.

Роспатент представил отзыв на заявление, в котором не согласился с заявленными требованиями, полагая, что оспариваемый ненормативный правовой акт является законным, принят уполномоченным органом в соответствии с нормами действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы компании в сфере предпринимательской деятельности.

Возражая против доводов заявителя, Роспатент отмечает, что товарный знак по международной регистрации N 1322708 в совокупности входящих в него элементов не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой обозначение, состоящее из числа "100", простой геометрической фигуры шестиугольника, и общепринятой математической единицы "%".

При этом заявителем, как утверждает Роспатент, не представлено достаточных доказательств того, что в ходе длительного использования спорного обозначения до даты приоритета товарного знака по международной регистрации N 1322708 оно приобрело различительную способность и ассоциируется у потребителей с заявителем и выпускаемой им продукцией.

Роспатент оспаривает доводы заявителя о том, что товарный знак по международной заявке образует собой оригинальную композицию, поскольку размещение обозначения "100%" в центре простой геометрической фигуры не создает запоминающуюся комбинацию, имеющую оригинальный художественный замысел.

По мнению Роспатента, ссылка компании на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации иному товарному знаку по международной регистрации N 1215574, правообладателем которого также является компания, не имеет правового значения, поскольку обстоятельства регистрации названного товарного знака отличаются от обстоятельств регистрации спорного товарного знака. Товарный знак по международной регистрации N 1215574 имеет ряд существенных отличий от оспариваемого товарного знака, которые влияют на его различительную способность, в частности, данный товарный знак выполнен в красно-сине-белом цвете, что оказывает влияние на восприятие сравниваемых знаков потребителем с точки зрения их индивидуализирующей функции.

Административный орган в отзыве также указывает, что правовая охрана на территории Российской Федерации товарному знаку по международной заявке N 1215574 была предоставлена в отношении товаров 25-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) с учетом представленных заявителем дополнительных материалов, свидетельствующих об использовании этого обозначения на территории Российской Федерации до даты приоритета данного товарного знака.

В судебном заседании представитель компании настаивал на удовлетворении заявленных требований.

Представитель Роспатента против удовлетворения заявленных требований возражал.

Как следует из материалов дела, компания является правообладателем товарного знака по международной регистрации N 1322708, зарегистрированного Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 04.08.2016 с конвенционным приоритетом от 31.05.2016 в отношении товаров 9-го и 25-го классов МКТУ.

Решением Роспатента от 14.02.2018 в предоставлении этому товарному знаку правовой охраны на территории Российской Федерации отказано в отношении всех товаров, перечисленных в перечне регистрации. В качестве основания для отказа в решении указано на отсутствие у названного товарного знака различительной способности, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Компания 13.06.2018 обратилась в Роспатент с возражением против указанного решения, в котором содержались доводы, аналогичные тем, что изложены в заявлении, поданном в суд.

Роспатент решением от 30.11.2018 отказал в удовлетворении данного возражения, установив при этом отсутствие у спорного товарного знака различительной способности, поскольку данный знак состоит из числа "100", общепринятой математической единицы "%" и вписан в простую геометрическую фигуру. Кроме того, Роспатент не усмотрел из представленных с возражением документов факт приобретения спорным обозначением до даты приоритета спорного товарного знака различительной способности, а также возникновения у потребителя стойкой ассоциации между спорным обозначением и компанией, а также производимой ею продукцией.

Вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 30.05.2019 по делу N СИП-153/2019 заявление компании удовлетворено, признано недействительным решение Роспатента от 30.11.2018 как не соответствующее пункту 1 статьи 1483 ГК РФ; на административный орган возложена обязанность повторно рассмотреть возражение иностранного лица на решение об отказе в предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1322708.

При повторном рассмотрении возражения компании Роспатентом принято решение от 18.02.2020, которым вновь отказано в удовлетворении возражения, решение Роспатента от 14.02.2018 оставлено в силе. При принятии ненормативного правового акта Роспатент исходил из того, что знак по международной регистрации N 1322708 лишен различительных признаков, позволяющих ему выполнить функцию товарного знака - отличать однородные товары одного производителя от однородных товаров других производителей.

Роспатент отклонил ссылку компании на факт предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации сходному товарному знаку по международной регистрации N 1215574, правообладателем которого также является компания, отметив, что вопрос охраноспособности обозначения или товарного знака разрешается Роспатентом исходя из конкретных фактических обстоятельств и совокупности представленных доказательств.

Отметив, что обстоятельства предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку, сходному с заявленным обозначением, не являются предметом рассмотрения настоящего возражения, Роспатент проанализировал ранее зарегистрированный на имя заявителя знак по международной регистрации N 1215574 и пришел к выводу, что этот знак имеет ряд существенных отличий от рассматриваемого знака по международной регистрации N 1322708, которые оказывают влияние на восприятие знаков потребителем с точки зрения их индивидуализирующей функции, что позволяет их оценивать по-разному на предмет соответствия требованиям законодательства. Кроме того, правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации N 1215574 была предоставлена в отношении товаров 25-го класса МКТУ с учетом представленных заявителем материалов об использовании этого обозначения.

Компания, полагая, что решение Роспатента от 18.02.2020 противоречит закону и нарушает ее права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, отзыве на него, письменных пояснениях, заслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный правовой акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок компанией соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против отказа в представлении правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В соответствии правовой позицией, содержащейся в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты конвенционного приоритета спорного товарного знака (31.05.2016) применимым законодательством для оценки его охраноспособности являются Парижская конвенция, ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482.

Как следует из материалов дела, оспариваемое решение Роспатента вынесено по вопросу о возможности предоставления на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку по международной регистрации.

При этом податель возражения указывал на то, что международная регистрация N 1322708 представляет собой обозначение, надлежащим образом зарегистрированное на имя компании в стране происхождения в качестве товарного знака - национальный товарный знак Соединенных Штатов Америки.

Пунктом 1 статьи 6 Парижской конвенции установлено общее правило, в соответствии с которым условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта "А" статьи 6.quinquies Парижской конвенции каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, указанными в данной статье. Эти страны могут до окончательного оформления регистрации потребовать представления свидетельства о регистрации в стране происхождения, выданного компетентным учреждением. Никакой легализации такого свидетельства не требуется.

При этом пунктом "В" названной статьи установлено, что товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь в следующих случаях:

1) если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана;

2) если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана;

3) если знаки противоречат морали или публичному порядку и, в особенности если они могут ввести в заблуждение общественность. Подразумевается, что знак не может рассматриваться как противоречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда само это положение касается публичного порядка.

Таким образом, положения пункта 1 статьи 6 Парижской конвенции являются общей нормой, определяющей применимое законодательство при рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака на национальной фазе.

Вместе с тем статья 6.quinquies Парижской конвенции является специальной нормой, подлежащей применению в случае рассмотрения заявки на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, которое уже зарегистрировано в стране происхождения. Указанная норма содержит исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении правовой охраны такому товарному знаку.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2019 по делу N СИП-153/2019, приведенные положения Парижской конвенции не означают, что правовая охрана должна быть предоставлена каждому товарному знаку, надлежащим образом зарегистрированному в стране происхождения (пункт 2 части "B" статьи 6.quinquies Парижской конвенции), однако предусматривают необходимость соотнесения норм национального законодательства с теми основаниями для отказа в предоставлении правовой охраны международному товарному знаку, зарегистрированному в стране происхождения, которые предусмотрены специальными нормами международного законодательства.

В Российской Федерации применяются требования, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ, не допускающие регистрацию в качестве товарного знака обозначения, не обладающего различительной способностью.

Согласно статье 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Наличие факта регистрации товарного знака в стране происхождения, как и в отдельных странах Союза, не является безусловным основанием для его регистрации в других странах Союза, поскольку условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством (пункт 1 статьи 6 Парижской конвенции).

Вместе с тем статья 6.quinquies Парижской конвенции как специальная норма международного права, касающаяся возможности регистрации знаков, зарегистрированных в стране происхождения, приводит к сужению толкования положений статьи 1483 ГК РФ и необходимости соотнесения норм национального законодательства с требованиями международного правового акта в части наличия исчерпывающего перечня оснований для отказа в регистрации таких товарных знаков.

Таким образом, Роспатент, рассматривая возражение компании, правомерно учитывал вышеназванные положения норм международного законодательства и применял статью 1483 ГК РФ в пределах требований, установленных подпунктом 2 пунктом "B" статьи 6.quinquies Парижской конвенции.

В оспариваемом решении Роспатент указал на то, что в предоставлении правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации отказано на том основании, что знак по международной регистрации N 1322708 лишен различительных признаков, позволяющих ему выполнять функции товарного знака - отличать однородные товары одного производителя от однородных товаров других производителей. Это основание для отказа в государственной регистрации товарного знака охватывается подпунктом 2 пункта "В" статьи 6.quinquies Парижской конвенции.

Судебная коллегия полагает вывод Роспатента об отсутствии у заявленного на регистрацию товарного знака по международной заявке N 1322708 различительной способности не соответствующим положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и статьи 6.quinquies Парижской конвенции с учетом следующего.

Вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 30.05.2019 по делу N СИП-153/2019 на основании исследования в судебном заседании материалов административного производства по международной регистрации N 1215574 установлено, что компанией было подано в Роспатент заявление о предоставлении товарному знаку по международной регистрации N 1215574 правовой охраны на территории Российской Федерации. Роспатентом 06.02.2017 принято решение о предоставлении правовой охраны данному товарному знаку по международной регистрации N 1215574 на территории Российской Федерации. При этом ни из решения Роспатента от 06.02.2017, ни из иных материалов административного производства по международной регистрации N 1215574 не следует, что правовая охрана предоставлена с какими-либо ограничениями.

Таким образом, Роспатент при предоставлении правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1215574 исходил, в том числе из наличия у данного обозначения различительной способности.

Отличие между принадлежащими компании товарными знаками по международным регистрациям N 1215574 и N 1322708 ( и ) заключается в их цветовом оформлении (первый выполнен в красно-сине-белых цветах, второй - в черно-белом цвете).

Принимая оспариваемое решение об отказе в удовлетворении возражения, Роспатент пришел к выводу о том, что ранее зарегистрированный на имя заявителя знак по международной регистрации N 1215574 имеет ряд существенных отличий от рассматриваемого знака по международной регистрации N 1322708. Отличия состоят в том, что знак по международной регистрации N 1215574 представляет собой фантазийную композицию, состоящую из сочетания двух неправильных четырехугольников красного и синего цветов, соприкасающиеся между собой длинными сторонами, на фоне которых расположены число "100" и символ "%", выполненные белым цветом. По мнению административного органа, указанные отличия оказывают влияние на восприятие знаков потребителем с точки зрения их индивидуализирующей функции, что позволяет их оценивать по-разному на предмет соответствия требованиям законодательства.

Между тем, в оспариваемом решении Роспатента не приведены мотивы, по которым административный орган счет, что цветовое решение товарного знака по международной регистрации N 1215574 существенным образом влияет на различительную способность обозначения.

Факт признания обозначения по международной заявке N 1215574 обладающим различительной способностью, установленный Роспатентом при предоставлении правовой охраны названному товарному знаку, в настоящее время не оспорен и не может быть оспорен самим Роспатентом по своей инициативе. При регистрации иных товарных знаков тем же лицом административный орган связан своими выводами, сделанными в отношении одинаковых элементов товарных знаков. Элементы, единожды признанные Роспатентом обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих такой способностью. Вывод о наличии различительной способности какого-либо элемента товарного знака (или о различительной способности товарного знака в целом) может быть пересмотрен Роспатентом исключительно в рамках установленной ГК РФ процедуры рассмотрения возражений. Иное не соответствовало бы положениям части 1 статьи 45 Конституции Российской Федерации.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2019 по делу N СИП-619/2018, от 13.07.2020 по делу N СИП-948/2019.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий. Предсказуемость поведения государственного органа, обладающего властными полномочиями, является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у участников правоотношений доверия к закону и действиям государства.

В судебном заседании представитель Роспатента на вопрос суда пояснил, что обозначению по международной регистрации N 1215574 правовая охрана предоставлена в связи с тем, что данное обозначение признано комбинацией, обладающей различительной способностью (подпункт 2 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ).

Следовательно, при решении вопроса о представлении правовой охраны сходному обозначению компании по международной регистрации N 1322708 административному органу также надлежало проверить наличие у комбинации неохраняемых элементов (числа "100" и математического знака "%", выполненных на белом фоне стандартным шрифтом, геометрической фигуры - шестиугольника) различительной способности, а также выяснить, составляет ли данное обозначение запоминающуюся композицию, имеющую столь же оригинальный художественный замысел, что и ранее зарегистрированное Роспатентом обозначение. Между тем, оценка данных обстоятельств в оспариваемом решении отсутствует, выводы о наличии индивидуализирующей функции товарного знака у обозначения по международной регистрации N 1215574 (в противовес спорному обозначению) обусловлены исключительно цветовым исполнением сравниваемых обозначений.

В связи с отсутствием в тексте оспариваемого решения административного органа мотивов, указывающих на столь значительное влияние цветового исполнения комбинации элементов на индивидуализирующую функцию обозначений, при которой комбинация в целом при исполнении в красно-сине-белом варианте может быть признана охраняемой, а при изображении элементов на белом фоне не подлежит правовой охране, названное решение не может быть признано соответствующим закону. Отсутствие аргументации в соответствующей части свидетельствует о непоследовательной позиции административного органа относительно оценки охраноспособности обозначений.

При проверке оспариваемого решения Роспатента судебная коллегия исходит из того, что оба обозначения представляют собой схожие комбинации, признание Роспатентом наличия различительной способности у обозначения по международной регистрации N 1215574 должно влечь вывод о наличии различительной способности и у обозначения по международной регистрации N 1322708, поскольку доказательства влияния цветового исполнения комбинаций на различительную способность товарных знаков по международным регистрациям N 1215574 и N 1322708 ( и ) административным органом вопреки положениям части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлены.

Согласно пункту 1 части "С" статьи 6.quinquies Парижской конвенции, чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

Вопреки приведенной норме Парижской конвенции при решении вопроса о представлении правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1322708 административным органом не была принята во внимание основная концепция бренда "RIDE ONE HUNDRED PERCENT" (варианты перевода с английского "кати на 100%", "кати в полную мощь", "кати на все 100"). Между тем исходя из данного слогана очевидно, что основное индивидуализирующее значение спорного обозначения заложено именно в обозначении 100%, а не в цветовом оформлении фона шестиугольника.

Судом по интеллектуальным правам также учтено, что на увеличение различительной способности обозначения по международной регистрации N 1322708 помимо прочего влияет специфический характер товаров для мотокросса и экстремального велоспорта, наличие у данных товаров особого круга потребителей, ограниченности предложения на рынке таких товаров.

Аргументы Роспатента, изложенные в оспариваемом решении о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации N 1215574 была предоставлена в отношении товаров 25-го класса МКТУ с учетом представленных заявителем материалов об использовании этого обозначения, не могут быть приняты во внимание, поскольку в нарушение части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не подтверждены документально; отзыв представлен административным органом без приложений, при этом с 17.08.2020 (даты принятия заявления к производству) до даты рассмотрения дела по существу 12.01.2021 у административного органа было достаточно времени для представления доказательств в подтверждение своей позиции в материалы дела.

Более того, представитель компании в судебном заседании пояснил, что в ходе регистрации обозначения по международной регистрации N 1215574 дополнительные материалы представлялись не в целях подтверждения приобретения различительной способности обозначения, а с целью продемонстрировать, что обозначение принципиально способно индивидуализировать товар.

При таких обстоятельствах вывод Роспатента о том, что заявленное на регистрацию обозначение не имеет различительной способности, судебная коллегия полагает не соответствующим пункту 1.1 статьи 1483 ГК РФ, статье 6.quinquies Парижской конвенции и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской деятельности.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 138 постановления от 23.04.2019, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок. При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Отменяя решение Роспатента, суд также вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, обязать Роспатент выдать патент, предоставить правовую охрану товарному знаку, наименованию места происхождения товара или предоставить исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, восстановить или аннулировать патент, восстановить или прекратить правовую охрану товарного знака, наименования места происхождения товара, аннулировать запись в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и все свидетельства об исключительном праве на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

Поскольку в рассматриваемом случае судом не установлено наличие существенных нарушений процедуры рассмотрения возражения, которые могут быть устранены только при их повторном рассмотрении, судебная коллегия в качестве восстановительной меры считает возможным обязать Роспатент предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1322708.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса. Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При обращении в Суд по интеллектуальным правам заявитель уплатил государственную пошлину в размере 3 000 рублей, что подтверждается платежным поручением от 18.05.2020 N 53.

Поскольку заявление компании удовлетворено, понесенные иностранным лицом судебные расходы подлежат возмещению за счет Роспатента.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования иностранного лица Saule LLC удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.02.2020 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1322708 как не соответствующее статье 6.quinquies Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20.03.1883), пунктам 1, 1.1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1322708.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу иностранного лица Saule LLC 3 000 (три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Председательствующий судья

Ю.М. Сидорская

Судья

В.В. Голофаев

Судья

А.А. Ерин

...