Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 декабря 2020 г. N С01-1609/2020 по делу N А40-262864/2019 Дело о защите исключительных прав на товарные знаки направлено на новое рассмотрение, поскольку установление фактов нарушения исключительных прав на товарные знаки само по себе исключает возможность освобождения ответчиков от мер имущественной ответственности

Резолютивная часть постановления объявлена 16 декабря 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 декабря 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Лапшиной И.В., Сидорской Ю.М.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Пицца Покровка" (ул. Марксистская, д. 20, стр. 1, пом. 2, комн. 3, Москва, 109147, ОГРН 1177746464280) и общества с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест" (переулок Большой Знаменский, д. 2, стр. 3, Москва, 119019, ОГРН 1167746750181) на решение Арбитражного суда города Москвы от 04.03.2020 по делу N А40-262864/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2020 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест" к обществу с ограниченной ответственностью "Пицца Покровка" о защите исключительных прав на товарные знаки.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест" - Свинцов М.Л. (по доверенности от 13.09.2019);

от общества с ограниченной ответственностью "Пицца Покровка" - Езерская Ю.А. и Крицков Ю.В. (по доверенности от 15.11.2019), Милюков Д.Ю. (по доверенности от 12.03.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест" (далее - общество "БонтемпиРест") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Пицца Покровка" (далее - общество "Пицца Покровка") со следующими требованиями:

об обязании прекратить любое незаконное использование обозначения "ПИНСА", сходного с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 589910, N 593503, N 586010, N 633778, N 633779, N 708136, N 708137 в отношении услуг общественного питания и продуктов питания,

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на данные товарные знаки в общей сумме 4 000 000 рублей и судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 39 000 рублей (с учетом уточнения требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 04.03.2020, оставленным без изменения постановлением Девятый арбитражный апелляционный суд от 04.09.2020, производство по делу в части неимущественного требования о защите исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 589910, N 593503, N 586010, N 633778, N 633779 прекращено. На ответчика возложена обязанность прекратить незаконное использование обозначения "ПИНСА", сходного до степени смешения или тождественного с товарными знаками истца по свидетельствам Российской Федерации N 708136, N 708137, N 708138 при реализации товаров 29-го, 30-го, 32-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) и оказании услуг 43-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы данные товарные знаки. В удовлетворении заявленных требований о взыскании компенсации в размере 4 000 000 рублей отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "Пицца Покровка", ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, на нарушения норм процессуального права, на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить обжалуемые решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части удовлетворения неимущественных требований, направить дело в указанной части на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Общество "Пицца Покровка" отмечает, что в нарушение статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом первой инстанции не исследованы в полном объеме материалы, что привело к необоснованном выводе о нарушении ответчиком исключительных прав истца.

С точки зрения общества "Пицца Покровка" судом первой инстанции был принят неисполнимый судебный акт.

Общество "Пицца Покровка" кассационной жалобы также считает, что вышеперечисленные нарушения не устранил суд апелляционной инстанции, что является основанием для отмены постановления.

С кассационной жалобой также обратилось общество "БонтемпиРест", в которой, ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, на нарушения норм процессуального права, на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить судебные акты в части прекращения производства по делу в части неимущественного требования и отказа в удовлетворении его имущественных требований, направить дело в указанной части на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Общество "БонтемпиРест" подвергает сомнению вывод судов о тождественности предмета и оснований исков по настоящему делу и делу N А40-217070/2017, так как в последнем деле не заявлялось требование о прекращении использования ответчиком наименования "ПИНСА" и основанием являлось нарушение ответчиком исключительных прав при использование обозначения "PINZA".

По мнению общества "БонтемпиРест", судами первой и апелляционной инстанции в нарушение статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не было учтена рыночная стоимость спорных товарных знаков, установленных в рамках дела N А40-217070/2017, суды не предложили сторонам представить дополнительные доказательства в обоснование размера компенсации. Возложение на истца в рассматриваемой ситуации риска несовершения процессуального действия очевидно нарушило баланс интересов сторон и лишило истца права на справедливое судебное разбирательство.

Общество "Пицца Покровка" представило отзыв на кассационную жалобу истца, в котором отмечает, что изложенные в кассационной жалобе доводы направлены на переоценку выводов судов первой и апелляционной инстанций.

В судебном заседании представители общества "Пицца Покровка" поддержали изложенные в кассационной жалобе доводы, настаивали на отмене обжалуемых судебных актов в соответствующей части, и возражали против удовлетворения кассационной жалобы истца по мотивам, изложенным в отзыве на нее.

Представитель общества "БонтемпиРест" поддержал доводы своей кассационной жалобы, и устно возражал против удовлетворения кассационной жалобы ответчика.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах и отзыва ответчика на кассационную жалобу истца.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, общество "БонтемпиРест" является правообладателем следующих товарных знаков:

- комбинированный товарный знак "Пинцерия Бонтемпи" по свидетельству N 589910, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 06.10.2016 с приоритетом от 04.09.2015, в отношении товаров 29, 30, 32-го классов и услуг 43-го класса МКТУ;

- комбинированный товарный знак "Pinzeria by Bontempy" по свидетельству N 593503, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 02.11.2016 с приоритетом от 04.09.2015 в отношении товаров 29, 30, 32-го классов и услуг 43-го класса МКТУ;

- товарный знак "Пинса Романа" по свидетельству N 586010, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 07.09.2016 с приоритетом от 20.08.2015, в отношении услуг 43-го класса МКТУ;

- товарный знак "ПИНЦА" по свидетельству N 633778, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 24.10.2017 с приоритетом от 05.12.2016, в отношении товаров 29, 30, 32-го классов и услуг 43-го класса МКТУ;

- товарный знак "PINZA" по свидетельству N 633779, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 24.10.2017, с приоритетом от 05.12.2016, в отношении товаров 29, 30, 32-го классов и услуг 43-го класса МКТУ;

- товарный знак "ПИНСА" по свидетельству N 708136, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 15.04.2019, с приоритетом от 10.11.2017, в отношении товаров 29, 30, 32-го классов и услуг 43-го класса МКТУ;

- товарный знак "PINSA ROMANA" по свидетельству N 708138, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 15.04.2019 с приоритетом от 10.11.2017, в отношении товаров 29, 30, 32-го классов и услуг 43-го класса МКТУ;

- товарный знак "PINSA" по свидетельству N 708137, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 15.04.2019 г. с приоритетом от 10.11.2017 в отношении товаров 29, 30, 32-го классов и услуг 43-го класса МКТУ,

что подтверждается представленными в материалы дела свидетельствами, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Общество "БонтемпиРест" указывает, что общество "Пицца Покровка" предлагает услуги общественного питания и продукты питания с использованием обозначения "PINSA"/ПИНСА".

Обществу "БонтемпиРест" стало известно, что общество "Пицца Покровка" в нарушение закона и в отсутствие разрешения истца оказывает услуги предприятий общественного питания в кафе находящемся по адресу: Москва, ул. Покровка, дом 16, под обозначениями "PINSA" / "ПИНСА", в подтверждение данных обстоятельств истец представил акт посещения кафе "PINSA" от 09.08.2019, копию кассового чека от 09.08.2019.

По мнению истца, ответчиком не были устранены все нарушения исключительных прав истца на товарные знаки, поскольку ответчик также продолжает использование обозначений "PINSA/ПИНСА" в сети интернет на сайтах: https://www.instagram.eom/p.maestrello/; https://www.instagram.com/pizza_maestrello/; https://web.facebook.com/pages/Pinsa-Maestrello-на-Даниловскомрынке/1467021236732682, https://pinsamaestrello.com; http://nopizza.ru, что подтверждается представленными истцом протоколами нотариального осмотра

Полагая, что указанные действия общества "Пицца Покровка" представляют собой незаконное использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 589910, N 593503, N 586010, N 633778, N 633779, N 708136, N 708137, N 708138 общество "БонтемпиРест" обратилось к обществу "Пицца Покровка" с претензиями о прекращении незаконного использования спорного обозначения.

Поскольку общество "Пицца Покровка" оставило без ответа направленные в его адрес претензии, а также добровольно не устранило нарушение, общество "БонтемпиРест" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с настоящим иском.

Суд первой инстанции, прекращая производство по делу в части неимущественного требования о защите исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 589910, 593503, 586010, 633778, 633779 на основании подпункта 2 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходил из аналогичности предметов исков по настоящему делу и по делу N А40-217070/2017, а также из того, что обозначения "PINSA" "ПИНСА" хоть и выполнены в латинице и кириллице, это не является основанием полагать, что предмет и основания исков в данной части различны.

Удовлетворяя заявленные исковые требования в части, суд первой инстанции, руководствуясь статьями 1229, 1250, 1252, 1477, 1484, 1487, 1515 ГК РФ, пришел к выводу о том, что используемое обществом "Пицца Покровка" обозначение "PINZA/ПИНСА", сходное с зарегистрированными на имя общества "БонтемпиРест" товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 708136, N 708137, N 708138, нарушает исключительные права общества "БонтемпиРест" на эти товарные знаки.

В отношении требования о взыскании компенсации суд первой инстанции указал, что представленные истцом в материалы дела копии договоров коммерческой концессии не являются надлежащими доказательствами "цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака", тем самым истец не доказал, что указанная им сумма является ценой, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Иных способов определения размера компенсации истец не предложил.

Суд апелляционной инстанции признал выводы судов первой и апелляционной инстанции законными и обоснованными, при этом отклонив доводы общества "Пицца Покровка" о неисполнимости удовлетворенных неимущественных требований истца.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационных жалобах, выслушав мнение присутствующих в судебном заседании представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Довод истца о необоснованном прекращении производства по делу в части неимущественного требования суд кассационной инстанции отклоняет в силу следующего.

Часть 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающая освобождение от доказывания обстоятельств, установленных вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица, конкретизирует положения действующего законодательства об обязательности вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов.

Пункт 2 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации устанавливает обязанность прекращения производства по делу в случае, когда право на судебную защиту было реализовано в состоявшемся ранее судебном процессе на основе принципов равноправия и состязательности сторон. Это положение направлено на пресечение рассмотрения судами тождественных исков (между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям).

Предмет иска - это материально-правовое требование истца к ответчику, которое может состоять в признании права, присуждении имущества, установлении, изменении или прекращении правоотношений, либо содержать иное притязание истца.

Под основанием иска понимаются обстоятельства, с которыми, как с юридическими фактами, связаны материально-правовые требования или само правоотношение в целом.

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 10.12.2018 N 307-ЭС18-11268 по делу N А56-39616/2014 разъяснено то, что по смыслу пункта 2 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации тождественность иска по отношению к ранее рассмотренному по существу аналогичному требованию определяется совпадением сторон, предмета (материально-правового требования истца к ответчику) и основания (обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику).

Как установили суды первой и апелляционной инстанций, основаниями для обращения с настоящим исковым заявлением и исковым заявлением по делу N А40-217070/2017 являлись одинаковые обстоятельства, связанные с нарушениями исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 589910, N 593503, N 586010, N 633778, N 633779.

В кассационной жалобе общество "БонтемпиРест" утверждает, что требования являются разными, так как по настоящему делу неимущественные исковые требования заявлены в отношении использования ответчиком обозначения "ПИНСА", а не "PINZA".

Вместе с тем, как верно установлено судами первой и апелляционной инстанций в рамках настоящего дела, данное утверждение противоречит содержанию как судебных актов по делу N А40-217070/2017, так и содержанию искового заявления по настоящему дел, в которых сам истец считает тождественными понятия "ПИНСА" и "PINZA".

Таким образом, в рамках дела N А40-217070/20017 общество "БонтемпиРест" также указывало на незаконное использование ответчиком обозначения "ПИНСА/PINZA", что свидетельствует о тождественности предмета и оснований исков. При этом то обстоятельство, что данные обозначения выполнены в латинице и кириллице, не является основанием полагать, что предмет и основания исков в данной части различны.

Принимая во внимание тождественность предметов и оснований настоящего иска и иска по делу N А40-217070/2017, суды первой и апелляционной инстанций правомерно применили норму п. 2 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающую необходимость частичного прекращения производства по делу в отношении неимущественного требования, связанного с нарушениями исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 589910, N 593503, N 586010, N 633778, N 633779.

В отношении иных доводов кассационных жалоб судом кассационной инстанции отмечается следующее.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 59-62, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Наличие у общества "БонтемпиРест" исключительных прав на спорные товарные знаки признано судами первой и апелляционной инстанций доказанным и обществом "Пицца Покровка" в кассационной жалобе не оспаривается.

В отношении доводов ответчика о том, что судебные акты в части запрета использования спорного обозначения являются незаконными и неисполнимыми, судебная коллегия отмечает следующее.

В силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

В силу статьи 1487 ГК РФ, учитывая существование общего запрета (абзац 2 пункта 1 статьи 1229, пункт 3 статьи 1484 ГК РФ), введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации не правообладателем и без его согласия товаров с использованием охраняемого товарного знака является незаконным. Товар, введенный в оборот за пределами Российской Федерации с согласия правообладателя, но ввезенный в Российскую Федерацию без согласия правообладателя, считается по ГК РФ незаконно введенным в гражданский оборот.

Меры, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ (в том числе требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным нарушением. Абстрактный запрет установлен непосредственно законом.

Следовательно, требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения и такие меры являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права, поэтому применяются в связи с конкретным правонарушением.

В то же время абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона удовлетворению не подлежат, поскольку удовлетворение такого требования также влечет нарушение принципа исполнимости судебного акта, так как привлечение ответчика к ответственности за каждое последующее правонарушение возможно только посредством предъявления нового иска, а не путем предъявления к исполнению исполнительного листа, содержащего абстрактный запрет.

Как усматривается из материалов дела, истцом в качестве доказательства нарушения ответчиком исключительных прав представлены нотариально удостоверенные протоколы осмотра письменных доказательств, то есть в подтверждение правонарушения приведены конкретные факты использования ответчиками на сайтах в сети "Интернет" обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам Российской Федерации N 708136, N 708137, N 708138.

Ответчиками в ходе рассмотрения дела в судах первой и апелляционной инстанций не представлены доказательства удаления интернет-страниц, указанных в представленных истцом протоколах осмотра. Таким образом, ответчик добровольно не выполнил требования об удалении спорного обозначения с тех ресурсов, в отношении которых истцом доказан факт незаконного использования.

Согласно содержащимся в пункте 57 постановления N 10 разъяснениям, требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права.

Поскольку в рассматриваемом деле суды первой и апелляционной инстанции установили, что производителем продукции, маркированной спорными обозначениями, является общество "Пицца Покровка", и это же общество осуществляло предложение к продаже и реализацию продукции в сети "Интернет", в то время как ответчик опровергал правовую охрану спорных товарных знаков, суды запретили обществу "Пицца Покровка" прекратить незаконное использование обозначения "ПИНСА" сходного до степени смешения или тождественного с товарными знаками истца по свидетельствам Российской Федерации N 708136, N 708137, N 708138 при реализации товаров 29, 30, 32-го классов МКТУ и оказании услуг 43-го класса МКТУ, поскольку угроза нарушения права сохраняется.

С учетом изложенного суд кассационной инстанции отклоняет аргумент ответчика о том, что судебные акты в части запрета использования товарных знаков, правообладателем которого является истец свидетельствуют об удовлетворении абстрактных требований и являются неисполнимыми.

Наряду с этим Суд по интеллектуальным правам отклоняет довод ответчика на правомерность использования спорного обозначения на своих интернет сайтах.

Как разъяснено в пункте 157 постановления N 10, с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В связи с этим употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи.

Однако в настоящем деле, судами было установлено, что осуществляющий деятельность по реализации товаров ответчик на своих сайтах в сети "Интернет" использовал спорные товарные знаки, а не использовал их для информационных целей.

При этом как следует из правовой позиции, содержащейся в определении Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224, вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

Суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.

Содержащиеся в кассационной жалобе доводы общества "Пицца Покровка" не опровергают выводы судов первой и апелляционной инстанций о нарушении им исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 708136, N 708137, N 708138 в результате незаконного использования обозначения "ПИНСА" в своей предпринимательской деятельности без согласия общества "БонтемпиРест", и не могут служить основаниями для отмены обжалуемых судебных актов в обжалуемой части.

Вместе с тем суд кассационной инстанции признает заслуживающим внимания довод истца о необоснованном отказе в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 708136, N 708137, N 708138.

Отказывая в части взыскания компенсации за нарушение исключительного права, суды первой и апелляционной инстанции исходил из того, что в силу разъяснений, содержащихся в пункте 61 постановления N 10, именно на истце лежит обязанность по представлению доказательств, в частности, в подтверждение расчета взыскиваемой компенсации. Истец не представил допустимых доказательств стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности, необходимой для определения размера компенсации.

Таким образом, поскольку истцом не представлены доказательства в подтверждение стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности, необходимой для определения размера компенсации, в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации суды первой и апелляционной инстанций отказали.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам не может признать законными выводы судов первой и апелляционной инстанций об отказе в удовлетворении иска о взыскании компенсации за нарушение исключительного права по мотиву недоказанности стоимости права использования товарного знака.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора.

При этом на ответчика возлагается бремя доказывания выполнения им требований законодательства при использовании спорного товарного знака. В противном случае такое лицо признается нарушителем исключительного права, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Истец же должен лишь подтвердить факт принадлежности ему указанного права, и факт использования данных прав ответчиком, при этом освобождается от доказывания причиненных ему убытков.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 59 постановления N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Согласно пункту 61 постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Как отмечено в пункте 62 указанного постановления, суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

В предмет доказывания по делам о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности входит установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Суд кассационной инстанции отмечает, что определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

Ответчик в данной ситуации вправе оспаривать стоимость права использования, на которой основан расчет компенсации, представляя соответствующие доказательства в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Применительно к обстоятельствам рассматриваемого дела расчет суммы компенсации, представленный истцом, должен был быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарных знаков, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения.

Как установлено судами, истец в обоснование цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарных знаков, в материалы дела представил копии договоров коммерческой концессии истца с ООО "ОРИОН", ООО "Аспазия" и ИП Бережнов О.В., а также сослался на рыночную стоимость товарных знаков, указанную в судебных актах по делу N А40-217070/2017. В связи с этим в уточненном исковом заявлении истец применительно к периоду использования ответчиком спорных товарных знаков без разрешения правообладателя просил в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ взыскать 4 000 000 рублей.

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводами судов первой и апелляционной инстанций о том, что договоры коммерческой концессии истца с ООО "ОРИОН", ООО "Аспазия" и ИП Бережнов О.В. являются недостоверными доказательствами стоимости права использования товарных знаков, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарных знаков.

Вместе с тем суд кассационной инстанции отмечает, что из решения и постановления суда апелляционной инстанций не представляется возможным установить, по каким мотивам суды не дали оценку представленному истцом стоимости права использования спорных товарных знаков, указанных в судебных актах по делу N А40-217070/2017.

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить, что взыскание судом компенсации в размере ниже исчисленного истцом исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака возможно в случае, если судом определена иная цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель. В этом случае частичное удовлетворение требований является результатом не "снижения" размера компенсации, а взыскания компенсации, исходя из установленного судом размера стоимости права использования товарного знака.

При установлении факта нарушения ответчиком исключительных права истца на товарные знаки отказ в удовлетворении иска о взыскании компенсации по мотиву недоказанности стоимости права использования указанного товарного знака не соответствует положениям ГК РФ о защите интеллектуальных прав, а также разъяснениям практики применения законодательства, в частности, пункту 59 постановления N 10.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (пункт 2 части 4 статьи 1515 ГК РФ), императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться лишь на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65, части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле устанавливает стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака.

Между тем из содержания решения и постановления суда апелляционной инстанции усматривается, что ими не установлена стоимость права использования спорных товарных знаков.

Суд по интеллектуальным правам не соглашается с выводом судов первой и апелляционной инстанций об отказе в иске о взыскании компенсации за нарушение исключительного права, поскольку установление факта нарушения исключительных прав на товарные знаки само по себе исключает возможность освобождения ответчиков от мер имущественной ответственности.

Суды первой и апелляционной инстанций вопреки требованиям процессуального законодательства (статьи 170, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) надлежащей оценки вышеназванным доводам истца не дали, не произвел надлежащую проверку правильности расчета истцом компенсации, исходя из представленных в материалы дела доказательств.

Учитывая, что допущенные судами первой и апелляционной инстанции нарушения норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам привели к принятию неверных судебных актов, решение и постановление суда апелляционной инстанции в части отказа в удовлетворении искового требования о взыскании компенсации в размере 4 000 000 рублей не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из изложенного, суд кассационной инстанции полагает, что принятые по делу судебные акты подлежат отмене в части отказа в удовлетворении искового требования о взыскании компенсации в размере 4 000 000 рублей и связанного с ним распределения государственной пошлины, как принятые с неправильным применением норм материального права и при неполном установлении имеющих значение для дела обстоятельств, с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела в указанной части суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и имеющимся в деле доказательствам в их совокупности и разрешить спор в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 04.03.2020 по делу N А40-262864/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2020 по тому же делу отменить в части отказа в удовлетворении искового требования о взыскании компенсации в размере 4 000 000 рублей и связанного с ним распределения государственной пошлины.

Дело в указанной части передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В остальной части решение Арбитражного суда города Москвы от 04.03.2020 по делу N А40-262864/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2020 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Пицца Покровка" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Ю.М. Сидорская