Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 марта 2018 г. по делу N СИП-684/2017 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об отказе в признании обозначения в качестве общеизвестного товарного знака, поскольку заявитель документально не подтвердил, что истребуемая им регистрация обозначения очевидным образом ассоциируется в глазах потребителей именно с заявителем как источником происхождения товара

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения оглашена 27 февраля 2018 года

Решение в полном объеме изготовлено 05 марта 2018 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Кручининой Н.А., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ревзиной Н.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению акционерного общества "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА" (192029, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 80, ОГРН 1023800515881)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

о признании недействительным решения Роспатента от 14.08.2017 об отказе в признании в качестве общеизвестного товарного знака обозначения "Ушастый нянь"; обязании зарегистрировать обозначение "Ушастый нянь" в качестве общеизвестного товарного знака в отношении заявленного перечня товаров,

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя: Кузнецова А.В., Невзоров И.В. (по общей доверенности от 30.08.2017),

от ответчика: Шеманин Я.А. (по доверенности от 19.06.2017), установил:

акционерное общество "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА" (далее - общество "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА", заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованиями:

признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (далее - административный орган) от 14.08.2017 об отказе в признании в качестве общеизвестного товарного знака обозначения "Ушастый нянь";

обязать Роспатент зарегистрировать обозначение "Ушастый нянь" в качестве общеизвестного товарного знака в отношении заявленного перечня товаров.

В судебном заседании заявитель требования поддержал, полагая, что оспариваемое решение административного органа является недействительным как противоречащее положениям пункта 1 статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований, изложив мотивы в отзыве и настаивая на том, что оспариваемое решение от 14.08.2017 законно и обоснованно.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив все доказательства по делу в совокупности и взаимосвязи, суд считает заявленные требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, в Роспатент поступило заявление общества "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА" от 28.12.2016 о признании комбинированного обозначения со словесным элементом "Ушастый нянь" общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации с 28.12.2016 в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "детские гигиенические средства, включенные в 03 класс МКТУ; детский стиральный порошок".

Решением Роспатента от 14.08.2017 в удовлетворении заявления было отказано.

Не согласившись с решением Роспатента от 14.08.2017, общество "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с вышеуказанными требованиями, ссылаясь на то, что выводы Роспатента относительно отсутствия оснований для признания комбинированного обозначения со словесным элементом "Ушастый нянь" общеизвестным товарным знаком противоречат пункту 1 статьи 1508 ГК РФ, не соответствуют фактическим обстоятельствам административного дела и неправомерно ущемляют законные интересы заявителя.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента по рассмотрению заявлений о признании товарных знаков общеизвестными и принятию по его результатам решения установлены статьями 1508, 1509 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и заявителем не оспариваются.

Правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве общеизвестного товарного знака включает в себя Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), четвертую часть ГК РФ в соответствующей редакции и Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 27.08.2015 N 602 (далее - Административный регламент).

Пунктом 1 статьи 6.bis Парижской конвенции установлено, что по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной конвенции.

Согласно пункту 1 статьи 1508 ГК РФ по заявлению лица, считающего используемый им товарный знак или используемое в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его государственной регистрации или в соответствии с международным договором Российской Федерации, либо обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности могут быть признаны общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак или это обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента заявителем в Роспатент должны быть представлены подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы, в том числе заявитель имеет право представить документы, содержащие следующие сведения:

об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации; при этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты);

о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

При оценке сведений, представленных в подтверждение общеизвестности товарного знака, также учитываются подходы, сформулированные в Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности, принятой на 34-ой серии заседаний Ассамблеи государств - членов указанной организации (далее - Рекомендация ВОИС).

Согласно пункту 1 (b) статьи 2 Рекомендации ВОИС компетентный орган рассматривает представленную ему информацию о факторах, на основании которых можно сделать вывод о том, является ли знак общеизвестным или нет, в том числе, хотя и не ограничиваясь ею, информацию о следующем: степени известности или признания знака в соответствующем секторе общества; продолжительности, степени и географическом районе использования знака; продолжительности, степени и географическом районе любой деятельности по продвижению знака, включая рекламу или пропаганду и презентацию на ярмарках или выставках товаров и/или услуг, для которых используется этот знак; продолжительности и географическом районе осуществленных регистраций знака и/или любых заявок на его регистрацию в той степени, в какой они отражают использование или признание этого знака; материалах, отражающих факты успешной реализации прав на знак, в частности, отражающих степень, в которой этот знак был признан общеизвестным компетентными органами; ценности, присущей этому знаку.

Заявленное в качестве общеизвестного товарного знака обозначение представляет собой выполненное на желтом фоне стилизованное изображение в виде головы улыбающегося зайчика, окруженного слева и справа головами улыбающихся детей. Под указанным изображением размещен словесный элемент "ушастый нянь", выполненный в две строки на белом фоне с синей окантовкой.

Для подтверждения общеизвестности названного обозначения в соответствии с подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента обществом "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА" в Роспатент были представлены следующие документы (с учетом дополнительно представленных на заседании коллегии Палаты по патентным спорам):

1. сведения об истории предприятия заявителя, его учредительные документы, свидетельство о регистрации, свидетельство о регистрации права собственности на нежилое помещение под промышленные объекты, сведения о его филиале, дистрибьютерах и товарных знаках;

2. сведения о заявителе и его продукции, размещенные в сети Интернет и в печатных средствах массовой информации;

3. презентация заявителя, его рекламные материалы и каталоги продукции;

4. документация об организации продвижения товара;

5. производственная документация (технические условия, технологические инструкции, акты экспертизы и клинических испытаний, декларации о соответствии и сертификаты соответствия);

6. справка об объемах производства;

7. договоры об организации для заявителя обратной связи с потребителями и отзывы потребителей;

8. договоры заявителя с дилерами о хранении и продвижении товаров с товаросопроводительные документы к ним;

9. договоры поставки товаров и товаросопроводительные документы к ним;

10. письма об оказании заявителем благотворительной помощи и сведения о его стоматологической общественной программе;

11. договоры на проведение рекламных кампаний заявителя, акты и отчеты по ним;

12. социологический отчет Фонда "ВЦИОМ" по результатам опроса потребителей.

По результатам анализа указанных документов Роспатент пришел к выводу о том, что заявитель использовал в течение длительного времени обозначение "Ушастый нянь" в отношении товаров 03 класса МКТУ "зубная паста, мыло туалетное, гель для мытья посуды, шампуни, пены для ванн, средства для стирки порошкообразные".

При этом Роспатент обоснованно посчитал, что представленные документы не содержат информации о том, что заявитель занимает существенное положение на рынке в соответствующем секторе экономики; а также о высоком уровне деятельности заявителя по продвижению заявленного в качестве общеизвестного товарного знака обозначения по сравнению с аналогичной деятельностью других производителей.

Также Роспатент справедливо отметил, что обозначенные в заявлении товары 03 класса МКТУ "детские гигиенические средства, включенные в 03 класс МКТУ" представляют собой название целой группы различных по своему назначению товаров: к детским гигиеническим средствам относятся лосьоны, салфетки, зубная паста, детские зубные порошки, кремы, мыло туалетное, гель для мытья посуды, молочко для тела, шампуни, пены для ванн и другие, в то время как заявитель не представил доказательств использования заявленного обозначения в отношении таких детских гигиенических средств, как лосьоны, салфетки, детские зубные порошки.

Кроме того, Роспатент обоснованно указал на то, что документов, свидетельствующих о рекламе продукции заявителя посредством радио, телевидения представлено не было, а проведенная рекламная кампания заявителя (печатные СМИ, интернет-ресурсы, каталоги, брошюры и т.п.) не может считаться активной широкой рекламной кампанией на федеральном уровне, соответствующем притязаниям на статус общеизвестности для товарного знака, что дополнительно свидетельствует об отсутствии доказательств высокого уровня информированности российских потребителей о товарах заявителя, маркированных оспариваемым товарным знаком.

Также, как отмечает Роспатент, в материалы дела не было представлено сведений о стоимости (ценности) оспариваемого обозначения.

Более того, учитывая, что заявитель просил признать заявленное обозначение общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации в отношении товаров широкого потребления, которые изготавливаются и предлагаются к продаже многими производителями, такой фактор, как положение на рынке продукции заявителя, маркированной заявленным обозначением, имеет существенное значение для установления общеизвестности данного товарного знака (учитывая резолюцию от 06.10.2010 по вопросу Q214 Международной ассоциации по интеллектуальной собственности).

Таким образом, Роспатент обоснованно посчитал, что, в связи с тем, что заявитель не представил материалы, содержащие сведения о том, какое положение на рынке до 28.12.2016 занимала его продукция, маркированная заявленным обозначением, основания считать, что на указанную дату заявленное обозначение приобрело широкую известность, отсутствуют.

Заявитель, фактически не оспаривая установленные Роспатентом обстоятельства (снижение объемов производства и реализации продукции; переход к менее затратным способам продвижения товаров), обращает внимание на то, что перечисленные обстоятельства не являются обязательными условиями признания товарного знака общеизвестным.

Между тем, суд не может согласиться с такой позицией, так как она противоречит пункту 1 статьи 1508 ГК РФ.

Определение соответствия товарного знака либо обозначения условиям, перечисленным в пункте 1 статьи 1508 ГК РФ, осуществляется через установление конкретных фактических обстоятельств, свидетельствующих о возникновении этих условий. К таким фактическим обстоятельствам, исходя из конкретной ситуации, могут относиться, в том числе: положение, занимаемое производителем (товаром) на рынке; активность рекламной компании, динамика производства соответствующей продукции и прочие обстоятельства.

Соответствующий подход корреспондирует правовой позиции, содержащейся в пункте 1 (а) статьи 2 Рекомендации ВОИС, согласно которой при подготовке заключения о том, является ли знак общеизвестным, компетентный орган должен принимать во внимание любые обстоятельства, на основании которых можно сделать вывод о том, что знак является общеизвестным.

Таким образом, вышеназванные обстоятельства, вопреки соответствующим доводам заявителя, могли быть учтены Роспатентом при установлении условий, при которых товарный знак может быть признан общеизвестным.

Также Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с доводом заявителя о том, что снижение объема продаж товаров и избранный обществом способ продвижения товаров никоим образом не влияют в целом на вывод об общеизвестности заявленного обозначения.

Как уже отмечалось ранее, ни один из критериев в отдельности не может безусловно свидетельствовать о наличии или отсутствии общеизвестности у обозначения, в отношении которого подано заявление о признании общеизвестным.

Вместе с тем совокупность фактических обстоятельств, отражающих общую тенденцию, может свидетельствовать о наличии или отсутствии такой общеизвестности.

С этой точки зрения приведенные заявителем сведения, из которых усматривается последовательное снижение к 2016 году объема производства товаров, может свидетельствовать о том, что соответствующий товар все в меньшей степени представлен в каналах реализации, а, следовательно, все менее становится известным потребителю. Сводные таблицы по продажам продукции серии "Ушастый нянь" за период с 2001 по 2016 годы приведены в общем виде и не могут быть соотнесены с конкретными товарами.

В отношении представленного заявителем отчета ВЦИОМ судебная коллегия считает необходимым отметить следующее.

Согласно пункту 3.4 Рекомендаций по проведению опроса потребителей по вопросу общеизвестности товарного знака в Российской Федерации, утвержденных приказом Роспатента от 1 июня 2001 года N 74, количество опрошенных должно отвечать целям объективности проводимого опроса. В связи с этим их максимальное количество не ограничивается, а минимальное, как правило, не должно быть менее 500 в каких-либо двух населенных пунктах и менее 125 в каждом другом населенном пункте.

При проведении опроса ВЦИОМ в Москве был опрошен всего 401 человек, в Санкт-Петербурге - 171 человек, в остальных городах менее 60 человек (от 17-52 человек).

Таким образом, результаты опроса ВЦИОМ уже по критерию репрезентативности не позволяют сделать вывод об общеизвестности заявленного обозначения для указанных в заявлении товаров. С учетом изложенного судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о том, что количество человек, опрошенных ВЦИОМ, не отвечает целям объективности проводимого опроса, в связи с чем результаты опроса ВЦИОМ не могут свидетельствовать о широкой известности заявленного обозначения.

Суд также обращает внимание на то, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1508 ГК РФ важным критерием для признания товарного знака общеизвестным является не просто его широкая известность в Российской Федерации среди соответствующих потребителей, а таковая именно в отношении товаров заявителя.

Из результатов опроса ВЦИОМ такая широкая известность товарного знака в тесной взаимосвязи с заявителем и его товарами не усматривается.

В связи с вышеизложенным доводы заявителя об ошибочности утверждения Роспатента о необходимости охвата социологическим исследованием детской аудитории не имеют правового значения для рассмотрения настоящего дела.

Таким образом, заявитель документально не подтвердил, что истребуемая им регистрация обозначения "Ушастый нянь" в качестве общеизвестного товарного знака очевидным образом ассоциируется в глазах потребителей именно с обществом "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА" как источником происхождения этого товара, в том числе на дату испрашиваемой общеизвестности (28.12.2016), что не позволило установить широкую известность обозначения "Ушастый нянь" именно в отношении товаров заявителя, как того требует пункт 1 статьи 1508 ГК Российской Федерации. Названные обстоятельства препятствуют регистрации на имя заявителя данного обозначения в качестве общеизвестного товарного знака.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2014 по делу N СИП-35/2014.

В отношении довода заявителя о противоречии оспариваемого решения Роспатента практике Роспатента по регистрации общеизвестных товарных знаков судебная коллегия соглашается с доводом Роспатента о том, что оценка охраноспособности общеизвестного товарного знака должна проводиться с учётом обстоятельств и доказательств конкретного дела, тогда как ссылки на регистрации других общеизвестных товарных знаков сами по себе не могут быть приняты во внимание.

Указанная позиция также подтверждена Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 08.11.2006 N 8215/06.

На основании вышеизложенного Суд по интеллектуальным правам считает правомерным вывод административного органа об отсутствии оснований для признания обозначения "Ушастый нянь" общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 28.12.2016 в отношении товаров 03 класса МКТУ "детские гигиенические средства, включенные в 03 класс МКТУ; детский стиральный порошок".

При указанных обстоятельствах оспариваемое решение Роспатента от 14.08.2017 соответствует закону, и оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется.

Судебные расходы по делу относятся на заявителя в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании статей 13, 1508, 1509 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 6.bis Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 и руководствуясь статьями 65, 71, 75, 110, 176, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, решил:

в удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Н.А. Кручинина

Н.Н. Погадаев