Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 7 декабря 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 8 декабря 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегур А.А.,

судей Силаева Р.В., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сарсенбаевой Д.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Фиттрейд" (ул. Большая Серпуховская, д. 44, пом. I, комн. 19, Москва, 115093, ОГРН 1157746813619)

к компании Nippon Zoki Pharmaceutical Co., Ltd. (1-2, Hiranomachi Nichome, Chuo-ku, Osaka, Japan)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 61293 в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых данный товарный знак зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123147, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Фиттрейд" Омельченко В.П. (по доверенности от 16.06.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Фиттрейд" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к компании Nippon Zoki Pharmaceutical Co., Ltd. (далее - компания) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 61293 в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых данный товарный знак зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обосновании исковых требований общество ссылается на то, что оно является правообладателем товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 582140 в отношении части товаров 5-го класса МКТУ, относящихся к родовому понятию "средства для борьбы с вредными растениями, животными и грибами", отмечая при том, что при рассмотрении соответствующей заявки Роспатентом было установлено, что словесное обозначение " " является сходным до степени смешения с товарным знаком " " по свидетельству Российской Федерации N 61293 в отношении товаров 5-го класса МКТУ, относящихся к родовому понятию "фармацевтические средства". Также общество ссылается на то, что в Роспатенте рассматривается его заявка N 2016739299 на регистрацию словесного обозначения " " в качестве товарного знака в отношении товаров 5-го класса МКТУ, относящихся к родовому понятию "фармацевтические средства".

Общество обращает внимание на то, что на территории Российской Федерации оно зарегистрировано в качестве юридического лица с целью реализации следующих видов экономической деятельности: торговля оптовая фармацевтической продукцией, торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках), торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах, торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков. Данные виды деятельности общество осуществляет посредством оптовой и розничной продажи спортивного питания и биологических активных добавок, в том числе через интернет-магазин, расположенный по электронному адресу - http://fitbar.ru.

При этом общество планирует использовать обозначение " " в отношении линейки продукции биологических активных добавок, что следует из письма о намерениях заключить контракт с целью производства фармацевтической продукции, подписанного совместно с компанией J.D.Y. Pharm. Co. LTD (Tam Sei, Ream, PreyNub, Sihanoukville, Cambodia).

Общество полагает, что спорный товарный знак не используется компанией на территории Российской Федерации на протяжении более трех лет вплоть до обращения с настоящим иском, а наличие правовой охраны этого товарного знака препятствует регистрации словесного обозначения " " в качестве товарного знака в отношении товаров 5-го класса МКТУ по заявке N 2016739299.

Компания отзыв на исковое заявление не представила.

Представитель общества в судебном заседании 07.12.2017 настаивал на заявленных требованиях, ссылаясь на имеющиеся в материалах дела доказательства.

Ответчик и третье лицо, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, исходя из положений статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публикации указанных сведений на официальном интернет-сайте Картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru, своих представителей в судебное заседание не направили.

Согласно части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном этим Кодексом, не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено тем же Кодексом.

Частью 5 той же статьи предусмотрено, что иностранные лица извещаются арбитражным судом по правилам, установленным в главе 12, если иное не предусмотрено этим Кодексом или международным договором Российской Федерации.

Основным международным правовым актом, регулирующим отношения Российской Федерации и Японии по вопросам судебного извещения участников гражданского судопроизводства, является Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам (заключена в г. Гааге 15.11.1965; далее - Гаагская конвенция).

В целях извещения ответчика о начавшемся судебном процессе Судом по интеллектуальным правам в порядке, установленном Гаагской конвенцией, Министерству иностранных дел Японии был направлен запрос о вручении компании по указанному в государственном реестре товарных знаков Российской Федерации адресу копии определения Суда по интеллектуальным правам от 23.06.2017 о принятии искового заявления к производству, сопровождаемого надлежащим образом заверенным переводом на японский язык.

Как следует из поступившего ответа компетентного органа Японии, запрос о вручении компании направленных судом документов был исполнен 05.10.2017. В свидетельстве о вручении также имеется указание на лицо, получившее определение Суда по интеллектуальным правам от 23.06.2017 от имени компании (служащий фирмы Фудзита Кана).

Таким образом, судебная коллегия полагает, что компания надлежащим образом извещена о начавшемся судебном процессе и имела достаточно времени для подготовки своей правовой позиции по делу и представления ее суду и лицам, участвующим в деле в порядке, установленном статьей 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного суд считает возможным на основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотреть дело в отсутствие представителей ответчика и третьего лица.

Как следует из материалов дела и подтверждается сведениями из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, правообладателем словесного товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 61293 является компания. Названный товарный знак (дата приоритета товарного знака - 26.10.1978; дата истечения срока действия правовой охраны - 05.10.2017) зарегистрирован в отношении товара 5-го класса МКТУ "фармацевтические средства".

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака и полагая, что спорный товарный знак правообладателем не использовался на территории Российской Федерации на протяжении трех лет, обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака.

Исследовав имеющиеся в материалах дела документы, оценив все представленные доказательства в их совокупности в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушал представителя истца, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в связи со следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, в редакции, действовавшей на момент подачи настоящего искового заявления) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров и части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 той же статьи).

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждении своей заинтересованности обществом в материалы дела представлены следующие документы: договор поставки от 13.03.2017 N 5, заключенный между индивидуальным предпринимателем Барановым А.С. (поставщик) и обществом (покупатель), товарная накладная от 15.02.2017 N 00254; договор поставки от 2017 N П-13/03-2017, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Спорт-Экспресс" (поставщик) и обществом (покупатель), товарная накладная от 16.03.2017 N 1334; распечатки из сети Интернет относительно интернет-магазина спортивного питания Fitbar.ru, в которой также содержится информация об адресах и контактах офисов и магазинов общества в городе Москве; контракт от 01.06.2017 N НВ10-2117, заключенный между компанией Qigian Bio-pharmaceutical Co., Ltd (N 707, Chaophan str. High-tech Production Zone, Changchun City, China, 130012) (исполнитель) и обществом (заказчик), согласно пункту 1.1 которого исполнитель по заданию заказчика обязуется произвести фармацевтические средства, пищевые добавки, реактивы для медицинских целей под обозначением "Neotropin", спецификация от 01.06.2017 (приложение N 1 к названному контракту); паспорт безопасности вещества от 10.01.2017, выданный на вещество "Сомотропин" (гормон роста человека) компанией Qigian Bio-pharmaceutical Co., Ltd в качестве лица, производящее указанное вещество; сертификат анализа от 06.09.2017 N С07-20170902; сертификат соответствия N РОСС СN.АД83.Р00768, выданный обществу на продукцию "реактив химический для медицинских и ветеринарных целей, марка "Neotropin" со сроком с 13.11.2017 по 12.11.2018; письмо о намерениях заключить контракт с целью производства фармацевтической продукции, подписанное обществом с компанией J.D.Y. Pharm. Co. LTD.

Анализ представленных доказательств позволяет прийти к выводам о том, что общество осуществляет систематическую деятельность по введению в гражданский оборот биологических активных добавок, спортивного питания, витаминов через интернет-магазин Fitbar.ru, а также о наличии у общества намерений по введению в гражданский оборот вещества под обозначением "Neotropin" в фармацевтических целях.

Также из представленных в материалы дела доказательств, усматривается, что решением Роспатента от 27.04.2016 отказано в регистрации обозначения " " по заявке N 2013725475 в качестве товарного знака в отношении товаров 5-го класса, относящиеся к родовому понятию "фармацевтические средства" ввиду его сходства до степени смешения с товарным знаком ответчика.

Кроме того, обществом подана заявка N 2016739299 на регистрацию товарного знака " " в отношении всех товаров 5-го класса МКТУ, в том числе включающих фармацевтические средства.

Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об однородности товаров, введение которых в гражданский оборот осуществляет общество (биологически активные добавки, спортивное питание, витамины), и товара 5-го класса МКТУ "фармацевтические средства". При этом суд исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила рассмотрения заявки), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (пункт 42 Обзора).

Согласно подходу, изложенному в пункте 3.6 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации), степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

В пункте 3.1.2 Методических рекомендаций отмечено, что при определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

В соответствии с определением, приведенным в статье 1 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", биологически активные добавки представляют собой природные (идентичные природным) биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов и отнесены к числу пищевых продуктов.

Назначение биологически активных добавок определено в пункте 2.1 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.3.2.1290-03 "Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17.04.2003, согласно которому биологически активные добавки являются пищевыми продуктами и используются как дополнительный источник пищевых и биологически активных веществ для оптимизации углеводного, жирового, белкового, витаминного и других видов обмена веществ при различных функциональных состояниях, для нормализации и/или улучшения функционального состояния органов и систем организма человека, в том числе продуктов, оказывающих общеукрепляющее, мягкое мочегонное, тонизирующее, успокаивающее и иные виды действия при различных функциональных состояниях, для снижения риска заболеваний, а также для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта в качестве энтеросорбентов.

Таким образом, биологически активные добавки к пище могут обладать профилактическими, диетическими или функциональными свойствами и применяться для целенаправленного воздействия на организм человека путем профилактики заболеваний и поддержания в физиологических границах активности функциональных систем организма человека.

Исходя из этого, суд приходит к выводу о том, что общество реализует товары, однородные товару 5-му классу МКТУ "фармацевтические средства", поскольку они имеют сходное назначение и могут применяться в одной области - поддержание в физиологических границах активности функциональных систем организма человека.

При этом фармацевтические средства и биологически активные добавки имеют общее место сбыта (специализированные учреждения - аптеки, аптечные склады) и, как следствие, круг потребителей (люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм в профилактических и/или медицинских целях).

Кроме того, в решении Роспатента от 27.04.2016 по заявке N 2013725475 указывается, что обозначение " " не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 5-го класса МКТУ фармацевтического и медицинского значения (в том числе спортивное питание, спортивные добавки, пред- и посттренировочные комплексы).

Судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента, касающимся сходства до степени смешения заявленного истцом обозначения и товарного знака ответчика, а также считает, что товары 5-го класса, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, и товары 5-го класса, которые были заявлены на регистрацию по заявке N 2013725475, однородны.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам, оценив представленные обществом доказательства в их совокупности, исходя из обстоятельств данного дела и учитывая отсутствие возражений со стороны компании, приходит к выводу о том, что общество является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 61293 вследствие его неиспользования в отношении товара 5-го класса МКТУ "фармацевтические средства".

При этом суд отмечает, что судебная практика основывается на "широком" подходе к установлению заинтересованности лица в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, предполагающем, что заинтересованными могут быть признаны не только производители товаров, но и иные лица, участвующие в гражданском обороте продукции, стремящиеся к использованию в гражданском обороте обозначений, тождественных или сходных с не использующимся правообладателем товарным знаком.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 42 Обзора).

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (21.06.2017), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование оспариваемого товарного знака, исчисляется с 21.06.2014 по 20.06.2017 включительно.

Вместе с тем, компания доказательств использования оспариваемого товарного знака или его неиспользования по не зависящим от нее обстоятельствам в материалы дела не представила.

Частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 2 стать 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Факт истечения на момент принятия настоящего решения срока действия регистрации товарного знака (согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации указанный срок истек 05.10.2017, информация о его продлении отсутствует) не является в рассматриваемом случае препятствием для досрочного прекращения правовой охраны этого товарного знака

Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 1491 ГК РФ правообладателю предоставляется дополнительный срок для подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак, что соответствует статье 5.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), предусматривающей льготный срок для сохранения прав промышленной собственности. Льготный срок для продления исключительного права на товарный знак составляет шесть месяцев с момента его истечения.

На момент принятия решения указанный шестимесячный срок не истек, то есть исключительное право ответчика на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 61293 не может считаться на данный момент прекращенным.

Принимая во внимание, что общество является заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товара 5-го класса МКТУ "фармацевтические средства", а компания не доказала факт его использования в смысле положений статьи 1486 ГК РФ в отношении указанного товара, исковые требования общества подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Фиттрейд" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 61293 в отношении товара 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "фармацевтические средства".

Взыскать с компании Nippon Zoki Pharmaceutical Co., Ltd. (1-2, Hiranomachi Nichome, Chuo-ku, Osaka, Japan) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Фиттрейд" (ул. Большая Серпуховская, д. 44, пом. I, комн. 19, г. Москва, 115093, ОГРН 1157746813619) 6 000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.