Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 февраля 2017 г. № С01-1196/2016 по делу N А40-206553/2015 Дело о защите исключительного права на товарный знак направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку судами нижестоящих инстанций неправильно применены критерии, выработанные правоприменительной практикой, с использованием которых могут быть установлены не только формальное сходство обозначений до степени смешения, но и вероятность смешения сходных обозначений в результате их использования

Резолютивная часть постановления объявлена 25 января 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 1 февраля 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Булгакова Д.А., Лапшиной И.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ТРИМЕТР" (Семеновский пер., д. 15, Москва, 107023, ОГРН 1107746542782) на решение Арбитражного суда города Москвы от 10.05.2016 по делу N А40-206553/2015 (судья Шудашова Я.Е.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2016 (судьи Лаврецкая Н.В., Валиев В.Р., Левченко Н.И.) по тому же делу по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "ТРИМЕТР" к:

1) обществу с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "ВижнСекьюрити" (ул. Просторная, д. 7, стр. 3, Москва, 107392, ОГРН 1097746067891);

2) обществу с ограниченной ответственностью "Поле зрения" (ул. Полякова, д. 24, оф. 2014, г. Тольятти, 445044, ОГРН 1116320000610);

3) обществу с ограниченной ответственностью "БЕКАС-СБ" (ул. Полякова, д. 24, оф. 2014, г. Тольятти, 445044, ОГРН 1106320017891) о защите исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены

1) акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр" (ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр. 1, Москва, 123308, ОГРН 1067746823099);

2) общество с ограниченной ответственностью "Регистратор" (ул. Воронцовская, дом 35Б, корп. 2, этаж 4, помещение II, комната 7, Москва, 109147, ОГРН 5147746167905).

В судебном заседании приняли участие представители общества с ограниченной ответственностью "ТРИМЕТР" - Королева И.А., Митягин К.С. (по доверенности от 23.08.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ТРИМЕТР" (далее - общество "Триметр") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением со следующими требованиями:

о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "ВижнСекьюрити" (далее - общество "ВижнСекьюрити") компенсации в размере 5 000 000 (пяти миллионов) рублей за неправомерное использование товарного знака "Security Vision" по свидетельству Российской Федерации N 445048;

об обязании общества "ВижнСекьюрити" прекратить использование графических логотипов, сходных до степени смешения с товарным знаком "Security Vision" по свидетельству Российской Федерации N 445048, а также использование названного товарного знака в фирменном наименовании общества "ВижнСекьюрити";

о признании администрирования доменного имени visionsecurity.ru с использованием товарного знака "Security Vision" по свидетельству Российской Федерации N 445048 обществом "ВижнСекьюрити" нарушением исключительного права общества "Триметр" на товарный знак "Security Vision" по свидетельству Российской Федерации N 445048, о запрете использования товарного знака "Security Vision" по свидетельству Российской Федерации N 445048 путем его размещения в доменных именах в сети "Интернет" и об обязании общества "ВижнСекюрити" безвозмездно передать право администрирования доменного имени visionsecurity.ru обществу "Триметр" не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента вступления решения суда по настоящему делу в законную силу;

об обязании общества с ограниченной ответственностью "БЕКАС-СБ" (далее - общество "Бекас-СБ") и общества "Поле зрения" (далее - общество "Поле зрения) солидарно выплатить компенсацию обществу "Триметр" в размере 5 000 000 (пяти миллионов) рублей за неправомерное использование товарного знака "Security Vision" по свидетельству Российской Федерации N 445048 на сайте svision.ru и в коммерческой деятельности;

о взыскании с ответчиков расходов по уплате государственной пошлины, совокупный размер которой составил 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр" (далее - общество "РСИЦ") и общество с ограниченной ответственностью "Регистратор" (далее - общество "Регистратор").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.05.2016 в удовлетворении исковых требований общества "Триметр" отказано в полном объеме.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2016 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "Триметр" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, нарушение судами норм материального и процессуального права, просит названные судебные акты отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

В обоснование кассационной жалобы общество "Триметр" указало на неправомерность выводов судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии в действиях ответчиков нарушения исключительного права на товарный знак, в защиту которого был подан иск.

Так, по мнению заявителя кассационной жалобы, суды первой и апелляционной пришли к неправомерным и несоответствующим фактическим обстоятельствам дела выводам об отсутствии сходства товарного знака "Security Vision", принадлежащего обществу "Триметр", и обозначений, содержащихся на интернет-сайте, в доменном имени и фирменном наименовании общества "ВижнСекюрити".

При этом общество "Триметр" отметило, что судами при сравнении товарного знака, в защиту которого предъявлен иск, и обозначений, использованных на интернет-сайте visionsecurity.ru, администрируемого обществом "ВижнСекюрити", не были применены подлежащие применению положения Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), равно как и не были учтены положения Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации N 197).

Кроме того, общество "Триметр", ссылаясь на правовую позицию, изложенную в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 16.11.2015 по делу N А32-33266/2014, указало, что для признания сходства обозначений достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя, а добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком.

Также в кассационной жалобе общество "Триметр" не согласилось с выводами судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии однородности товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак, товарам и услугам, в обороте которых участвует общество "ВижнСекюрити".

Заявитель кассационной жалобы полагает, что суды при оценке однородности товаров и услуг, в обороте которых участвуют общество "Триметр" и общество "ВижнСекьюрити", неправомерно исходило из видов деятельности (по ОКВЭД) юридических лиц, а не из перечня товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак, и видов фактически осуществляемой обществом "ВижнСекюрити" деятельности.

Общество "Триметр" отметило, что принадлежащий ему товарный знак широко известен потребителям, в связи с чем, по его мнению, в настоящем случае не имеет значения вопрос однородности товаров и услуг, важна лишь угроза возникновения заблуждения потребителя относительно товара и его изготовителя.

Ссылаясь на правовую позицию, изложенную в постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также на положения Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации N 198), заявитель кассационной жалобы полагает однородными товары и услуги, для которых зарегистрирован товарный знак, и в отношении которых осуществляет свою деятельность общество "ВижнСекьюрити".

С учетом изложенных обстоятельств, общество "Триметр" считает, что общество "ВижнСекьюрити" своими действиями однозначно нарушает исключительное право на спорный товарный знак.

Равным образом заявитель кассационной жалобы не согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии нарушения исключительного права на спорный товарный знак обществом "Бекас-СБ" и обществом "Поле зрения" путем использования сходного обозначения "Security Vision" на интернет-сайте svision.ru.

По мнению общества "Триметр", названные выводы судов противоречат положениям статей 1229, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), согласно которым использованием товарного знака также является его размещение в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и рекламе.

Помимо прочего, общество "Триметр" в кассационной жалобе указало на необоснованность выводов судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии юридической силы доказательств, представленных истцом в материалы дела, - распечаток интернет-сайтов ответчиков с сайта https://archive.org/web.

Заявитель кассационной жалобы отметил, что указанный интернет-сайт является общедоступным, представляет собой архив по сбору копий вебстраниц, графических материалов, видео- и аудиозаписей и программного обеспечения, который обеспечивает долгосрочное архивирование собранного материала и бесплатный доступ к своим базам данных.

Общество "ВижнСекюрити", общество "Бекас-СБ" и общество "Поле зрения" представили в суд отзывы на кассационную жалобу общества "Триметр", в которых просили оставить ее без удовлетворения, обжалуемые судебные акты - без изменения.

Общество "Бекас-СБ" и общество "Поле зрения" также представили в суд ходатайства о рассмотрении кассационной жалобы в отсутствие их представителей.

Общество "РСИЦ" и общество "Регистратор" отзывы на кассационную жалобу не представили.

В судебное заседание явились представители общества "Триметр".

Прочие лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в суд кассационной инстанции своих представителей не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов кассационной жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество "Триметр" является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом "Security Vision" по свидетельству Российской Федерации N 445048, (дата приоритета - от 14.12.2010), зарегистрированного в отношении следующих товаров и услуг Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ):

9-ый класс (аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; компьютеры и т.д.);

35-ый класс (реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса);

38-ой класс (информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение дискуссионными формами в Интернете; обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету);

42-ой класс (разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров, в том числе анализ компьютерных систем);

45-ый класс (службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц, в том числе консультации по вопросам безопасности).

Полагая, что действиями общества "ВижнСекьюрити", выразившимися в использовании в доменном имени visionsecurity.ru и на страницах сайта, к которому происходит адресация посредством этого доменного имени, а также в своем фирменном наименовании обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 445048, исключительное право на которое принадлежит обществу "Триметр", когда право на использование указанного средства индивидуализации обществу "ВижнСекюрити" не передавалось, общество "Триметр" обратилось в арбитражный суд с иском о пресечении действий, нарушающих исключительные права, о взыскании компенсации за нарушение его исключительного права.

Также в исковом заявлении общество "Триметр" предъявило требование о взыскании компенсации за нарушение его исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 445048 к обществу "Бекас-СБ" и обществу "Поле зрения", которые, по мнению общества "Триметр" также незаконно использовали сходное с названным товарным знаком обозначение на интернет-сайте, адресация к которому происходит через доменное имя www.svision.ru (администратором доменного имени является общество "Бекас-СБ", а фактическим пользователем сайта - общество "Поле зрения").

Отказывая в удовлетворении исковых требований общества "Триметр" в полном объеме, суды первой и апелляционной инстанций исходили из недоказанности фактов нарушения ответчиками исключительного права на товарный знак, в защиту которого предъявлен иск.

При отказе в удовлетворении требований, заявленных обществом "Триметр" к обществу "ВижнСекьюрити", суды указали на отсутствие сходства противопоставленных обозначений и товарного знака, а также на отсутствие однородности видов деятельности, осуществляемых названными юридическими лицами.

В отношении требований общества "Триметр", предъявленных к обществам "Бекас-СБ" и "Поле зрения," суды при отказе основывали свои выводы на непредставлении обществом "Триметр" доказательств нарушения названными лицами его исключительного права.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства судом кассационной инстанции на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Судебной коллегией установлено, что лицами, участвующими в деле не оспаривались выводы судов первой и апелляционной инстанций о принадлежности обществу "Триметр" исключительного права на товарный знак, в защиту которого заявлен настоящий иск.

С учетом изложенного, обжалуемые судебные акты в отношении вышеназванных выводов Судом по интеллектуальным правам не проверяется.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 14 постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", и положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец обязан доказать факт принадлежности ему авторских прав и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Аналогично бремя доказывания распределяется и при установлении факта законности/незаконности использования товарного знака.

Из указанного разъяснения следует, что в предмет доказывания в рамках настоящего спора входят обстоятельства, подтверждающие наличие у общества "Триметр" исключительного права на товарный знак, в защиту которого предъявлен иск, а также факты нарушения ответчиками названного исключительного права.

Принадлежность истцу исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 445048 установлена судами и подтверждена документально, не оспаривалась лицами, участвующими в деле.

При этом судебная коллегия полагает необходимым обратить внимание на правовую позицию, изложенную в пункте 62 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно которой лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 названного Кодекса.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (абзац 3 названного пункта).

Как следует из материалов дела и обжалуемых судебных актов, лица, участвующие в деле в ходе его рассмотрения не ссылались на злоупотребление правом обществом "Триметр" путем регистрации спорного товарного знака. Обстоятельства наличия или отсутствия в действиях общества "Триметр" такого злоупотребления судами не исследовались.

Исходя из изложенного, при отсутствии в обжалуемых судебных актов выводов судов относительно наличия в действиях общества "Триметр" злоупотребления правом, суд кассационной инстанции полагает, что в предмет доказывания в рамках настоящего спора не входили обстоятельства использования или неиспользования обществом "Триметр" спорного товарного знака, в связи с чем указанный вопрос не подлежал рассмотрению судами, а их выводы, касающиеся названного обстоятельства, не могли быть положены в основу принятых судебных актов.

Таким образом, выводы судов первой и апелляционной инстанций в отношении неиспользования обществом "Триметр" спорного товарного знака не могут быть приняты во внимание судом кассационной инстанции.

В отношении выводов судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований общества "Триметр" к обществу "ВижнСекьюрити" судебная коллегия обращает внимание на следующие обстоятельства.

Как усматривается из искового заявления общества "Триметр", требования были предъявлены в защиту исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 445048 путем пресечения использования сходных с товарным знаком обозначений в отношении товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак, и однородных им, а также о взыскании компенсации за такое неправомерное использование.

С учетом изложенного судам первой и апелляционной инстанций при рассмотрении требований, предъявленных к обществу "ВижнСекьюрити", следовало установить наличие или отсутствие сходства до степени смешения товарного знака общества "Триметр" и спорных обозначений, использованных обществом "ВижнСекьюрити" в доменном имени и на страницах сайта visionsecurity.ru, а также в фирменном наименовании этого ответчика.

Вместе с тем, как усматривается из обжалуемых судебных актов, суды первой и апелляционной инстанций, ошибочно руководствуясь положениями статьи 1474 ГК РФ, установили отсутствие в Едином государственном реестре одноименных или схожих по наименованию юридических лиц с обществом "ВижнСекьюрити", осуществляющих аналогичные виды деятельности.

При этом судами не был исследован вопрос сходства до степени смешения товарного знака общества "Триметр" и фирменного наименования общества "ВижнСекюьрити", что противоречит положениям пункта 6 статьи 1252 ГК РФ, согласно которым оценке на сходство подлежат различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение), преимущество которых определяется с точки зрения даты их регистрации или установленного приоритета.

С учетом изложенного, выводы судов об отсутствии нарушения обществом "ВижнСекьюрити" исключительного права общества "Триметр" на товарный знак при использовании спорного фирменного наименования не могут быть признаны судебной коллегией обоснованными ввиду неправомерного неустановления судами обстоятельств, входящий в предмет исследования, и неправильного применения судами норм материального права.

Также не могут быть признаны правомерными выводы судов первой и апелляционной инстанций в отношении используемого обществом "ВижнСекьюрити" доменного имени visionsecutiry.ru.

Из обжалуемых судебных актов следует, что судами, вопреки заявленным исковым требованиям в защиту исключительного права на товарный знак, исследовались вопросы сходства доменного имени visionsecutiry.ru общества "ВижнСекьюрити" и доменного имени securityvision.ru общества "Триметр", а также обстоятельств (даты) их регистрации.

В результате исследования названных обстоятельств суды пришли к выводу об отсутствии нарушения исключительного права общества "Триметр" на товарный знак.

Обстоятельства же сходства доменного имени общества "ВижнСекьюрити" и товарного знака общества "Триметр", в защиту которого предъявлен иск, судами не устанавливались, в связи с чем выводы относительно отсутствия нарушения исключительного права общества "Триметр" путем использования обществом "ВижнСекьюрити" в доменном имени securityvision.ru спорного обозначения не могут быть признаны судом правомерными и обоснованными.

Что касается выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, относительно отсутствия сходства товарного знака общества "Триметр" и обозначений, использованных обществом "ВижнСекьюрити" на интернет-сайте, адресация к которому осуществляется посредством доменного имени securityvision.ru, судебная коллегия обращает внимание на следующее.

При установлении отсутствия сходства вышеназванных противопоставленных обозначений суды исходили из следующего: обозначение, использованное обществом "ВижнСекьюрити" имеет сильный графический элемент в виде большого треугольника - щита, и слабых словесных элементов, а товарный знак общества "Триметр" имеет слабый графический элемент в виде "глаза" и сильные словесные элементы; наличие графических различий в элементах противопоставленных обозначений по виду, числу и размеру шрифта; наличие фонетических различий, выразившихся в обратном звучании (товарный знак "Security Vision" и обозначение "VISION SECURITY RU").

Как указано в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Как следует из пункта 41 Правил N 482, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В пункте 44 Правил N 482 указано, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Из обжалуемых судебных актов усматривается, что судами при оценке комбинированного товарного знака общества "Триметр" было установлено, что словесные элементы "Security Vision" являются более сильным элементом по отношению к графической (изобразительной) составляющей.

Учитывая изложенное, судам при разрешении вопроса о наличии или отсутствии сходства до степени смешения противопоставленных обозначений следовало оценить именно сходство или его отсутствие словесных элементов этих обозначений. При этом вопрос сходства графических элементов обозначений при названных обстоятельствах установлению не подлежал, в том числе и потому, что требование о законности либо незаконности использования ответчиком графического элемента в виде большого треугольника истцом в настоящем споре не заявлялось.

Судебная коллегия также полагает необходимым отметить, что судами при оценке сходства противопоставленных обозначений не было учтено, что для признания средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимых ими товаров и услуг сходными до степени смешения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения средств индивидуализации в глазах потребителя, а добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком (правовая позиция, изложенная в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06, от 18.06.2013 N 2050/13).

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что судами первой и апелляционной инстанций неправильно применены критерии (принципы), выработанные правоприменительной практикой, с использованием которых может быть установлено не только формальное (графическое, фонетическое, семантическое) сходство обозначений до степени смешения, но и вероятность (угроза) смешения сходных обозначений в результате их использования.

В случае установления судами наличия сходства противопоставленных обозначений судам первой и апелляционной инстанций следовало установить факт использования спорных обозначений в отношении товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак истца, или однородных им.

При этом судебная коллегия не может признать правомерными выводы судов, изложенные в обжалуемых судебных актах, об отсутствии однородности товаров и услуг, в обороте которых участвуют общество "Триметр" и общество "ВижнСекьюрити", поскольку названные выводы основаны на неверном применении критериев такой однородности.

Из положений статьи 1484 ГК РФ следует, что незаконным признается использование чужого товарного знака или сходного с ним обозначения без согласия на то правообладателя в отношении как товаров и услуг, для которых такой товарный знак зарегистрирован, так и однородных им, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При этом суд кассационной инстанции обращает внимание, что согласно положениям статьи 1484 ГК РФ оценке на однородность подлежат товары и услуги, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, и товары и услуги, в отношении которых ответчик фактически использует спорное обозначение, вне зависимости от конкретных видов деятельности, указанных в ОКВЭД этого лица.

Как разъяснено в пункте 42 Обзора, в ходе установления однородности товаров (услуг) суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров (услуг), их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров (оказания услуг).

При установлении однородности могут быть использованы критерии, определенные нормативными актами (пункт 45 Правил N 482), выработанные судебной практикой (пункт 42 Обзора), а также учтены подходы, определенные в пунктах 3.4, 3.6 Методических рекомендаций N 198.

Вместе с тем из содержания судебных актов не усматривается, что такой анализ был осуществлен, что свидетельствует о неправильном применении судами пункта 3 статьи 1484 ГК РФ.

Также судебная коллегия полагает необходимым отметить, что, исходя из положений пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, предложение к продаже товаров или оказания услуг является самостоятельным видом использования товарного знака, вне зависимости от обстоятельств фактических продажи таких товаров или оказания таких услуг.

Вывод судов о том, что ответчиком не заключено ни одного договора на оказание услуг облачного сервиса, вследствие чего предложение на сайте такой услуги не может считаться использованием спорного обозначения для индивидуализации оказываемых услуг, сделан при неправильном толковании норм права.

С учетом изложенных обстоятельств Суд по интеллектуальным правам не может признать обоснованными и правомерными выводы судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии нарушения обществом "ВижнСекьюрити" исключительного права общества "Триметр" на товарный знак.

В отношении выводов судов о недоказанности факта нарушения названного исключительного права обществами "Бекас-СБ" и "Поле зрения" судебная коллегия полагает необходимым обратить внимание на следующее.

Как усматривается из искового заявления общества "Триметр", в обоснование своего требования последнее указало на неправомерное использование обществами "Бекас-СБ" и "Поле зрения" товарного знака "Security Vision" по свидетельству Российской Федерации N 445048 на сайте svision.ru и в коммерческой деятельности.

При этом обращение с требованием о взыскании компенсации за нарушение принадлежащего ему исключительного права с указанных обществ солидарно было обусловлено теми обстоятельствами, что общество "Бекас-СБ" является администратором доменного имени svision.ru, а общество "Поле зрения" лицом, фактически использующим названный домен.

Суды первой и апелляционной инстанций при рассмотрении настоящего спора пришли к выводу об отсутствии факта нарушения исключительного права истца обществом "Бекас-СБ" ввиду того обстоятельства, что истец в обоснование заявленных указал на нарушение своего исключительного права на самом интернет-сайте, а не в доменном имени svision.ru.

Суд кассационной инстанции не может согласиться с указанными выводами ввиду следующего.

Правомочие на защиту исключительного права на товарный знак реализуется на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления в суд искового требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, обращенного к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. При этом при рассмотрении доменных споров такое требование может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени, в том числе определенным образом (например, об обязании удалить и более не размещать информацию о конкретных видах товаров (услуг) на соответствующем сайте).

Требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

Требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака при использовании доменного имени, а равно требование о взыскании компенсации (подпункт 3 пункта 1, пункт 3 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. При этом такие лица отвечают перед правообладателем солидарно. Кроме того, следует учитывать, что закон не исключает возможности при наличии соответствующих оснований администратору предъявить регрессное требование к лицу, фактически разместившему информацию об однородных товарах на соответствующем ресурсе сети "Интернет" под спорным доменным именем.

Администратор доменного имени не может снять с себя ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак и/или переложить ее на другое лицо посредством заключения какого-либо договора, в частности, так называемого договора "об аренде доменного имени".

Таким образом, общество "Бекас-СБ", являясь администратором доменного имени, под которым другим лицом используется интернет-сайт, информация с которого является основанием для предъявления требований о защите исключительного права, не может быть освобожден от ответственности за размещение такого рода информации.

С учетом изложенного, в случае установления факта незаконного использования спорного товарного знака общества "Триметр" на интернет-сайте svision.ru, общество "Бекас-СБ" и общество "Поле зрения" подлежат привлечению к солидарной ответственности за такое использование.

Как усматривается из обжалуемых судебных актов, суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении исковых требований общества "Триметр" к обществу "Поле зрения", основывали свой вывод на том, что обществом "Триметр" не было представлено доказательств незаконного использовании указанным лицом исключительного прав на спорный товарный знак.

Вместе с тем обжалуемые судебные акты не содержат каких-либо выводов судов об использовании или неиспользовании обществом "Поле зрения" спорных обозначений на интернет-сайте, расположенном на домене svision.ru. Указанный сайт судами не исследовался, анализ размещенной на нем информации не проводился.

При этом судебная коллегия полагает необходимым отметить то обстоятельство, что в обжалуемом постановлении суда апелляционной инстанции содержится вывод о том, что добровольное прекращение обществом "Поле зрения" использования товарного знака свидетельствует в пользу принятого судом первой инстанции решения.

Суд кассационной инстанции полагает указанный вывод суда апелляционной инстанции неправомерным, поскольку добровольное исполнение заявленных исковых требований может являться основанием для отказа в их удовлетворении только в том случае, когда названные требования направлены на пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, то есть касаются будущего, но не в том случае, когда требования направлены на взыскание с нарушителя компенсации за незаконное использование исключительных прав заявителя в прошлом.

В отношении выводов судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии юридической силы доказательств, представленных обществом "Триметр" с интернет-сайта https:archive.org/web, судебная коллегия считает необходимым обратить внимание следующее.

Как разъяснено в пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2010 N 16 "О практике применения судами Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации", федеральными законами не предусмотрено каких-либо ограничений в способах доказывания факта распространения сведений через телекоммуникационные сети (в том числе, через сайты в сети "Интернет"). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные гражданским процессуальным законодательством.

С учетом изложенного у судов первой и апелляционной инстанций отсутствовали основания для признания документов, распечатанных из сети "Интернет", не имеющими юридической силы (недопустимыми).

Кроме того, суд кассационной инстанции отмечает, что обществом "Триметр" в материалы дела были представлены распечатки с архивных интернет-страниц ответчиков.

В свою очередь, ответчики представленные обществом "Триметр" сведения с принадлежащих им интернет-сайтов не оспаривали и не опровергали, заявлений о фальсификации заявлено не было.

При таких обстоятельствах судебная коллегия считает выводы судов первой и апелляционной инстанций относительно доказательств с интернет-сайта https:archive.org/web необоснованными и неправомерными.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам полагает, что содержащиеся в обжалуемых судебных актах выводы сделаны при неполном выяснении фактических обстоятельств, имеющих значение для дела, и основаны на неправильном применении норм материального права.

Согласно частям 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права.

Учитывая, что выводы, содержащиеся в обжалуемых судебных актах, основаны на неправильном применении норм материального права, указанные судебные акты подлежат отмене.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется проведение анализа сходства противопоставленных товарного знака и спорных обозначений, используемых ответчиками, а также анализа однородности товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак истца, товаров и услуг, предлагаемых ответчиками, что предполагает исследование и оценку доказательств, а также совершение иных процессуальных действий, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам и принять решение с учетом норм гражданского законодательства, действующих на момент совершения правонарушения.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 10.05.2016 по делу N А40-206553/2015 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2016 по тому же делу отменить.

Дело N А40-206553/2015 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина