Резолютивная часть постановления объявлена 25 октября 2016 года

Полный текст постановления изготовлен 27 октября 2016 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Пашкова Е.Ю., Рогожин С.П.,

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы Компании АЙ ДИ ЭФ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД/IDF Holding Limited (Кириаку Матси, 16 Игл Хаус, 10 этаж, Агиои Омологитес, 1082, Никосия, Кипр/16 Kyriakou Matsi Avenue, Eagle House, 10th Floor, Agioi Omologites, P.C. 1082 Nicosia, Cyprus) и общества с ограниченной ответственностью "РУСИНТЕРФИНАНС" (ул. Гнесиных, д. 10/1, оф. 306, г. Новосибирск 630055, ОГРН 1125476023298)

на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.08.2016 (судьи Валиев В.Р., Лаврецкая Н.В., Пирожков Д.В.) по делу N А40-184746/2015

по иску Компании АЙ ДИ ЭФ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД/IDF Holding Limited

к обществу с ограниченной ответственностью "ЯНДЕКС" (ул. Льва Толстого, 16, Москва, 119021, ОГРН 1027700229193) и обществу с ограниченной ответственностью "РУСИНТЕРФИНАНС"

о защите исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "МАНИ МЕН" (ул. Барклая, д. 6, корп. 9, оф. 1, Москва, 121087) и общество с ограниченной ответственностью "Русский букет" (ул. Семьи Шамшиных, д. 16, кв. 5, Новосибирск, 630099).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Компании АЙ ДН ЭФ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД: Устинов И.В. (по доверенности от 07.04.2016);

от ответчика - общества с ограниченной ответственностью "ЯНДЕКС": Дудина Е.А. (по доверенности от 03.06.2016); Качанов А.Н. (по доверенности от 03.06.2016);

от ответчика - общества с ограниченной ответственностью "РУСИНТЕРФИНАНС": Бурмистров Д.Б. (по доверенности от 15.04.2016).

Суд по интеллектуальным правам

установил:

Компания АЙ ДИ ЭФ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (далее - компания, истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "РУСИНТЕРФИНАНС" (далее - ООО "РУСИНТЕРФИНАНС") о взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб. за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 501123; запрете обществу с ограниченной ответственностью "ЯНДЕКС" (далее - ООО "ЯНДЕКС") размещения рекламных объявлений, содержащих обозначения, тождественные или сходные до степени смешения со словесным элементом указанного товарного знака без согласия правообладателя (с учетом принятия судом изменения требований к ООО "ЯНДЕКС" и отказа от иска к обществу с ограниченной ответственностью "ГУГЛ" в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "МАНИ МЕН" (далее - ООО "МАНИ МЕН") и общество с ограниченной ответственностью "Русский букет".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.05.2016 в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.08.2016 решение суда отменено, исковые требования удовлетворены частично, с ООО "РУСИНТЕРФИНАНС" взыскано в пользу компании 100 000 рублей компенсации.

Не согласившись с принятым по делу постановлением суда апелляционной инстанции, компания и ООО "РУСИНТЕРФИНАНС" обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами.

В своей кассационной жалобе компания, ссылаясь на несоответствие выводов суда апелляционной инстанции фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, неправильное применение судом норм материального права, просит постановление суда апелляционной инстанции отменить в части определения размера компенсации и направить вопрос об определении размера компенсации на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

В обоснование жалобы истец ссылается на то, что взысканный размер компенсации не соответствует принципам разумности и справедливости, не учитывает масштаба рекламы ООО "РУСИНТЕРФИНАНС". Отмечает, что при взысканном размере компенсации правонарушение оказывается выгодным для ООО "РУСИНТЕРФИНАНС". Обращает внимание на то, что данный ответчик не опроверг представленный истцом расчет размера вероятных убытков.

В своей кассационной жалобе ООО "РУСИНТЕРФИНАНС", ссылаясь на нарушение судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, просит обжалуемое постановление отменить, решение суда первой инстанции оставить в силе.

В обоснование кассационной жалобы ООО "РУСИНТЕРФИНАНС" ссылается на то, что суды неправомерно признали использование обозначения "Moneyman" в рекламе услуг нарушением исключительного права истца на товарный знак, поскольку данное слово было использовано не в качестве средства индивидуализации услуг, а как ключевое слово, технический параметр.

Также ООО "РУСИНТЕРФИНАНС" указывает на то, что общий вид данного им в Интернете объявления не является сходным с товарным знаком истца.

Судом отказано в приобщении к материалам дела отзыва ООО "ЯНДЕКС" на кассационную жалобу, поступившего в суд 24.10.2016, т.е. накануне дня судебного заседания, ввиду нарушения им установленных статьей 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации положений, касающихся обеспечения возможности ознакомления с отзывом лиц, участвующих в деле, до судебного заседания, и необходимости подтверждения направления отзыва этим лицам.

Отзывы на кассационные жалобы иными лицами, участвующими в деле, не представлены.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители компании и ООО "РУСИНТЕРФИНАНС" доводы своих кассационных жалоб поддержали, возражая против доводов жалобы процессуального оппонента.

Представители ООО "ЯНДЕКС" в судебном заседании выразили нежелание озвучивать свою правовую позицию по кассационной жалобе ООО "РУСИНТЕРФИНАНС", указав в то же время на необоснованность кассационной жалобы истца.

Третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

Суд по интеллектуальным правам, обсудив доводы кассационных жалоб, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемого судебного акта, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии постановления, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах, пришел к выводу об отсутствии оснований для их удовлетворения в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 43.3 постановления N 5/29, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, истец является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом "MoneyMan" по свидетельству Российской Федерации N 501123, с приоритетом от 22.10.2012, зарегистрированного в отношении услуг 36-го класса МКТУ.

Обращаясь в арбитражный суд с настоящим иском, истец сослался на то, что ООО "РУСИНТЕРФИНАНС" использует сходное с товарным знаком истца обозначение "Money man" в поисковой интернет-рекламе услуг по микрофинансированию.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходил из того, что ООО "РУСИНТЕРФИНАНС" не использовал товарный знак истца в смысле статьи 1484 ГК РФ, поскольку используемое обозначение не индивидуализирует какие-либо товары (услуги), либо самого рекламодателя; не создает возможности смешения товаров (услуг) истца и рекламодателя; является одним из технических приемов выбора рекламного объявления в поисковой системе.

При этом суд отметил, что согласно существующим общим правилам рекламных объявлений ключевые слова представляют собой технический параметр (критерий), устанавливаемый рекламодателем в интерфейсе рекламной кампании. Для каждого объявления рекламодатель может выбрать множество ключевых слов. При этом одно и то же ключевое слово может быть выбрано для нескольких объявлений одного рекламодателя, а также для объявлений разных рекламодателей. Ключевое слово не обладает индивидуализирующей способностью даже в отношении конкретного рекламного объявления, так как на основании ключевого слова невозможно выделить конкретное объявление из существующего массива.

Суд первой инстанции принял во внимание, что при использовании ключевого слова "moneyman" в поисковой ссылке после нажатия на объявление открывается адрес, в котором отражаются технические параметры, необходимые для работы системы статистики сайта. Все параметры показывают, по какому объявлению был клик, а также то, что пользователь пришел по объявлению в поисковой системе с ключевым словом "moneyman". Все технические параметры не предназначены для показа пользователю, а являются общепринятым способом технического отслеживания переходов между сайтами.

Суд первой инстанции также указал, что оспариваемое объявление обращает внимание интернет-пользователей, которые в данный момент хотят получить заем в ООО "МАНИ МЕН", и предлагает пользователю получить заем в компании "еКапуста", приводя пользователю конкурентные преимущества сервиса "еКапуста".

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, с выводами суда первой инстанции не согласился.

Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя исковое требование о взыскании компенсации частично в сумме 100 000 рублей, суд апелляционной инстанции посчитал доказанным использование словосочетания "Money Man", сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в рекламе для продвижения финансовых услуг посредством адресации любого пользователя к сайту "ekapusta.ru", администратором которого является ООО "РУСИНТЕРФИНАНС".

Суд апелляционной инстанции указал на то, что судом первой инстанции не приведено правового обоснования в отношении того, каким законом либо иным нормативно-правовым актом установлены понятия общих правил рекламных объявлений и ключевого слова, а также возможность использования в рекламе качестве ключевых слов словесных обозначений, сходных с товарным знаком истца, без согласия правообладателя.

Апелляционный суд также отметил, что отсутствие словосочетания "Money Man" на самом сайте "ekapusta.ru" не может устранить уже допущенное нарушение исключительных прав истца при адресации к этому сайту.

Суд кассационной инстанции полагает, что судом апелляционной инстанции при рассмотрении спора правильно определен характер спорного правоотношения, круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно определены законы и иные нормативные акты, которые следовало применить по настоящему делу, дана оценка всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в рамках своих процессуальных полномочий, суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что ответчиком спорное обозначение использовалось в интернет-рекламе при продвижении своих финансовых услуг посредством адресации любого пользователя к сайту "www.ekapusta.ru".

Нарушений требований процессуального законодательства при оценке судом апелляционной инстанции доказательств по делу суд кассационной инстанции не усматривает.

Довод ООО "РУСИНТЕРФИНАНС" о том, что спорное обозначение использовалась не в качестве средства индивидуализации, а как ключевое слово, технический параметр, подлежит отклонению, поскольку не основан на законе, и, кроме того, направлен на переоценку обстоятельств, установленных судом апелляционной инстанции, что в силу статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не допускается в суде кассационной инстанции.

Так, судом апелляционной инстанции было установлено использование спорного обозначения именно в рекламной строке, а не в качестве ключевого слова.

Ссылка ООО "РУСИНТЕРФИНАНС" на правовую позицию, изложенную в постановлении президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.12.2009 N 10852/09, не может быть признана обоснованной, поскольку фактические обстоятельства настоящего дела отличаются от обстоятельств спора, рассмотренного высшей судебной инстанцией, а именно - в названном деле спорное обозначение (слово "дискатор") использовалось в интервью генерального директора организации-ответчика в качестве нарицательного существительного для обозначения дисковых агрегатов разных типов, в то время как в рамках настоящего спора оценивалась правомерность использования обозначения "Money man", являющегося фантазийным (вымышленным), в рекламе услуг ООО "РУСИНТЕРФИНАНС", в результате чего судом апелляционной инстанции установлено использование данного обозначения в качестве средства индивидуализации однородных услуг.

По указанному основанию также подлежит отклонению довод ООО "РУСИНТЕРФИНАНС" об отсутствии сходства использованного им обозначения с товарным знаком истца. При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает ошибочность содержащегося в кассационной жалобе ООО "РУСИНТЕРФИНАНС" утверждения о том, что с товарным знаком истца должен сравниваться общий вид объявления, размещенного этим ответчиком. Суд апелляционной инстанции правомерно сравнил с товарным знаком само обозначение "Money man", содержавшееся в спорной рекламе.

Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11 разъяснено, что вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом, а также презумпции разумности и добросовестности участников правоотношений.

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь самостоятельным восприятием им сравниваемых обозначений (общим впечатлением), пришел к обоснованному выводу о наличии сходства до степени смешения обозначения "Money man", используемого ООО "РУСИНТЕРФИНАНС" в рекламе, с товарным знаком истца, содержащим словесный элемент "МопеуМап".

Несогласие ООО "РУСИНТЕРФИНАС" с указанным выводом суда апелляционной инстанции не свидетельствует о судебной ошибке и не является основанием для отмены обжалуемого постановления.

Содержащийся в кассационной жалобе компании довод о том, что взысканный размер компенсации не соответствует принципам разумности и справедливости, подлежит отклонению, поскольку направлен на иную оценку имеющихся в материалах дела доказательств и фактических обстоятельств дела, однако в силу положений главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции такими полномочиями не наделен.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом апелляционной инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств, а окончательные выводы суда соответствуют представленным доказательствам, и основаны на правильном применении норм материального права и соблюдении норм процессуального права, у суда кассационной инстанции отсутствуют основания для отмены либо изменения принятого по делу постановления, в связи с чем кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

Безусловных оснований для отмены обжалуемого постановления, перечисленных в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом кассационной инстанции не установлено.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины при подаче кассационных жалоб относятся на их заявителей.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.08.2016 по делу N А40-184746/2015 оставить без изменения, кассационные жалобы Компании АЙ ДИ ЭФ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД и общества с ограниченной ответственностью "РУСИНТЕРФИНАНС" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.