Резолютивная часть постановления объявлена 10 марта 2016 г.

Полный текст постановления изготовлен 16 марта 2016 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Булгакова Д.А., Рассомагиной Н.Л.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Адекватные технологии" (Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 3, Москва, 121170, ОГРН 1037707014179) на решение Арбитражного суда города Москвы от 08.07.2015 (судья Матюшенкова Ю.Л.) по делу N А40-26249/2015 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.01.2015 (судьи Расторгуев Е.Б., Садикова Д.Н., Трубицын А.И.) по тому же делу, возбужденному по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "ДеФлок" (ул. Марьиной Рощи 3-я, д. 22/28, Москва, 129594, ОГРН 1127747267240)

к обществу с ограниченной ответственностью "Адекватные технологии" (ОГРН 1037707014179)

о защите исключительного права на товарный знак, исключительного права на произведение, защите деловой репутации, и приложенными к жалобе документами.

В судебном заседании приняли участие представители:

общества с ограниченной ответственностью "ДеФлок": Туленинов А.Н.

(по доверенности от 20.11.2014);

общества с ограниченной ответственностью "Адекватные технологии": Балехов С.А. (на основании протокола внеочередного собрания участников общества от 21.03.2011 N 17).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ДеФлок" (далее - общество "ДеФлок") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Адекватные технологии" (далее - общество "Адекватные технологии"):

о запрете обществу "Адекватные технологии" использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком "ДеФлок" по свидетельству N 508801, в доменном имени "deflok.su" в сети Интернет;

о взыскании с общества "Адекватные технологии" компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "ДеФлок" по свидетельству Российской Федерации N 508801 в размере 5 000 000 рублей в пользу общества "ДеФлок";

о взыскании с общества "Адекватные технологии" компенсации за нарушение исключительного права на произведение "Контент Интернет-сайта deflok.ru" в размере 5 000 000 рублей в пользу общества "ДеФлок";

об обязании общества "Адекватные технологии" по истечении 3-х дней со дня вступления решения суда в законную силу опубликовать опровержение сведений, размещенных на сайте "deflok.su" и порочащих деловую репутацию общества "ДеФлок", а именно следующих сведений: "Зависть и жадность, беспринципность и обман - человеческие пороки, благодаря которым создана наша компания! Мы не обладаем даже элементарным химическим образованием, но создали химическую компанию (производная от слова "химичить")!"; "Благодаря украденным у ООО "Адекватные технологии" документам, результатам исследований, заключениям, нам удалось в кратчайшие сроки и с минимальными затратами сертифицировать Дефлок!"; "Документация украдена и скопирована у ООО "Адекватные технологии" на их препарат "Дезавид-концентрат" (найдите десять отличий)", посредством доведения до пользователей сети Интернет сообщения о решения Арбитражного суда города Москвы с приложением фотокопии решения суда на сайте по адресу "http://www.dezavid.ru", обеспечив размещение и свободный доступ в течение 12 (двенадцати) месяцев.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.07.2015, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2015, требования общества "ДеФлок" удовлетворены, обществу "Адекватные технологии" запрещено использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 508801 в доменном имени "deflok.su" в сети Интернет; общество "Адекватные технологии" обязано опровергнуть размещенные на сайте "deflok.su" в сети Интернет сведения следующего содержания: "Зависть и жадность, беспринципность и обман - человеческие пороки, благодаря которым создана наша компания! Мы не обладаем даже элементарным химическим образованием, но создали химическую компанию (производная от слова "химичить")!"; "Благодаря украденным у ООО "Адекватные технологии" документам, результатам исследований, заключениям, нам удалось в кратчайшие сроки и с минимальными затратами сертифицировать Дефлок!"; "Документация Украдена и скопирована у ООО "Адекватные технологии" на их препарат "Дезавид-концентрат" (Найдите десять отличий)" способом, обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети Интернет, а именно путем размещения сообщения о настоящем решении и текста настоящего решения на сайте "http://www.dezavid.ru", обеспечив свободный доступ к этой информации в течение 12 месяцев; с общества "Адекватные технологии" в пользу общества "ДеФлок" взыскана компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 500 000 рублей и компенсация за нарушение исключительного права на произведение в размере 500 000 рублей.

Не согласившись с принятыми судебным актами общество "Адекватные технологии" обжаловало их в Арбитражный суд Московского округа в кассационном порядке.

Определением Арбитражного суда Московского округа от 30.12.2015 кассационная жалоба передана по подсудности в Суд по интеллектуальным правам для рассмотрение в качестве суда кассационной инстанции.

В кассационной жалобе общество "Адекватные технологии", ссылаясь на несоответствие выводов судов первой и апелляционной инстанций установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, нарушение норм материального права, просит обжалуемые судебные акты отменить в части удовлетворения требования общества "ДеФлок" о взыскании компенсации на нарушение исключительного права на произведение "Контент Интернет-сайта deflok.ru", в удовлетворении требований общества "ДеФлок" в соответствующей части отказать.

В обоснование кассационной жалобы общество "Адекватные технологии" указало, что договор об отчуждении исключительного права на произведение "Контент Интернет-сайта deflok.ru" заключен обществом "ДеФлок" 21.01.2015, в то время как протокол осмотра сайта общества "Адекватные технологии" составлен 24.11.2014, при этом в материалах дела отсутствуют доказательства использования обществом спорного произведения после указанной даты, а также тождества произведения использованного обществом "Адекватные технологии" на указанную дату произведению "Контент Интернет-сайта deflok.ru", права на которое переданы по договору от 21.05.2015.

Таким образом, общество "Адекватные технологии" полагает, что требования общества "ДеФлок" о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение "Контент Интернет-сайта deflok.ru" не могут быть удовлетворены, поскольку последним не доказано, что спорное произведение использовалось обществом "Адекватные технологии" после приобретения обществом "ДеФлок" соответствующего исключительного права.

В отзыве на кассационную жалобу общество "ДеФлок" указало, что протокол осмотра сайта от 24.11.2014 и договор об отчуждении исключительного права от 21.01.2015 в отсутствие требований об обязательной государственной регистрации исключительных прав на произведения являются надлежащими и достаточными доказательствами нарушения обществом "Адекватные технологии" исключительного права общества "ДеФлок" на произведение "Контент Интернет-сайта deflok.ru".

Также общество "ДеФлок" отмечает, что доводы кассационной жалобы направлены на переоценку представленных в материалы дела доказательств, поскольку наличие у него соответствующего исключительного права при производстве в судах первой и апелляционной инстанции обществом "Адекватные технологии" не оспаривалось и является вопросом факта.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публикации указанных сведений на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В судебном заседании был объявлен перерыв, после перерыва судебное заседание было продолжено.

Представитель общества "Адекватные технологии", основываясь на доводах, изложенных в кассационной жалобе, просил судебные акты нижестоящих инстанций в обжалуемой части отменить, в удовлетворении требований общества "ДеФлок" о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение "Контент Интернет-сайта deflok.ru" отказать.

Представитель общества "ДеФлок" против удовлетворения кассационной жалобы возражал, основываясь на доводах, изложенных в отзыве.

Законность обжалуемых судебных актов проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Обращаясь в суд с требованием о защите исключительного права на произведение "Контент Интернет-сайта deflok.ru", общество "ДеФлок" сослалось на договор об отчуждении исключительного права на произведение от 21.01.2015, в качестве доказательства наличия у него соответствующего права, а также протокол осмотра веб-сайта в сети Интернет от 24.11.2014, которым, по мнению общества, подтверждается нарушение обществом "Адекватные технологии" исключительного права на указанное произведение.

Удовлетворяя требования общества "ДеФлок" в части защиты исключительного права на произведение "Контент Интернет-сайта deflok.ru" путем взыскания компенсации, суд первой инстанции исходил из того, что общество "ДеФлок" является обладателем исключительного права на указанное произведение. Как установлено судом, общество "Адекватные технологии" является администратором доменного имени "deflok.su". При этом содержание сайта в сети Интернет, доступ к которому осуществляется посредством названного доменного имени, представляет собой составное произведение "Контент Интернет-сайта deflok.ru", переработанное путем изменения содержания текстов и исключения некоторых фотографий. Таким образом, суд первой инстанции признал, что исключительное право общества "ДеФлок" нарушено обществом "Адекватные технологии" путем доведения его переработанного произведения до всеобщего сведения в сети интернет на сайте "deflok.su".

Суд апелляционной инстанции поддержал изложенные выводы суда первой инстанции.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, выслушав мнения представителей участвующих в деле лиц, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу о наличии правовых оснований для их отмены в оспариваемой части в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, включая составные произведения, то есть произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.

На основании пункта 1 и подпунктов 9 и 11 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе путем перевода или другой переработки произведения, а также доведения произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения).

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Статьей 1301 ГК РФ предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных названным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 названного Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Предусмотренные названным Кодексом способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом (пункт 2 статьи 1250 ГК РФ).

В пункте 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах" разъяснено, что истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. При этом необходимо исходить из презумпции авторства, предусмотренной статьей 9 Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах". В частности, при отсутствии доказательств иного автором произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или на экземпляре произведения.

По смыслу изложенных законоположений право на предъявление требований о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение принадлежит обладателю последнего и возникает лишь с момента приобретения исключительного права.

Пунктом 3 статьи 1228 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

Принимая обжалуемые судебные акты, суды исходили из того, что общество "ДеФлок" приобрело исключительное право на произведение "Контент Интернет-сайта deflok.ru" на основании договора об отчуждении исключительного права от 21.01.2015.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное (пункт 4 статьи 1234 ГК РФ).

Вместе с тем, судами не принято во внимание, что к моменту использования обществом "Адекватные технологии" спорного произведения, установленного на основании протокола осмотра веб-сайта в сети Интернет от 24.11.2014, общество "ДеФлок" не являлось обладателем исключительного права на него, поскольку такое право приобретено им только 21.01.2015.

При этом в материалах дела отсутствуют доказательства нарушения обществом "Адекватные технологии" исключительного права на указанное произведение в период после приобретения общество "ДеФлок" прав на него.

Отсутствие исключительного права на дату предполагаемого нарушения по смыслу положений пункта 2 статьи 1250 и статьи 1301 ГК РФ является основанием для отказа в удовлетворении требований истца, направленных на защиту такого права.

Нарушение судами нижестоящих инстанций положений пункта 2 статьи 1250 и статьи 1301 ГК РФ привело к принятию неправильных судебных актов, что является основанием для их отмены.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но этим судом неправильно применена норма права либо законность решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций повторно проверяется арбитражным судом кассационной инстанции при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 3 части 1 настоящей статьи.

Принимая во внимание, что обжалуемые судебные акты приняты на основании всестороннего и полного исследования доказательств при установлении всех фактических обстоятельств, имеющих значение для настоящего дела, однако судом неправильно применены нормы материального права, судебная коллегия считает необходимым названные судебные акты отменить в обжалуемой части и принять в указанной части новый судебный акт.

Нарушений процессуальных норм, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, Судом по интеллектуальным правам не установлено.

До даты судебного заседания 04.03.2016 общество "ДеФлок" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о взыскании с общества "Адекватные технологии" 60 000 рублей в счет возмещения судебных расходов на оплату услуг представителя, понесенных обществом при рассмотрении дела в суде кассационной инстанции.

На основании части 1 статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, и другие вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.

Согласно частям 1, 2 и 5 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах. Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением апелляционной, кассационной жалобы, распределяются по правилам, установленным настоящей статьей.

Как разъяснено в пункте 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" лицо, подавшее апелляционную, кассационную или надзорную жалобу, а также иные лица, фактически участвовавшие в рассмотрении дела на соответствующей стадии процесса, но не подававшие жалобу, имеют право на возмещение судебных издержек, понесенных в связи с рассмотрением жалобы, в случае, если по результатам рассмотрения дела принят итоговый судебный акт в их пользу. Понесенные участниками процесса издержки подлежат возмещению при условии, что они были обусловлены их фактическим процессуальным поведением на стадии рассмотрения дела судом апелляционной, кассационной или надзорной инстанции, на стадии пересмотра вступившего в законную силу судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Вместе с тем, по результатам рассмотрения кассационной жалобы общества "Адекватные технологии" Суд по интеллектуальным правам признал доводы кассационной жалобы законными и обоснованными и пришел к выводу о необходимости отмены обжалуемых судебных актов части удовлетворения требований общества "ДеФлок" о защите исключительного права на произведение.

Таким образом, постановлением суда кассационной инстанции удовлетворена кассационная жалоба общества "Адекватные технологии", а судебный акт принят не в пользу общества "ДеФлок".

При таких обстоятельствах, судебные издержки, понесенные обществом "ДеФлок" в связи с оплатой услуг представителя при производстве в суде кассационной инстанции возмещению за счет другой стороны не подлежат.

Руководствуясь статьями 110, 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 08.07.2015 по делу N А40-26249/2015 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2015 по тому же делу в части взыскания с общества с ограниченной ответственностью "Адекватные технологии" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ДеФлок" компенсации за нарушение исключительного права на произведение в размере 500 000 рублей отменить.

В удовлетворении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение отказать.

В остальной части обжалуемые судебные акты оставить без изменения.

В удовлетворении заявления о взыскании судебных расходов отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ДеФлок" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Адекватные технологии" 3 000 рублей судебных расходов за рассмотрения кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.