Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 декабря 2015 г. № С01-1021/2015 по делу N А45-10234/2015 Суд отменил ранее принятые по делу судебные акты, которыми отказано в удовлетворении требования о прекращении незаконного использования товарного знака, изъятии из оборота и уничтожении контрафактной продукции, и направил дело на новое рассмотрение, поскольку вывод судов о том, что общество являлось ненадлежащим истцом по делу, ошибочен и противоречит нормам материального права

Резолютивная часть постановления изготовлена 8 декабря 2015 г.

Полный текст постановления изготовлен 14 декабря 2015 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Булгакова Д.А., Голофаева В.В.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу

общества с ограниченной ответственностью "Интера"

на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 23.07.2015, принятое судьей Рябцевой Е.Ю. по делу N А45-10234/2015, и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 11.09.2015, принятое судьями Афанасьевой Е.В., Ждановой К.Д., Логачевой К.Д. по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Интера" (198188, г. Санкт-Петербург, ул. Возрождения, 20, литер А, ОГРН 1097847236783)

к обществу с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Золотое сечение" (630091, г. Новосибирск, проспект Красный, 55, ОГРН 1085404022967, ИНН 5404369466)

третье лицо: Новосибирская таможня

о прекращении незаконного использования товарного знака, изъятии из оборота и уничтожении контрафактной продукции, взыскании 5 000 000 рублей,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Дмитриев В.В. (дов. от 09.10.2015)

от ответчика: Харитонкин А.В. (дов. от 26.05.2015)

третье лицо: извещено, не явилось

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Интера" (далее - общество "Интера") обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Золотое сечение" (далее - общество ТД "Золотое сечение") о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 519173, в соответствии с которым просило обязать ответчика прекратить незаконное использование товарного знака, изъять из оборота и уничтожить за счет ответчика продукцию, содержащую изображение товарного знака, взыскать 5 000 000 рублей убытков.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Новосибирская таможня.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 23 июля 2015 года в удовлетворении иска отказано в полном объеме.

Постановлением Седьмого арбитражного суда от 11 сентября 2015 года решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Не согласившись с указанными судебными актами, общество "Интера" обратилось с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит их отменить, дело направить на новое рассмотрение.

В обоснование доводов кассационной жалобы заявитель указывал на то, что суды первой и апелляционной инстанций, делая вывод об отсутствии у общества "Интера" права на иск, не учли, что ввоз на территорию Российской Федерации товара, маркированного спорным товарным знаком, имел место до отчуждения истцом права на товарный знак другому лицу, поэтому ответчик допустил нарушение исключительных прав именно истца как правообладателя.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы кассационной жалобы, указывая на то, что принятые судебные акты подлежат отмене, а дело направлению на новое рассмотрение.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве.

Третье лицо - Новосибирская таможня, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не явилось, в материалах дела имеется отзыв, согласно которому, оно считает принятые судебные акты законными и обоснованными, а кассационную жалобу - не подлежащей удовлетворению.

В соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции лиц, участвующих в деле, не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие, если они были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства.

Обсудив доводы кассационной жалобы и возражений на нее, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии решения и постановления, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным ими по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, суд кассационной инстанции считает, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как было установлено судами, общество "Интера" являлось правообладателем исключительных прав на товарный знак "Hyalax" по свидетельству Российской Федерации N 519173 с датой приоритета 27.07.2012 в отношении товаров 3-го и 35-го классов МКТУ, в том числе: гели для кожи корректирующие немедицинского назначения; гели для кожи немедицинского назначения; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; средства косметические; демонстрация товаров; распространение образцов; распространение рекламных материалов, а также все другие товары и услуги данных классов.

Исключительное право на товарный знак передано обществу "Интера" по договору об отчуждении исключительного права, заключенному истцом с компанией "СИТС КОСМЕТОЛОДЖИ ИНТЕРНЕШНЛ ТРЕЙД КОМПАНИ ГмбХ", созданной по законодательству Федеративной Республики Германия. Данный договор зарегистрирован Роспатентом 06.11.2014, номер государственной регистрации N РД0161032.

В мае 2015 года при производстве таможенного оформления товаров по декларации N 10609050/130515/0002698 Новосибирской таможней установлен факт ввоза ответчиком товаров (гелей имплантируемых для внутрикожных инъекций) в количестве 1008 штук, маркированных указанным товарным знаком. Выпуск товаров был приостановлен таможенным органом.

Ссылаясь на то, что правообладатель не давал ответчику согласия на ввоз на территорию Российской Федерации указанных товаров с использованием своего товарного знака, и ответчик незаконно использует товарный знак истца, общество "Интера" обратилось в арбитражный суд с вышеуказанными требованиями.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что на момент рассмотрения дела исключительное право на товарный знак было отчуждено в пользу общества с ограниченной ответственностью "ФиТК" по договору от 12.03.2015, зарегистрированному в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (далее - госреестр) 01.06.2015, поэтому общество "Интера" не является надлежащим истцом по рассматриваемому делу.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, указав, что договор об отчуждении исключительного права заключен, и документы на государственную регистрацию договора поданы истцом до осуществления ответчиком ввоза товара на территорию Российской Федерации, что также свидетельствует об отсутствии у истца действительного материально-правового интереса в защите отчужденного исключительного права (с учетом того, что регистрирующим органом не выявлены препятствия для государственной регистрации договора).

Вместе с тем, судами не было учтено следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. При этом согласно пунктам 3 и 5 статьи 1250 ГК РФ предусмотренные Кодексом меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено Кодексом.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Если иное не установлено Кодексом, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя таких мер, как публикация решения суда о допущенном нарушении (подпункт 5 пункта 1 статьи 1252), пресечение действий, нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252), изъятие и уничтожение контрафактных материальных носителей (подпункт 4 пункта 1 статьи 1252). Указанные действия осуществляются за счет нарушителя.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Согласно положениям пункта 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены указанным Кодексом.

При этом решение об изъятии из оборота и уничтожении принимается судом в случае, если установлено наличие у ответчика контрафактных материальных носителей.

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1234 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Если переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации (пункт 2 статьи 1232), исключительное право на такой результат или на такое средство переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации.

Как следует из пункта 43.5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" требование о возмещении убытков или выплате компенсации может быть заявлено лицом, являвшимся правообладателем на момент совершения правонарушения.

При предоставлении третьему лицу права использования произведения (товарного знака) по лицензионному договору или при передаче третьему лицу исключительного права по договору об отчуждении этого права право требования возмещения убытков, причиненных допущенным до заключения указанного договора нарушением, или выплаты компенсации за такое нарушение не переходит к новому правообладателю. Соответствующее требование может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения нарушения.

Государственная регистрация договора об отчуждении исключительных прав на товарный знак в пользу общества "ФиТК" осуществлена 01.06.2015.

Поскольку договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в пользу общества "Интера", зарегистрированный 06.11.2014 за N РД0161032, не признан недействительным в установленном законом порядке, на момент обращения с иском - 25.05.2015 - общество "Интера" являлось правообладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 519173. Кроме того, существенным обстоятельством, подлежащим установлению для правильного рассмотрения данного спора, является момент совершения нарушения исключительных прав на товарный знак и период такого нарушения.

Следовательно, вывод судов о том, что общество "Интера" являлось ненадлежащим истцом по делу, ошибочен и противоречит вышеприведенным нормам материального права.

Установив, что у истца не имеется материально-правового интереса в защите отчужденного исключительного права, и, отказывая в удовлетворении как неимущественных, так и имущественного требований, суды не исследовали вопросы тождественности или сходства до степени смешения обозначений, нанесенных на ввозимый ответчиком товар, равно как и остальные вопросы, связанные с составом гражданского правонарушения, о совершении которого заявлено истцом.

Кроме того, в нарушение положений статей 133, 135 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суды оставили без внимания противоречия, содержащиеся в предмете и основании иска, не определили характер спорного правоотношения, не установили действительную волю истца в отношении истребуемых им мер ответственности (взыскание убытков или компенсации), и не рассматривали вопрос об участии в деле нового правообладателя товарного знака в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Соответствующая правовая оценка возражениям истца на отзыв ответчика (т. 3 л.д. 37) судом первой инстанции не давалась.

Таким образом, при рассмотрении настоящего дела судами были неправильно применены нормы материального и процессуального права, выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, что в силу норм частей 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций.

Принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, суд кассационной инстанции, отменяя состоявшиеся по делу судебные акты, считает необходимым направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

При новом рассмотрении дела суду надлежит исследовать и оценить все существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, установить характер спорных правоотношений, предложив истцу уточнить предмет или основание иска, выяснить все вопросы, относящиеся к наличию состава гражданского правонарушения, разрешить вопрос об участии в деле третьих лиц, исходя из чего, правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 23.07.2015 по делу N А45-10234/2015 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 11.09.2015 по тому же делу отменить.

Дело N А45-10234/2015 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.