Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 ноября 2015 г. по делу N СИП-946/2014 Суд оставил без удовлетворения требование о досрочном прекращении правовой охраны словесного знака, поскольку на дату обращения общества в суд не истекли три года с момента предоставления правовой охраны международной регистрации спорного словесного знака

Резолютивная часть решения объявлена 11 ноября 2015 года.

Полный текст решения изготовлен 18 ноября 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Булгаков Д.А.,

судьи - Васильева Т.В., Голофаев В.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Богачевой Е.А.,

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Простые продукты ЛТД" (Бойцовая ул., д. 22, стр. 3, 107150, ОГРН 1107746613457)

к Nemiroff Intellectual Property Establishment Немирофф Интеллектуал Проперти Истеблишмент (Stadtle 31, FL-9490, Vaduz Liechtenstein)

о досрочном прекращении правовой охраны словесного знака "ГОРЛИЦЯ" по международной регистрации N 1090472.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент); Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности".

При участии в судебном заседании представителей:

от истца: Семченко С.С. (по доверенности от 07.08.2014), Судьин Н.Н. (по доверенности от 07.08.2014);

от ответчика: Колесов Е.В. (по доверенности от 20.12.2013), Робинов А.А. (по доверенности от 03.12.2014);

от третьих лиц: извещены, представители не явились.

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Простые продукты ЛТД" (далее - общество "Простые продукты ЛТД") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к компании Немирофф Интеллектуал Проперти Истеблишмент/Nemiroff Intellectual Property Establishment (далее - компания Немирофф) о досрочном прекращении правовой охраны словесного знака "ГОРЛИЦЯ" по международной регистрации N 1090472.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности".

В судебном заседании 11.11.2015 представители истца поддержали исковые требования, просили их удовлетворить.

В обоснование иска представители истца ссылались на то, что общество "Простые продукты ЛТД" является заинтересованным лицом, в то время как наличие исключительных прав у компании Немирофф на знак по международной регистрации N 1090472, который по проведенным истцом маркетинговым исследованиям никогда не использовался и не используется в гражданском обороте в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) на территории Российской Федерации, создает препятствия для осуществления истцом своей хозяйственной и иной экономической деятельности, тем самым затрагивая его законные интересы. Реальное же использование обозначения "ГОРЛИЦА/GORLITSA" в силу императивности нормы о нарушении исключительного права на товарный знак, принадлежащий иному лицу, для истца является невозможным.

Кроме того, истец опроверг доводы ответчика о том, что не истек трехлетний срок, установленный статьей 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) для обращения в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого знака.

По мнению истца, им правильно в исковом заявлении указан предусмотренный статьей 1486 ГК РФ трехлетний срок неиспользования спорного знака, исчисляемый с даты регистрации знака в Международном реестре Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - ВОИС) - 29.07.2011.

Истец считает, что исчисление срока неиспользования спорного знака с даты международной регистрации не нарушает принцип национального режима, установленного статьей 2 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, поскольку Российской Федерацией были соблюдены условия и формальности при предоставлении охраны спорному знаку с даты его регистрации в Международном реестре ВОИС, равно как и российским заявителям охрана товарным знакам предоставляется после их регистрации в Государственном реестре Российской Федерации товарных знаков и знаков обслуживания.

Представители компании Немирофф против заявленных требований возражали по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление, в котором указали, что иск подан незаинтересованным лицом.

Кроме того, ответчик полагает, что исковое заявление подано до истечения срока, предусмотренного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, поскольку международная регистрация товарного знака не является аналогом государственной регистрации товарного знака, так как она осуществляется до, а не после экспертизы заявленного обозначения.

Согласно пункту 1) статьи 4 Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (от 28.06.1989) с даты регистрации или даты внесения записи, произведенной в соответствии с положениями статей 3 и 3ter, охрана знака в каждой заинтересованной Договаривающейся Стороне будет такой же, как если бы этот знак был заявлен непосредственно в ведомстве этой Договаривающейся Стороны.

Согласно статье 5 Протокола к Мадридскому соглашению, Ведомство Договаривающейся Стороны, получившее уведомление Международного бюро о расширении на эту Договаривающуюся Сторону охраны, возникающей в результате международной регистрации, имеет право заявить в уведомлении об отказе, что в указанной Договаривающейся Стороне охрана не может быть предоставлена знаку, являющемуся предметом этого расширения.

Согласно правилу 18ter Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению, если до истечения срока, применимого в соответствии со статьей 5 Протокола, все процедуры в Ведомстве завершены и у Ведомства отсутствуют основания для отказа в охране, такое Ведомство как можно скорее и до истечения этого срока направляет в Международное бюро заявление о том, что знаку, являющемуся предметом международной регистрации, предоставляется охрана в соответствующей Договаривающейся стороне.

Таким образом, по мнению ответчика, исходя из положений пункта 1 статьи 4 Протокола к Мадридскому соглашению, пункта 2 статьи 1499 ГК РФ, регистрация товарного знака в Реестре международных регистраций по своим правовым последствиям соответствует подаче заявки на регистрацию товарного знака по национальной процедуре, в то время как предоставление правовой охраны международной регистрации товарного знака осуществляется по результатам экспертизы такого знака. Следовательно, трехлетний срок, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ, подлежит исчислению с даты направления Роспатентом Заявления о предоставлении правовой охраны международному товарному знаку на территории Российской Федерации.

Исчисление указанного срока с более ранней даты (даты международной регистрации) противоречило бы принципу национального режима, установленного статьей 2 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, поскольку ставило бы правообладателей международных регистраций в заведомо более невыгодное положение по сравнению с теми, которые получили правовую охрану товарных знаков по национальной процедуре, фактически обязывая правообладателей международных регистраций товарных знаков использовать товарные знаки до того, как им будет предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

Согласно данным реестра ВОИС, правовая охрана международной регистрации товарного знака N 1090472 была предоставлена на территории Российской Федерации решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.07.2012.

Ответчик полагает, что исходя из вышеизложенного, с указанной даты должен отчитываться трехлетний срок для подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации товарного знака на территории Российской Федерации.

Кроме того, в дополнительных письменных пояснениях ответчик оспаривал правомерность вывода истца о том, что, в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Протокола к Мадридскому соглашению о регистрации знаков от 28.06.1989, статьи 11.02 части В.II Руководства по международной регистрации знаков МБ ВОИС, охрана знака в соответствующей Договаривающейся стороне, начиная с даты международной регистрации, является такой же, как если бы знак был зарегистрирован Ведомством этой договаривающейся стороны. Как считает ответчик, указанная статья определяет срок исчисления правовой охраны международной регистрации товарного знака, который исчисляется с даты международной регистрации, но после того как все процедуры, связанные с проведением экспертизы национальным ведомством, пройдены.

Указанный порядок исчисления срока правовой охраны в целом соответствует срокам, предусмотренным для национальной регистрации товарного знака в соответствии со статьей 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак, действует в течение десяти лет с даты подачи заявки.

Несмотря на то, что исключительное право на товарный знак предоставляется с даты подачи заявки (по международной процедуре с даты международной регистрации), российский законодатель определяет течение трехлетнего срока по неиспользованию не с указанной даты, а с даты государственной регистрации, поскольку именно государственная регистрация определяет окончательный статус товарного знака.

В международной процедуре согласно правилу 18ter Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению таким документом является решение Роспатента о предоставлении правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации.

То, что именно указанное решение определяет окончательный статус товарного знака по международной регистрации, не оспаривает и сам истец, который в своем ответе указывает, что направление указанного решения необходимо для подтверждения факта того, что все процедуры в Ведомстве Договаривающейся стороны завершены.

Ответчик указал, что указанная выше правовая позиция полностью соответствует сложившейся судебной практике, которая отражена в пункте 15 Справки по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 N СП-23/20.

Роспатент и Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности" (далее - ФИПС) направили в Суд по интеллектуальным правам отзывы, в которых указали, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака не входит в их компетенцию. Одновременно заявили о рассмотрении дела в отсутствие своих представителей.

Роспатент, ФИПС надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам: http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направили. Дело рассмотрено в соответствии со статьями 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представители истца поддержали заявленные требования.

Представители ответчика возражали против удовлетворения требований.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, международная регистрация товарного знака N 1090472 была произведена Международным бюро 29.07.2011 (л.д. 122, т.д. 1).

Согласно подпункту 1 пункта "С" статьи 5 Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

В силу пункта 1 статьи 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в Марракеше 15.04.1994), если использование товарного знака является требованием для сохранения в силе регистрации, то регистрация может быть аннулирована только тогда, когда непрерывный срок неиспользования знака составляет не менее трех лет, если только владелец товарного знака не укажет на веские причины, основанные на существовании препятствий такому использованию.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Пунктом 2 статьи 3ter Мадридского протокола предусмотрено, что заявление о территориальном расширении может быть также сделано после международной регистрации. Такое заявление должно быть представлено на бланке, предписанном Общей инструкцией к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому соглашению (вступила в силу 01.04.1996; с изменениями и дополнениями от 01.09.2009; далее - Инструкция).

Международное бюро незамедлительно вносит в Международный реестр запись о сделанном заявлении и извещает о нем заинтересованное или заинтересованные ведомства. Это заявление публикуется в периодическом бюллетене Международного бюро. Территориальное расширение вступает в силу с даты внесения записи о нем в Международный реестр и прекращает свое действие по истечении срока действия международной регистрации, к которой оно относится.

Пунктом 1 правила 18ter Инструкции, определяющим окончательный характер статуса знака в указанной Договаривающейся Стороне, предусмотрено, если до истечения срока, применимого в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков или подпунктами "а", "b" или "с" пункта 2 статьи 5 Мадридского протокола, все процедуры в Ведомстве завершены и у Ведомства отсутствуют основания для отказа в охране, данное Ведомство как можно скорее и до истечения этого срока направляет в Международное бюро заявление о том, что знаку, являющемуся предметом международной регистрации, предоставляется охрана в соответствующей Договаривающейся Стороне.

ФИПС в отзыве от 28.09.2015 N 41-700-12 обращает внимание суда на то, что предоставление правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1090472 на территории Российской Федерации было осуществлено только 11.07.2012 на основании соответствующего решения Роспатента.

Решение Роспатента от 11.07.2012 о предоставлении товарному знаку N 1090472, являющемуся предметом международной регистрации, охраны на территории Российской Федерации, определяет окончательный характер статуса товарного знака, зарегистрированного в соответствии с Мадридским протоколом, на территории Российской Федерации.

Согласно пункту 1.6. Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56, в палату по патентным спорам Роспатента может быть подано возражение на решение о предоставлении или об отказе в предоставлении охраны, осуществленной в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков или Мадридским протоколом.

Таким образом, решение Роспатента о предоставлении или об отказе в предоставлении охраны товарному знаку на территории Российской Федерации, осуществленной в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков или с Мадридским протоколом, имеет юридически значимый характер и может быть обжаловано в административном порядке.

Предлагаемое истцом исчисление срока неиспользования товарного знака с даты его международной регистрации до определения окончательного характера статуса знака на территории Российской Федерации противоречит пункту 1 статьи 1486 ГК РФ.

Содержащийся в этой норме принцип обязательного использования товарного знака для индивидуализации товаров, работ и услуг как условия сохранения прав на него находится во взаимосвязи с наличием у правообладателя юридической определенности в вопросе о возможности использования этого средства индивидуализации.

Исходя из этого срок для целей применения пункта 1 статьи 1486 ГК РФ следует исчислять с 11.07.2012 - даты принятия решения Роспатента о предоставлении товарному знаку N 1090472 охраны на территории Российской Федерации.

Таким образом, трехлетний срок использования международной регистрации оспариваемого в настоящем деле знака должен отчитываться с 11.07.2012, а заявление о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации товарного знака N 1090472 могло быть подано не ранее 11.07.2015.

Однако заявление о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации товарного знака N 1090472 на территории Российской Федерации было подано истцом в Суд по интеллектуальным правам 05.11.2014.

То есть, на дату обращения общества "Простые продукты ЛТД" в суд (05.11.2014) не истекли три года с момента (11.07.2012) предоставления правовой охраны международной регистрации товарного знака N 1090472. Данное обстоятельство является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами и на основании статьи 1486 ГК РФ, в удовлетворении заявленных требований следует отказать.

Обстоятельства, связанные с наличием у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, а также с использованием этого товарного знака ответчиком, учитывая отсутствие у истца права на обращение с соответствующим иском, установлению в настоящем деле не подлежат.

Вместе с тем отказ в удовлетворении исковых требований по настоящему делу не препятствует обращению истца в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака по истечении трех лет после представления правовой охраны этому товарном знаку на территории Российской Федерации.

Судебные расходы в виде государственной пошлины подлежат отнесению на истца в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Простые продукты ЛТД" оставить без удовлетворения полностью.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.