Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2015 г. № С01-449/2015 по делу № СИП-210/2014 Суд отменил принятые ранее судебное решение и направил дело на новое рассмотрение, поскольку принимая решение суд первой инстанции не установил длительность и объем использования ответчиком оспариваемых товарных знаков на территории РФ и факт приобретения этими обозначениями различительной способности применительно к определенному классу товара

Резолютивная часть постановления объявлена 20 июля 2015 года.

В полном объеме постановление изготовлено 24 июля 2015 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.,

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М.,

при участии судьи-докладчика Снегура А.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Слобожанский мыловар» (ул. Свердлова, д. 53, с. Подворки, Дергачевский р-н, Харьковская обл., Украина, 62371, ЕГРПОУ 30357250) на решение Суда по интеллектуальным правам от 25.02.2015 по делу № СИП-210/2014 (судьи Погадаев Н.Н., Кручинина Н.А., Тарасов Н.Н.)

по иску общества с ограниченной ответственностью «Слобожанский мыловар» к компании Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft / Др. Инж. х.с. Ф. Порше Акциенгезельшафт (Porscheplatz 1, 70435, Stuttgart, Germany) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по международным регистрациям № 473561, 473562, 725923, 730310 в отношении части товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для индивидуализации которых они зарегистрированы на территории Российской Федерации, вследствие их неиспользования.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, ОГРН 1047730015200), общество с ограниченной ответственностью «Порше Руссланд» (Ленинградское ш., д. 71А, стр. 10, Москва, 125445, ОГРН 1037703036931), компания Porsche Lizenz-und Handelsgesellschaft mbH&Co. KG / Порше Лиценз-унд Хандельсгезельшафт мбХ энд Ко.КГ (Porschestr. 1, D-74321, Bietigheim-Bissingen, Germany).

В судебном заседании приняли участие представители:

от компании Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft / Др. Инж. х.с. Ф. Порше Акциенгезельшафт - Григорова М.В. (по доверенности от 06.11.2014);

от компании Porsche Lizenz-und Handelsgesellschaft mbH&Co. KG / Порше Лиценз-унд Хандельсгезельшафт мбХ энд Ко.КГ - Григорова М.В. (по доверенности от 02.12.2014);

от общества с ограниченной ответственностью «Порше Руссланд» - Григорова М.В. (по доверенности от 19.11.2014 № ПРУ/14-101).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью «Слобожанский мыловар» (далее - общество «Слобожанский мыловар») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к компании Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft / Др. Инж. х.с. Ф. Порше Акциенгезельшафт (далее - компания Порше) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации № 473561 в отношении товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для индивидуализации которых он зарегистрирован на территории Российской Федерации, а именно: «парфюмерные изделия, косметика, лосьоны для волос»; товарного знака по международной регистрации № 473562 в отношении товаров 3-го класса МКТУ, для индивидуализации которых он зарегистрирован на территории Российской Федерации, а именно: «парфюмерные изделия, косметика, лосьоны для волос»; товарного знака по международной регистрации № 725923 в отношении товаров 3-го класса МКТУ, для индивидуализации которых он зарегистрирован на территории Российской Федерации, а именно: «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос»; товарного знака по международной регистрации № 730310 в отношении товаров 3-го класса МКТУ, для индивидуализации которых он зарегистрирован на территории Российской Федерации, а именно: «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос» (с учетом уточнения предмета исковых требований, принятого судом в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности, общество с ограниченной ответственностью «Порше Руссланд» (далее - общество «Порше Руссланд»), компания Porsche Lizenz-und Handelsgesellschaft mbH&Co. KG / Порше Лиценз-унд Хандельсгезельшафт мбХ энд Ко.КГ (далее - компания Порше Лиценз).

В судебном заседании 17.02.2015 истец отказался от исковых требований в части досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков по международным регистрациям № 473561 и № 473562 в отношении товара 3-го класса МКТУ «парфюмерные изделия», по международным регистрациям № 725923 и № 730310 в отношении товаров 3-го класса МКТУ «препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; парфюмерные изделия, эфирные масла».

Частичный отказ от иска принят судом в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.02.2015 производство по делу в части требований о прекращении правовой охраны товарных знаков по международным регистрациям № 473561 и № 473562 в отношении товара 3-го класса МКТУ «парфюмерные изделия», а также по международным регистрациям № 725923 и № 730310 в отношении товаров 3-го класса МКТУ «препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; парфюмерные изделия, эфирные масла» в связи с отказом от иска прекращено; в удовлетворении заявленных требований в остальной части отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество «Слобожанский мыловар», ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального права, несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит обжалуемое решение отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении иска.

Общество «Слобожанский мыловар» обращает внимание на то, что компанией Порше были представлены только доказательства использования словесного товарного знака «PORSCHE DESIGN», тогда как доказательства использования оспариваемых товарных знаков в материалах дела отсутствуют. При этом общество «Слобожанский мыловар» полагает, что компанией Порше права на использование оспариваемых товарных знаков иным лицам не передавались.

По мнению заявителя кассационной жалобы, использование товарного знака с изменением его отдельных элементов допустимо исключительно правообладателем, но не иными лицами.

Общество «Слобожанский мыловар» не согласно с применением судом первой инстанции рекомендации Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - ВОИС), согласно которой использование в отношении одного из товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, должно гарантировать охрану для всех товаров в перечне зарегистрированных товаров, которые являются однородными с используемым товаром, поскольку считает, что данная рекомендация противоречит действующему российскому законодательству, в связи с чем суд первой инстанции неправомерно признал товарные знаки по международным регистрациям № 725923 и № 730310 используемыми в отношении товаров 3-го класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки».

Кроме того, заявитель кассационной жалобы указывает на отсутствие в материалах дела доказательств использования ответчиком обозначения «PORSCHE DESIGN» в отношении товаров 3-го класса МКТУ «мыла, лосьоны для волос».

Общество «Слобожанский мыловар» возражает против вывода суда первой инстанции о наличии в его действиях недобросовестной конкуренции, ссылаясь на то, что стороны осуществляют предпринимательскую деятельность на различных товарных рынках, в связи с чем отсутствует возможность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара.

Ответчиком и третьими лицами (обществом «Порше Руссланд» и компанией Порше Лиценз) представлен совместный отзыв на кассационную жалобу, в котором они просят оставить обжалуемый судебный акт без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

По мнению названных лиц, использование оспариваемых товарных знаков осуществлялось по лицензии и под контролем правообладателя.

Лица, подготовившие отзыв на кассационную жалобу, считают, что при доказанности факта ввоза на территорию Российской Федерации шампуней для волос и тела, бальзамов после бритья, дезодорантов и туалетной воды правовая охрана оспариваемых товарных знаков должна быть сохранена и в отношении товаров, являющихся родовыми, - «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; мыла; косметика; лосьоны для волос».

Как полагают вышеуказанные лица, действия истца по предъявлению настоящего искового заявления являются недобросовестным осуществлением своего права и, по сути, злоупотреблением правом, поскольку они не были направлены на защиту его нарушенных прав в области интеллектуальной собственности, а имели своей целью принудить ответчика выдать ему письмо-согласие на условиях истца, устранить препятствия к развитию договорных отношений с контрагентом и избежать юридической ответственности за бездоговорное использование сходного до степени смешения обозначения «POSHE».

Третье лицо (Федеральная служба по интеллектуальной собственности) представило письменные пояснения, в которых указывает, что правовая позиция Роспатента выражена в отзыве на исковое заявление от 12.05.2014 и до настоящего времени изменений не претерпела.

Представитель ответчика и третьих лиц (общества «Порше Руссланд» и компании Порше Лиценз) в судебном заседании возражал против доводов, изложенных в кассационной жалобе, просил оставить обжалуемое решение суда первой инстанции без изменения.

Истец и третье лицо (Роспатент), уведомленные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ответчик является правообладателем товарных знаков по международным регистрациям № 473561 и № 473562, которые зарегистрированы 29.09.1982 в отношении товаров 3, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 33 и 34-го классов МКТУ, в том числе в отношении товаров 3-го класса МКТУ «парфюмерные изделия, косметика, лосьоны для волос», а также товарных знаков по международным регистрациям № 725923 и № 730310, которые зарегистрированы 11.11.1999 и 12.11.1999 соответственно в отношении товаров 3, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 33, 34-го и услуг 36, 37, 39 и 42-го классов МКТУ, в том числе в отношении товаров 3-го класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки, препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки, мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла, лосьоны для волос».

Действие правовой охраны перечисленных товарных знаков распространено на территорию Российской Федерации.

Товарный знак по международной регистрации № 473561 представляет собой словесное обозначение «PORSCHE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Товарный знак по международной регистрации № 725923 представляет собой словесное обозначение «Porsche Cayenne», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Товарные знаки по международной регистрации № 473562 и № 730310 представляют собой комбинированные обозначения, включающие словесные элементы «PORSCHE» и «STUTTGART», выполненные буквами латинского алфавита.

Обществом «Слобожанский мыловар» были поданы заявки на регистрацию в качестве товарных знаков словесного обозначения «ПОШЕ» (заявка № 2010738600) и словесного обозначения «POSHE» (заявка № 2010738602) в отношении товаров 3-го и 5-го и услуг 35-го классов МКТУ.

По результатам проведения экспертизы заявленных обозначений Роспатентом были приняты решения от 27.02.2012 об отказе в регистрации названных обозначений в отношении всех товаров 3-го класса, части товаров 5-го класса и всех услуг 35-го класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в связи с их сходством до степени смешения с принадлежащими ответчику товарными знаками по международным регистрациям № 473561, 473562, 725923, 730310.

Решениями Роспатента от 14.09.2012 было отказано в удовлетворении возражений общества «Слобожанский мыловар», решения Роспатента от 27.02.2012 оставлены в силе.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 04.06.2013 по делу № А40-8284/2013 заявление общества «Слобожанский мыловар» о признании недействительным решения Роспатента от 14.09.2012 (обозначение «ПОШЕ») оставлено без удовлетворения.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 29.12.2014 по делу № А40-8288/2013 заявление общества «Слобожанский мыловар» о признании недействительным решения Роспатента от 14.09.2012 (обозначение «POSHE») оставлено без удовлетворения.

Общество «Слобожанский мыловар», полагая, что товарные знаки по международным регистрациям № 473561, 473562, 725923, 730310 не используются правообладателем на территории Российской Федерации в отношении товаров 3-го класса МКТУ, для индивидуализации которых они зарегистрированы, обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходил из того, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемых товарных знаков в отношении товаров 3-го класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки, косметика, лосьоны для волос», а представленные ответчиком доказательства свидетельствуют об использовании им на территории Российской Федерации оспариваемых товарных знаков в отношении товаров 3-го класса МКТУ «мыла, косметика, лосьоны для волос», а с учетом рекомендации ВОИС об учете однородности товаров при оценке использования товарного знака и в отношении «препаратов для отбеливания и прочих веществ для стирки».

Также суд первой инстанции пришел к выводу о том, что действия истца, направленные на досрочное прекращение правовой охраны оспариваемых товарных знаков, характеризуются заведомой недобросовестностью, направлены на причинение вреда ответчику и третьему лицу, содержат признаки недобросовестной конкуренции, могут ввести в заблуждение потребителей относительно товара и его изготовителя на территории Российской Федерации, в связи с чем суд квалифицировал действия истца как злоупотребление правом. По мнению суда, выраженному в обжалуемом решении, действительной целью указанных действий является получение возможности ввоза на территорию Российской Федерации товаров с размещенным на них обозначением, сходным до степени смешения с оспариваемыми товарными знаками, избежание юридической ответственности контрагентов истца и его самого за использование этих товарных знаков, а также устранение препятствий к развитию договорных отношений с контрагентами.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав мнение явившегося в судебное заседание представителя ответчика и третьих лиц (общества «Порше Руссланд» и компании Порше Лиценз), проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального права и норм процессуального права, а также соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для целей данной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 статьи 1486 ГК РФ в редакции, действовавшей в период доказывания использования товарных знаков).

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 № 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака, является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Судом первой инстанции правомерно установлено, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемых товарных знаков в отношении товаров 3-го класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки, косметика, лосьоны для волос», поскольку эти товары однородны производимому им товару «мыло».

Данный вывод подтверждается имеющимися в деле доказательствами, свидетельствующими о том, что общество «Слобожанский мыловар» является производителем мыла и иных сопутствующих товаров.

Кроме того, общество «Слобожанский мыловар» обратилось в Роспатент с заявками № 2010738600 и № 2010738602 на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений «ПОШЕ», «POSHE» в отношении товаров 3-го и 5-го и услуг 35-го классов МКТУ, которым Роспатентом были противопоставлены оспариваемые товарные знаки и, соответственно, приняты решения об отказе в государственной регистрации, мотивированные сходством сравниваемых обозначений до степени смешения.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны оспариваемых товарных знаков (26.03.2014), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано их использование, исчисляется с 26.03.2011 по 25.03.2014 включительно.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Нормы статьи 1486 ГК РФ корреспондируют с нормами подпункта 1 пункта «С» статьи 5 Конвенции по охране промышленной собственности, статей 15, 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, согласно которым, если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как отмечается в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 № 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 № 14503/10 и вытекающей из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ, правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него.

Из приведенных норм международного и национального законодательства, а также их толкования, данного высшими судебными инстанциями, вытекает обязанность правообладателя использовать товарный знак для индивидуализации каждого(ой) из товаров (услуг), перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака, и на территории того государства, которое произвело (санкционировало) государственную регистрацию товарного знака.

Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров и услуг, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

Суд первой инстанции, оценив представленные ответчиком в материалы дела доказательства и установив факт ввоза и реализации на территории Российской Федерации товаров (туалетная вода, шампуни для волос и тела, дезодоранты, бальзамы после бритья), маркированных обозначением «PORSCHE DESIGN», пришел к выводу о том, что правообладатель в период с 26.03.2011 по 25.03.2014 использовал оспариваемые товарные знаки в отношении таких товаров 3-го класса МКТУ, как «мыла, косметика, лосьоны для волос».

Однако при этом суд первой инстанции не обосновал ни в отношении оспариваемых товарных знаков, ни в отношении товаров, почему он пришел именно к такому выводу.

Если товарный знак, содержащий обозначение «PORSCHE DESIGN» и оспариваемые товарные знаки представляют серию, то используемое правообладателем для маркировки товаров обозначение может свидетельствовать об использовании всех товарных знаков одновременно. Аналогичная правовая позиция высказывалась в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.04.2015 по делу № СИП-804/2014.

Вместе с тем для этого должно быть установлено, что фактически используемый и оспариваемые товарные знаки устанавливают охрану одного и того же обозначения в разных вариантах. При этом данные товарные знаки имеют несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков. Вне зависимости от варианта воспроизведения обозначения в глазах потребителей воспринимается одно обозначение, которое сохраняет свою узнаваемость.

Анализа взаимосвязи товарного знака, содержащего обозначение «PORSCHE DESIGN», и оспариваемых товарных знаков решение суда первой инстанции не содержит.

Равным образом в решении суда первой инстанции не делается и вывода о том, что наносимое на товары обозначение потребителями воспринимается именно как спорные товарные знаки.

При отсутствии такой оценки вывод о том, что ответчиком используются именно оспариваемые товарные знаки на территории Российской Федерации в отношении товаров 3-го класса МКТУ «мыла, косметика, лосьоны для волос, препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки» является немотивированным.

Признавая факт использования оспариваемых товарных знаков для индивидуализации товаров «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки», суд первой инстанции посчитал возможным учесть рекомендации ВОИС, согласно которым для того, чтобы гарантировать охрану зарегистрированного товарного знака, он должен использоваться в отношении, по крайней мере, одного из товаров, для которых он зарегистрирован, а использование в отношении одного из товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, должно гарантировать охрану для всех товаров в перечне зарегистрированных товаров, которые являются однородными с используемым товаром.

Вместе с тем такой подход, основанный на признании факта использования товарного знака в отношении всех однородных товаров, содержащихся в регистрации, при подтверждении фактического использования лишь части из них, противоречит смыслу норм, изложенных в статьях 1484 и 1486 ГК РФ и закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован.

Обжалуемый судебный акт также не содержит выводов относительно того, каким образом осуществлялось использование оспариваемых товарных знаков (самим правообладателем или другими лицами по лицензионному договору либо под контролем правообладателя), оценка представленным лицензионным и дистрибьюторским договорам в решении не дана.

Вывод суда первой инстанции о наличии в действиях истца, направленных на досрочное прекращение правовой охраны оспариваемых товарных знаков, признаков недобросовестной конкуренции и, как следствие, злоупотребления правом, признается президиумом Суда по интеллектуальным правам не в достаточной степени обоснованным.

Так, указывая, что действительной целью, преследуемой истцом при предъявлении иска, является получение возможности ввоза на территорию Российской Федерации товаров с размещенным на них обозначением, сходным до степени смешения с оспариваемыми товарными знаками, избежание юридической ответственности контрагентов истца и его самого за использование этих товарных знаков, устранение препятствий к развитию договорных отношений с контрагентами, суд первой инстанции сослался на не вступившее на тот момент в законную силу решение Арбитражного суда Белгородской области от 08.10.2014 по делу № А08-6737/2013.

Между тем названным судебным актом общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Слобожанский мыловар» было привлечено к административной ответственности по статье 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за незаконное использование словесного товарного знака «Лепестки розы» по свидетельству Российской Федерации № 444376, правообладателем которого является индивидуальный предприниматель Богусловская К.И. В рамках этого дела факт нарушения исключительных прав на товарные знаки по международным регистрациям № 473561, 473562, 725923, 730310 не устанавливался, несмотря на то, что ввозимый товар (мыло) был также маркирован обозначением «Poshe».

Кроме того, постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.03.2015, оставленным без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 26.06.2015, решение Арбитражного суда Белгородской области от 08.10.2014 по делу № А08-6737/2013 было отменено, в привлечении к административной ответственности отказано, изъятый товар возвращен законному владельцу.

С учетом приведенных обстоятельств факт привлечения истца либо его контрагентов к административной ответственности за незаконное использование оспариваемых товарных знаков либо существования угрозы такого привлечения не может быть признан существовавшим.

Помимо этого, поскольку обществом «Слобожанский мыловар» 30.11.2010 были поданы заявки на регистрацию обозначений «ПОШЕ» и «POSHE» в качестве товарных знаков, а сам товар, маркируемый соответствующими обозначениями, реально производится в ином государстве (Украине), в котором правообладателю предоставлена правовая охрана соответствующим товарным знакам, вывод суда первой инстанции о том, что единственной целью общества «Слобожанский мыловар» при обращении с настоящим иском являлось избежание юридической ответственности, нельзя считать основанным на фактических обстоятельствах и имеющихся в деле доказательствах.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Делая вывод о наличии в действиях истца признаков недобросовестной конкуренции, суд фактически не устанавливал наличие между сторонами конкурентных отношений.

Вместе с тем недобросовестная конкуренция, являясь правонарушением, характеризуется определенным составом. Наличие конкурентных отношений, которые являются объектом посягательства, служит необходимым элементом состава правонарушения, выражающегося в недобросовестной конкуренции. При этом в обжалуемом решении отсутствует анализ того, осуществлялась ли деятельность истца (производителя и продавца мыла) и ответчика (лица, предоставляющего возможность другим лицам маркировать принадлежащими ему товарными знаками такие товары, как туалетная вода, шампуни для волос и тела, дезодоранты, бальзамы после бритья) на одном товарном рынке.

Отмечая в обжалуемом судебном акте, что истец стремился недобросовестно извлекать экономические преимущества, связанные с размещением на производимых им товарах обозначений, используемыми длительное время иным лицом, суд первой инстанции не устанавливал длительность и объем использования ответчиком оспариваемых товарных знаков на территории Российской Федерации, факт приобретения этими обозначениями различительной способности применительно к товарам 3-го класса МКТУ.

Принимая во внимание изложенное, обжалуемый судебный акт подлежит отмене как основанный на неправильном применении норм материального права, а также в силу несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также совершение иных процессуальных действий, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу ограниченности его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе дать оценку представленным лицензионным и дистрибьюторским договорам; на основании имеющихся в деле доказательств установить, каким образом осуществлялось использование оспариваемых товарных знаков (самим правообладателем или другими лицами по лицензионному договору либо под контролем правообладателя), составляют ли оспариваемые товарные знаки и товарный знак «PORSCHE DESIGN» серию товарных знаков и является ли использование последнего использованием каждого из оспариваемых товарных знаков; определить, в отношении каких из товаров 3-го класса МКТУ, указанных в регистрациях, оспариваемые товарные знаки могут считаться используемыми, обосновав данные выводы; при оценке довода ответчика о наличии в действиях истца по предъявлению настоящего иска злоупотребления правом исследовать все фактические обстоятельства и имеющиеся в деле доказательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 25.02.2015 по делу № СИП-210/2014 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

А.А. Снегур