Резолютивная часть постановления объявлена 6 мая 2015 г.

Полный текст постановления изготовлен 14 мая 2015 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л., судей Лапшиной И.В., Рогожина С.П.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Издательство АСТ» (Звездный бульвар, д. 21, корп. 3, кв. 5, 129085, Москва, ОГРН 1117746849648) на решение Арбитражного суда города Москвы от 07.10.2014 (судья Хатыпова Р.А.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2014 (судьи Трубицын А.И., Валиев В.Р., Расторгуев Е.Б.), принятые в рамках дела № А40-51226/2014,

по иску общества с ограниченной ответственностью «Издательство АСТ»

к обществу с ограниченной ответственностью «КукБукс» (ул. Краснопрудная, д. 12/1, стр. 1, оф. 15, 17, Москва, 107140, ОГРН 1047796771725),

о защите исключительных прав на товарный знак,

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «Издательство Астрель» (ул. Благовещенская, д. 24, г. Вологда, 160000, ОГРН 1025000511975) и Хазановой Ирины Игоревны (Москва),

при участии в судебном заседании представителей:

истца (общества с ограниченной ответственностью «Издательство АСТ») - Алиев Т.Н. по доверенности от 28.11.2014 № 17-14;

ответчика (общества с ограниченной ответственностью «КукБукс») - Фуфурин Е.А. по доверенности от 06.06.2014;

третьего лица (общества с ограниченной ответственностью «Издательство Астрель») - Монаков П.А. по доверенности от 25.12.2014;

третьего лица (Хазановой Ирины Игоревны) - не явился, извещено надлежащим образом, установил:

общество с ограниченной ответственностью «Издательство АСТ» (далее - общество «Издательство АСТ») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «КукБукс» (далее - общество «КукБукс») об обязании удалить с сайта cookbooks.ru предложения к продаже книг в серии «шаг за шагом»: ISBN: 978-5-98837-031-4; Выпечка. Шаг за шагом. Наглядные рецепты с фотографиями, ISBN: 978-5-98837-030-7; Быстро и просто. Шаг за шагом, ISBN: 978-5-98837-048-2, Итальянская кухня. Шаг за шагом, ISBN: 978-5-98837-049-9; Азиатская кухня. Шаг за шагом, с размещенным на них обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком «шаг за шагом»; взыскании 24 760 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака (с учетом принятого судом уточнения заявленных требований в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Издательство Астрель» (далее - общество «Издательство Астрель») и Хазанова Ирина Игоревна (далее - Хазанова И.И.).

Решением суда Арбитражного суда города Москвы от 07.10.2014, оставленным без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2014, в удовлетворении заявленных требований отказано в полном объеме. 

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество «Издательство АСТ» обратилось Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

В обоснование кассационной жалобы истец ссылается на неправильное применение судами норм материального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам. 

Общество «Издательство АСТ» указывает, что судами не дана оценка сходству обозначения, использованного ответчиком на обложке спорных книг и при предложении их к продаже с товарным знаком истца; факту использования обозначения «шаг за шагом» при предложении к продаже товара на сайте, администратором которого является ответчик; протоколу осмотра веб-сайта в сети Интернет, а также иному способу использования ответчиком обозначения «шаг за шагом», осуществленного помимо размещения на обложках спорных книг. 

Истец не согласен с выводами судов о том, что словосочетание «шаг за шагом» входит в наименование произведения и не преследует цель индивидуализировать товар, полагает, что характер выполнения обозначения «шаг за шагом» на обложке спорных книг приводит к обособленному восприятию обозначения, носящего самостоятельный характер, а иные части названия совместно с обозначением «шаг за шагом» не образуют единой законченной семантически и интонационно фразы и не дают качественно иного восприятия. При этом, воплощенное в материальном носителе (книге) название, тем более с серийным элементом, призвано индивидуализировать книгу и всю серию книг как товар, то есть служит той же цели, что и товарный знак. 

Заявитель кассационной жалобы указывает, что судами не исследован вопрос о наличии и объеме прав у ответчика в отношении использования оригинального произведения. 

Также общество «Издательство АСТ» полагает, что при рассмотрении настоящего спора подлежали оценке сходство использованного ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком истца и факт однородности товаров, в то время как суд апелляционной инстанции, не установив в действиях ответчика нарушений прав истца на товарный знак и согласившись с выводами суда первой инстанции, поскольку признал спорное обозначение результатом творческого труда переводчика при переводе произведения (авторского права на название произведения - перевода), указал на то, что отношения в сфере охраны товарных знаков и в сфере охраны авторских прав регулируются различными правовыми нормами. 

Кроме того, заявитель кассационной жалобы ссылается на отсутствие творческого характера перевода названий произведений. 

Также истец ссылается на то, что исключительное право на товарный знак возникло у него ранее, чем право переводчика (автора) на наименование произведений (переводов). 

В судебное заседание суда кассационной инстанции явились представители истца, ответчика и третьего лица (общества «Издательство Астрель»). 

Хазанова И.И., надлежащим образом извещенная о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд кассационной инстанции не направила, отзыв на кассационную жалобу не представила. 

В силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции лиц, участвующих в деле, не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие, если они были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства. 

При рассмотрении кассационной жалобы по существу представитель истца поддержал изложенную в жалобе позицию, просил жалобу удовлетворить. 

Представитель ответчика против удовлетворения кассационной жалобы возражал по доводам, изложенным в отзыве на кассационную жалобу. 

Представитель третьего лица (общества «Издательство Астрель») поддержал позицию истца. 

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов кассационной жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебных актов (часть 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанции, комбинированный товарный знак со словесным обозначением «шаг за шагом» зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.07.2005 по свидетельству Российской Федерации № 292308 на имя общества «Издательство Астрель» в отношении товаров и услуг 16, 28, 41 классов МКТУ, в том числе «книги, издание книг» (дата приоритета - 29.07.2004, срок действия регистрации - 29.07.2024). 

На основании лицензионного договора, зарегистрированного Роспатентом 20.11.2012 за № РД0113384, исключительное право использования названного товарного знака передано обществу «Издательство АСТ».

Ответчиком было осуществлено издание и выпуск в гражданский оборот книг ISBN: 978-5-98837-031-4; Выпечка. Шаг за шагом. Наглядные рецепты с фотографиями, ISBN: 978-5-98837-030-7; Быстро и просто. Шаг за шагом, ISBN: 978-5-98837-048-2, Итальянская кухня. Шаг за шагом, ISBN: 978-5-98837-049-9; Азиатская кухня. Шаг за шагом, что ответчиком не оспаривалось. 

Ссылаясь на то, что размещение ответчиком на обложках книг словесного обозначения «Шаг за шагом», а также предложение этих книг к продаже на сайте в сети Интернет с использованием обозначения «серия книг «шаг за шагом» нарушает исключительные права истца на товарный знак «шаг за шагом», последний обратился в арбитражный суд с настоящим иском. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований суд первой инстанции исходил из того, что словосочетание «шаг за шагом» в наименовании переведенных произведений возникло в результате творческого труда переводчика, в данном случае входит в наименование произведения и в отличие от товарного знака не преследует цель индивидуализации товаров. Суд также указал на недоказанность факта использования ответчиком товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 292308 в том же графическом, цветовом исполнении, как зарегистрировано Роспатентом. 

Суд апелляционной инстанции, согласившись с выводом суда первой инстанции об отказе в иске, указал на наличие фонетического и семантическое сходство товарного знака истца и части наименования переведенных произведений («Шаг за шагом»), однако признал, что такое сходство не имеет правового значения для разрешения спора, поскольку отношения в сфере охраны товарных знаков и в сфере охраны авторских прав регулируются различными правовыми нормами. 

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает, что суды при рассмотрении спора не учли следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом. 

Защита гражданских прав осуществляется способами, указанными в статье 12 ГК РФ, а также иными способами, предусмотренными законом. 

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Гражданское законодательство запрещает использовать без разрешения правообладателя его товарные знаки не только в отношении тех товаров и услуг, для которых товарный знак зарегистрирован, но и в отношении однородных товаров и услуг. 

Судами при рассмотрении спора установлено, что товарный знак, в отношении которого истцу предоставлено право использования на основании исключительной лицензии, зарегистрирован, в том числе, для таких товаров как «книги» и услуг «издание книг». 

Ответчик при рассмотрении дела судами первой и апелляционной инстанции не отрицал, что выпускает и вводит в гражданский оборот книги, в том числе через сайт cookbooks.ru, «ISBN: 978-5-98837-031-4; Выпечка. Шаг за шагом. Наглядные рецепты с фотографиями», «ISBN: 978-5-98837-030-7; Быстро и просто. Шаг за шагом», «ISBN: 978-5-98837-048-2, Итальянская кухня. Шаг за шагом», «ISBN: 978-5-98837-049-9»; «Азиатская кухня. Шаг за шагом». 

Указанные обстоятельства не отрицались представителем ответчика в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

Истцом в материалы дела представлен протокол осмотра сайта истца, на странице 34 которого в том числе зафиксировано предложение к продаже книг «другие книги серии «шаг за шагом». Названный протокол осмотра не был исследован судами, ему не была дана надлежащая оценка. Вопрос об использовании ответчиком обозначения «шаг за шагом» в предложении к продаже серии книг судами не исследовался, в то время как требования, заявленные в настоящем споре, были мотивированы использованием ответчиком на своем сайте обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, исключительным правом использования которого обладает истец. 

С учетом изложенного вывод судов первой и апелляционной инстанции о том, что ответчик не нарушает права истца на товарный знак сделан без исследования всех обстоятельств дела и представленных в материалы дела доказательств, что является основанием для отмены принятых по делу судебных актов в силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации как не соответствующих фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам. 

Кроме того судами не учтено, что исковые требования заявлены о нарушении исключительных прав истца на товарный знак. Спорное правоотношение в рассматриваемом деле касается использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, при этом спор о защите исключительных авторских прав на производное произведение литературы (перевод) и личных неимущественных прав между истцом и ответчиком, а равно и третьим лицом отсутствует. Основанием настоящего иска является факт предложения к продаже и продажи спорных книг на территории России, а не осуществленный переводчиком перевод. 

При этом суд апелляционной инстанции установил сходство до степени смешения используемого в названиях книг обозначения и товарного знака, в защиту прав на который предъявлен настоящий иск, однако, отказывая в его удовлетворении, сослался на то, что права переводчика на название произведения защищены нормами авторского права. 

Судебная коллегия полагает, что данный вывод сделан с неправильным применением норм материального права. 

Согласно пунктам 1 и 4 статьи 1260 ГК РФ переводчику, а также автору иного производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки или другого подобного произведения) принадлежат авторские права соответственно на осуществленные перевод и иную переработку другого (оригинального) произведения. Авторские права переводчика, составителя и иного автора производного или составного произведения охраняются как права на самостоятельные объекты авторских прав независимо от охраны прав авторов произведений, на которых основано производное или составное произведение. 

В силу пункта 7 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 настоящей статьи. 

Таким образом, у переводчика возникает самостоятельное авторское право на название перевода произведения, созданного его трудом, только в случае, если такое название не отвечает критериям заимствования, вторичности, распространенности, то есть может быть признано самостоятельным результатом творческого труда переводчика. 

Вместе с тем, судебные акты не содержат оценки названия «шаг за шагом» в качестве самостоятельного результата творческого труда, отвечающего вышеназванным критериям. 

При таких обстоятельствах вывод судов о том, что право на товарный знак не подлежит защите вследствие возникновения самостоятельного авторского права на использованное ответчиком обозначение сделан с неправильным применением статей 1259, 1260 ГК РФ. 

Кроме того, судами не учтены следующие обстоятельства: товарный знак, в защиту которого предъявлены требования в настоящем споре, имеет приоритет 29.07.2004, в то время как договоры авторского заказа заключены ответчиком с переводчиком в 2012 году; заказчик (ответчик) в случае непригодности произведения для работы и/или обнародования вправе предъявлять требования о его доработке или исправлении (пункт 3.4 договоров), а также согласовывать с переводчиком изменение названия произведения, ранее согласованное в двустороннем акте (пункт 3.6 договоров); указанное в названии книг переводчиком словосочетание не является дословным переводом переработанного им произведения. 

При указанных обстоятельствах судебные акты приняты с нарушением статей 1259, 1260, 1484 ГК РФ при неполном исследовании фактических обстоятельств дела и представленных сторонами доказательств.

Принимая во внимание, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка фактических обстоятельств дела и представленных сторонами доказательств, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

При новом рассмотрении судам необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, и с учетом установленных обстоятельств принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 07.10.2014 по делу № А40-51226/2014 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2014 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.