Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 февраля 2015 г. N С01-1383/2014 по делу N А40-91408/2013 Суд отменил ранее принятые судебные постановления в части обязания ответчика прекратить использование обозначения товарного знака истца в своем фирменном наименовании любым способом, в том числе внесением изменений в учредительные документы, поскольку суды, обязав ответчика внести изменения в уставные документы в части изменения фирменного наименования, фактически запретили фирме осуществлять под этим фирменным наименованием и иные виды деятельности, не аналогичные видам деятельности истца, и товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован его товарный знак

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 февраля 2015 г. N С01-1383/2014 по делу N А40-91408/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 24 февраля 2015 г.

Полный текст постановления изготовлен 27 февраля 2015 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Данилов Г.Ю., Химичев В.А. 

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную общества с ограниченной ответственностью "НордМарин" (ул. Крылатская, д. 33, к. 2, Москва, 119008, ОГРН 1067746635835) на решение Арбитражного суда города Москвы от 05.06.2014 (судья Стрижова Н.М.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2014 (судьи Расторгуев Е.Б., Валиев В.Р., Лаптева О.Н.), принятые в рамках дела N А40-91408/2013 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "НОРД МАРИН" (ул. Рочдельская, д.11/5, стр. 1, Москва, 123100, ОГРН 1027700401024) к обществу с ограниченной ответственностью "НордМарин" (ОГРН 1067746635835) о защите исключительных прав на фирменное наименование. 

При участии в судебном заседании представителей:

от истца - Калашникова М.А. (по доверенности от 01.01.2014);

от ответчика - Ковалев Д.А. (по доверенности от 01.12.2014). 

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "НОРД МАРИН" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "НордМарин" (далее - фирма) о пресечении нарушения исключительных прав на товарный знак и фирменное наименование, о взыскании компенсации в размере 500 000 рублей. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.06.2014, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2014, суд обязал ответчика прекратить использование обозначения "Норд Марин" в своем фирменном наименовании любым способом, в том числе путем внесения изменений в учредительные документы и их последующей регистрации в срок 14 рабочих дней с даты вступления решения в законную силу; обязал ответчика прекратить размещение на веб-сайте nordmarin.ru изображения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца NORDMARINE, взыскал с ответчика в пользу истца 50 000 рублей компенсации за использование товарного знака. 

Не согласившись с указанными судебными актами, фирма обратилась в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой. 

Определением Арбитражного суда Московского округа от 09.12.2014 дело передано в порядке, предусмотренном статьей 39 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по подсудности в Суд по интеллектуальным правам. 

В кассационной жалобе фирма ссылается на нарушение и неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, просит обжалуемые судебные акты отменить и принять новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении заявленных требований.

По мнению заявителя кассационной жалобы, предписание ему устранить нарушение законных прав и интересов истца путем изменения фирменного наименования в порядке внесения изменений в учредительные документы с исключением из наименования обозначения "Норд Марин" не соответствует законодательству Российской Федерации, поскольку такой способ защиты не предусмотрен статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также специальными нормами о защите исключительных прав. 

Кроме того, фирма полагает, что судами в нарушение положений статей 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации необоснованно взысканы судебные расходы на ведение дела в указанном истцом размере. 

Также заявитель указывает на неправомерное взыскание 50 000 рублей компенсации за использование товарного знака

В судебном заседании суда кассационной инстанции в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 25.02.2015. 

После перерыва в судебном заседании представитель фирмы поддержал позицию, изложенную в кассационной жалобе, просил жалобу удовлетворить. 

В свою очередь представители общества возражали против доводов заявителя, просили оставить обжалуемые судебные акты без изменения. Отзыв на кассационную жалобу не представлен. 

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов кассационной жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебных актов (часть 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество зарегистрировано в качестве юридического лица 16.04.2001. 

Также общество является обладателем исключительного права на комбинированный товарный знак "Норд Марин" на основании свидетельства Российской Федерации N 265930, с датой приоритета от 22.11.2002, зарегистрированного для ряда товаров 8, 12, 21, 25-го и услуг 37-го классов МКТУ. 

Фирма зарегистрирована в качестве юридического лица 26.05.2006. 

Истец, полагая, что фирма без согласия общества использует в своей хозяйственной деятельности фирменное наименование, имеющее графическое, фонетическое и семантическое сходство до степени смешения с фирменным наименованием и товарным знаком истца, обратился в суд с соответствующим иском. 

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции признал, что фирменное наименование ответчика является сходными до степени смешения с фирменным наименованием и товарным знаком истца, используется при оказании однородных услуг, поэтому обязал ответчика прекратить использование обозначения "Норд Марин" в своем фирменном наименовании любым способом и внести изменения в учредительные документы. 

Судом первой инстанции установлено, что ответчик осуществляет деятельность по техническому обслуживанию и ремонту судов, что также отражено в его уставе и на сайте nordmarin.ru, осмотр которого зафиксирован в нотариальном протоколе, которая аналогична деятельности истца. 

Одновременно, учитывая отсутствие каких-либо доказательств правомерности использования ответчиком фирменного наименования, суд, исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, снизил сумму подлежащей взысканию компенсации до 50 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции, оставляя решение суда первой инстанции без изменения, подтвердил правильность содержащихся в нем выводов. 

Изучив доводы кассационной жалобы, возражения на нее, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам. 

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

Следовательно, использование товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения другими лицами на деловой документации (фирменных бланках и печати) при выполнении работ, оказании услуг является нарушением исключительного права владельца товарного знака. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу также принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. 

Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица (пункт 3 статьи 1474 ГК РФ). 

В силу пункта 4 статьи 1474 ГК РФ юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 названной статьи, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки. 

В пункте 58.1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума 5/29) разъяснено, что согласно пункту 1 статьи 1473, пункту 2 статьи 1475 ГК РФ фирменное наименование подлежит охране со дня государственной регистрации юридического лица.

Защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в Единый государственный реестр юридических лиц, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности (пункт 59 постановления Пленума 5/29). 

Судами сделан обоснованный вывод о том, что фирменное наименование ответчика сходно до степени смешения с фирменным наименованием и товарным знаком истца.

При этом делая данный вывод, суды учитывали, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. 

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. 

Установив, что исключительные права на средства индивидуализации возникли у истца раньше, чем у ответчика, а также то, что ответчик осуществляет аналогичную хозяйственную деятельность, суды обоснованно пришли к выводу о наличии преимущества средств индивидуализации общества перед средством индивидуализации фирмы. 

В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. 

Из разъяснений, содержащихся в пункте 43.3 Пленума 5/29, следует, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд не лишён права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного, в том числе подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. 

Как усматривается из оспариваемых судебных актов, размер подлежащей к взысканию компенсации установлен судами в рамках своих полномочий на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учётом всех доводов участвующих в деле лиц. 

Таким образом, суд кассационной инстанции находит обоснованным частичное удовлетворение иска в части взыскания компенсации, поскольку выводы судов, содержащиеся в обжалуемых судебных актах, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражными судами первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам. 

В то же время в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права. 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправильным применением норм материального права является, в том числе, неправильное истолкование закона. 

Анализ статьи 1474 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что правообладатель вправе требовать от нарушителя прекращения использования фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возмещения причиненных убытков. 

Таким образом, суды, обязав ответчика внести изменения в уставные документы в части изменения фирменного наименования, фактически запретили фирме осуществлять под этим фирменным наименованием и иные виды деятельности, не аналогичные видам деятельности истца, и товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован его товарный знак, что свидетельствует о неправильном применении норм материального права. 

Кроме того, кассационная инстанция также считает необоснованным вывод судов о наличии такого способа защиты исключительных прав на средства индивидуализации, как обязание устранить нарушение законных прав и интересов правообладателя путем изменения фирменного наименования в порядке внесения изменений в учредительные документы с исключением из фирменного наименования спорного обозначения. 

Перечень способов защиты гражданских прав, установленный в статье 12 ГК РФ, не является исчерпывающим. 

Так, согласно абзацу 13 названной нормы права защита гражданских прав может быть осуществлена и иными способами, предусмотренными законом. При этом использование других способов защиты права допускается ГК РФ только при наличии прямого указания закона. 

ГК РФ не ограничивает субъекта в выборе способа защиты нарушенного права; граждане и юридические лица в силу статьи 9 ГК РФ вправе осуществить этот выбор по своему усмотрению, однако, избранный лицом способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения и в конечном итоге привести к восстановлению нарушенного права. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 1473 ГК РФ с иском о понуждении к изменению фирменного наименования может обратиться только орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в случае, если фирменное наименование не соответствует требованиям пунктов 3 и 4 данной статьи. 

Поскольку судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства, имеющие значение для настоящего дела, в том числе вид деятельности ответчика, аналогичный видам деятельности, осуществляемым правообладателем, суд кассационной инстанции считает возможным, не передавая дело на новое рассмотрение, изменить решение суда первой инстанции в части обязания общества с ограниченной ответственностью "НордМарин" прекратить использование обозначения "Норд Марин" в своем фирменном наименовании любым способом, в том числе внесение изменений в учредительные документы и их последующей государственной регистрации в срок 14 рабочих дней с даты вступления решения суда в законную силу.

Одновременно суд кассационной инстанции отмечает, что из резолютивной части оспариваемого решения следует, что судебные издержки, понесенные истцом, полностью отнесены судом первой инстанции на ответчика. 

В силу абзаца 2 части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. 

При таких обстоятельствах, суд кассационной инстанции считает возможным принятые судебные акты также изменить в пределах доводов кассационной жалобы в части распределения между сторонами судебных издержек; взыскав с ответчика в пользу истца судебные издержки по оплате нотариальных услуг в размере 7 586 рублей 25 коп, исходя из того что, истцом заявлялось три неимущественных требования, два из которых удовлетворены, и одно имущественное, которое удовлетворено частично путем уменьшения заявленного размера компенсации в десять раз. 

В соответствии с частью 1 статьи 110, части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы относятся на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 05.06.2014 по делу N А40-91408/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2014 по тому же делу отменить в части обязания общества с ограниченной ответственностью "НордМарин" прекратить использование обозначения "Норд Марин" в своем фирменном наименовании любым способом, в том числе внесение изменений в учредительные документы и их последующей государственной регистрации в срок 14 рабочих дней с даты вступления решения суда в законную силу, а также взыскания расходов по ведению дела в размере 14 450 руб. 00 коп. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "НордМарин" прекратить использование обозначения "Норд Марин" в своем фирменном наименовании любым способом в отношении деятельности, связанной с техническим обслуживанием и ремонтом судов.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НордМарин" в пользу общества с ограниченной ответственностью "НОРД МАРИН" судебные издержки по оплате нотариальных услуг в размере 7 586 (Семь тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 25 коп.

В остальной части решение Арбитражного суда города Москвы от 05.06.2014 по делу N А40-91408/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2014 по тому же делу оставить без изменения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НОРД МАРИН" (ИНН 7716204897) в пользу общества с ограниченной ответственностью "НордМарин" 1 333 (Одну тысячу триста тридцать три) рубля 34 коп. расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

Г.Ю. Данилов

Судья

В.А. Химичев