Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 февраля 2015 г. № С01-1391/2014 по делу № А40-11305/2014 Суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которым истцу отказано в удовлетворении требований об обязании ответчика удалить из текста на странице в сети Интернет информацию, содержащую товарный знак истца или сходное с ним до степени смешения обозначение, а также о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование этого товарного знака, поскольку в деятельности ответчика отсутствуют факты использования товарного знака истца для индивидуализации и продвижения своей торговой, рекламной деятельности и связанных с ними услуг третьим лицам

Резолютивная часть постановления объявлена 17 февраля 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 февраля 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Погадаева Н.Н.,

судей - Кручининой Н.А., Тарасова Н.Н.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Первая Кислородная Компания» на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2014 (судьи Лаптева О.Н., Верстова М.Е., Лаврецкая Н.В.) по делу № А40-11305/2014

по иску общества с ограниченной ответственностью «ЭЛОС» (пер. Кривоколенный, д. 10, стр. 9, Москва, 101000, ОГРН 5087746474020) к обществу с ограниченной ответственностью «Первая Кислородная Компания» (ул. Электродная, д. 4 Б, Москва, 111141, ОГРН 1097746829619) о прекращении использования товарного знака,

третье лицо: индивидуальный предприниматель Седов Павел Владимирович (Москва, ОГРНИП 308770000364205);

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Курцев М.И. по доверенности от 12.01.2015,

от ответчика: Манык П.В. по доверенности от 15.09.2014 № 1,

от третьего лица: Мараховская М.В. по доверенности от 21.03.2014, установил:

общество с ограниченной ответственностью «ЭЛОС» (далее - общество «ЭЛОС») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Первая Кислородная Компания» (далее - общество «Первая Кислородная Компания») об обязании ответчика удалить из текста на странице в сети Интернет, расположенной по адресу: http://www.finehealth.ru/epiliatoryfotoepi1iatory/ информацию, содержащую товарный знак ELOS или сходное с ним до степени смешения обозначение, а также о взыскании компенсации в размере 500 000 рублей за незаконное использование товарного знака ELOS. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Седов Павел Владимирович. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.07.2014 в удовлетворении исковых требований отказано. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2014 решение Арбитражного суда города Москвы от 10.07.2014 изменено: с общества «Первая Кислородная компания» в пользу общества «ЭЛОС» взыскана компенсация в размере 50 000 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины по иску и по апелляционной жалобе в размере 1 500 рублей; в удовлетворении остальной части исковых требований отказано. 

Не согласившись с принятым судебным актом, общество «Первая Кислородная Компания» обратилось с кассационной жалобой в Суд по интеллектуальным правам, в которой просит постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2014 отменить, оставить в силе решение суда первой инстанции, ссылаясь на неправильное применение судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. 

По мнению заявителя кассационной жалобы, вывод суда апелляционной инстанции о том, что приборы для ELOS-эпиляции относятся к 08-му классу Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) и не относятся к медицинской аппаратуре, которая отнесена к 10-му классу МКТУ, ошибочен. 

В судебном заседании Суда по интеллектуальным правам представитель общества «Первая Кислородная Компания» поддержал доводы, изложенные в жалобе. 

Представитель общества «ЭЛОС» против удовлетворения кассационной жалобы возражал, просил оставить оспариваемый судебный акт без изменения. 

ИП Седов П.В. поддержал позицию ответчика, выступил по доводам, изложенным в отзыве. 

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемого судебного акта, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии постановления, а также соответствие выводов, содержащихся в постановлении апелляционного суда, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно доводов жалобы, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2014 подлежит отмене, а решение Арбитражного суда города Москвы от 10.07.2014 оставлению в силе по следующим основаниям. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, 26.08.2011 по договору № РД0086067 обществу «ЭЛОС» передано исключительное право на словесный товарный знак (знак обслуживания) «ELOS» по свидетельству Российской Федерации № 250443, зарегистрированный 01.07.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) в отношении услуг 35-го класса МКТУ (услуги по торговле и продвижению товаров) и услуг 44-го класса МКТУ (медицинские услуги) на имя закрытого акционерного общества «МИР». 

В обоснование исковых требований, общество «ЭЛОС» указало на то, что в период с сентября 2013 года и по дату обращения в суд с настоящим требованием, на сайте www.finehealth.ru перейдя по ссылке http://www.finehealth.ru/epiljatory-fotoepiljatory/ в сети Интернет была размещена информация об услугах (товарах) с упоминанием при этом (в том числе и в наименовании продаваемого товара) обозначения «Elos (Элос)», схожего до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 250443, такое предложение было осмотрено и зафиксировано нотариусом города Москвы в протоколе от 17.09.2013 77 АА 8407580 (том 1 л.д. 17). 

Согласно письму закрытого акционерного общества «Регистратор Р01» администратором доменного имени http://www.finehealth.ru является общество «Первая Кислородная Компания» (том 1 л.д. 42). 

Данные обстоятельства сторонами не оспариваются. 

Полагая, что действия общества «Первая Кислородная Компания» нарушают исключительные права общества «ЭЛОС» путем использования ответчиком товарного знака со словесным обозначением «ELOS» на товарах, а также в предложениях об оказании услуг, на сайте в сети Интернет, последний обратился в арбитражный суд за защитой нарушенных прав. 

Отказывая в удовлетворении заявленных исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что предлагаемая ответчиком продукция относится к товарам 10-го класса МКТУ (медицинское оборудование), в то время как словесное обозначение «ELOS» по свидетельству Российской Федерации № 250443, исключительное право на которое передано истцу, зарегистрировано в отношении товаров 16-го и услуг 35-го и 44-го классов МКТУ; использование ответчиком обозначения «ELOS» (ЭЛОС) в отношении продаваемого им и предлагаемого к продаже медицинского оборудования, не свидетельствует об использовании товарного знака «ELOS» в отношении каких-либо товаров и услуг, для которых указанный товарный знак зарегистрирован. Кроме того, суд указал, что ответчик использует обозначение «ELOS» в отношении медицинского оборудования приобретенного у ИП Седова П.В., который, в свою очередь приобретает указанное оборудование у производителя данной продукции; обозначения «ELOS» в предложениях о продаже медицинского оборудования является использованием указанного обозначения в отношении продаваемых товаров и не является использованием указанного обозначения в целях идентификации торговой и рекламной деятельности ответчика; правообладатель товарного знака, зарегистрированного для услуг 35-го класса МКТУ, не вправе запретить иным лицам использовать такой товарный знак в предложениях в продаже в сети Интернет товаров в 10-го класса МКТУ в целях индивидуализации таких товаров. 

Суд апелляционной инстанции, изменяя решение суда первой инстанции исходил из того, что товар, в отношении которого ответчиком использовано спорное обозначение, относится к товарам 08-го класса МКТУ (пинцеты эпиляционные и машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного пользования), а также руководствуясь положениями пункта 3.5 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198 (далее - Методические рекомендации) пришел к выводу что товары, предлагаемые ответчиком на его интернет-сайте к продаже, могут быть признаны однородными услугам 35-го класса МКТУ, приведенным в свидетельстве Российской Федерации № 250443 - «продвижение товаров (для третьих лиц), снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуг предприятиям», поскольку схожи по всем основным признакам, в частности: относятся к одному роду (виду), характеризуются одними потребительскими свойствами и функциональным назначением, являются взаимозаменяемыми, имеют сходные условия их оказания и продажи, один круг потребителей, то есть признал однородной деятельность ответчика по предложению к продаже на интернет-сайте «эпиляторов» с использованием обозначения «ELOS» (08-й класс МКТУ) и услуги по продвижению товаров для третьих лиц (35-й класс МКТУ). 

При этом не усмотрел признаков однородности реализуемого ответчиком товара и клиник, лечебниц, массажа, салона красоты, физиотерапии, хирургии пластической (44-й класс МКТУ), в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

Вместе с тем судом апелляционной инстанции не учтено следующее.

Подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) установлено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Кроме того в пункте 3 упомянутой статьи указывается, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По смыслу и содержанию статьи 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

При рассмотрении данного спора, суд апелляционной инстанции применил Методические рекомендаций для определения однородности товаров, предлагаемых ответчиком на его интернет-сайте к продаже и услуг 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак истца.

Указанные выводы суда апелляционной инстанции основаны на неправильном применении и толковании норм материального права, поскольку в рассматриваемом случае истцом заявлено требование не о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, где одним из основных критериев является установление однородности товаров (услуг), а о защите исключительных прав на товарный знак.

В силу статей 1477, 1481 ГК РФ исключительное право на товарный знак предоставляется в отношении товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак.

Таким образом, правообладатель имеет право требовать о запрете использовать принадлежащий ему товарный знак только в отношении тех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован. Применение принципа однородности товаров и услуг при рассмотрении споров о защите исключительных прав на товарный знак не применим.

Следовательно, при рассмотрении настоящего спора суд обязан был установить перечень товаров и услуг, для которых товарный знак зарегистрирован правообладателем и перечень товаров и услуг для индивидуализации которых было использовано обозначение, схожее до степени смешения или тождественное обозначению товарного знака о защите исключительных прав на которые предъявлено требование. 

Суд первой инстанции установил, что предлагаемая ответчиком продукция относится к товарам 10-го класса МКТУ (медицинское оборудование), в то время как словесное обозначение «ELOS» по свидетельству Российской Федерации № 250443, исключительное право на которое передано истцу, зарегистрировано в отношении товаров 16-го и услуг 35-го и 44-го классов МКТУ. 

Использование же ответчиком обозначения ELOS (ЭЛОС) в отношении продаваемого и предлагаемого им к продаже медицинского оборудования, которое относится к 10-му классу МКТУ, не образует использования товарного знака «ELOS», принадлежащего истцу в отношении каких-либо товаров и услуг, для которых указанный товарный знак зарегистрирован. 

Судом первой инстанции установлено, что ответчик использует обозначение «ELOS» в отношении продаваемого и предлагаемого им к продаже медицинского оборудования на законных основаниях, поскольку приобретает указанный товар у ИП Седова В.П., который, в свою очередь приобретает указанное оборудование у производителя, маркирующего свое оборудование спорным обозначением. 

Правообладатель товарного знака не вправе запретить реализацию товаров, маркированных обозначением «ELOS» путем предложения к продаже, поскольку товарному знаку со словесным обозначением «ELOS» по свидетельству Российской Федерации № 250443, зарегистрированному на имя истца, не предоставлена правовая охрана в отношении товаров 10-го класса МКТУ.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что факт размещения ответчиком предложения к продаже в сети интернет собственных товаров (медицинского оборудования), не может быть квалифицирован судом как нарушение охраняемых законом прав и интересов истца с учетом объема правовой охраны оспариваемого товарного знака. 

Кроме того, суд первой инстанции отметил, что из протокола осмотра интернет-страницы видно, что ответчик не оказывает каких-либо медицинских услуг по проведению процедур по элос-эпиляции, а исключительно предлагает к продаже соответствующий товар с наименованием «Электрические элос-эпиляторы для домашнего использования». 

В деятельности ответчика отсутствуют факты использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 250443 для индивидуализации и продвижения своей торговой, рекламной деятельности и связанных с ними услуг третьим лицам. 

Фактически исковые требования мотивированы тем, что ответчик совершает такие действия, в отношении которых установлена правовая охрана принадлежащего истцу товарного знака, как продвижение товаров (для третьих лиц). 

Однако, под совершением означенных действий понимается совокупность разнообразных мер, усилий, действий, предпринимаемых производителями или продавцами товаров, посредниками в целях повышения спроса, увеличения сбыта, расширения рыночного поля товара. 

Кроме того, под «продвижением товаров (для третьих лиц)» может пониматься комплексная услуга, которая включает в себя раздачу бесплатных образцов, товары по льготной цене (уценка), премии (подарки), призы, награды за лояльность к определенному продавцу, гарантии и демонстрации в местах продаж (презентации), а также реализацию товаров.

Истцом не доказаны факты совершения ответчиком таковой деятельности. 

Также судом первой инстанции было установлено, что регистрация товарного знака со словесным обозначением «ELOS» по свидетельству Российской Федерации № 250443 в отношении 35-го класса МКТУ (услуги по торговле и продвижению товаров) и 44-го класса МКТУ (медицинские услуги) в настоящее время обжалуется в Роспатенте на предмет отказа в правовой охране товарного знака лицу, владеющему данным товарным знаком, непосредственно производителем спорных товаров. 

Из пояснений ответчика и третьего лица следует, что заявление обществом «ЭЛОС» требований, подобных предъявляемому к ответчику, имеет место и в отношении других поставщиков медицинского оборудования производства компании Syneron, основанного на технологии ELOS, что, по мнению ответчика и третьего лица, свидетельствует не только о явном злоупотреблении со стороны общества «ЭЛОС» своими правами на зарегистрированный товарный знак, но и о попытках создания условий недобросовестной конкуренции для других участников рынка. 

Учитывая изложенное, суд первой инстанции оценив представленные в материалы дела доказательства с учетом требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к правильному выводу о том, что истец не доказал факт нарушения его исключительных прав на товарный знак. 

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции полагает, что у суда апелляционной инстанции отсутствовали основания для отмены решения Арбитражного суда города Москвы от 10.07.2014 по делу № А40-11305/2014. 

Судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы в силу положений статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на общество «ЭЛОС».

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2014 по делу № А40-11305/2014 отменить, оставить в силе решение Арбитражного суда города Москвы от 10.07.2014 по тому же делу.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЭЛОС» (ОГРН 5087746474020) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Первая Кислородная Компания» (ОГРН 1097746829619) 2 000 (Две тысячи) рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.