Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 декабря 2014 г. N С01-1108/2014 по делу N А40-55490/2013 Суд оставил без изменения решение об отказе в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку предоставленные документы не подтверждают факт заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного обозначения

Резолютивная часть постановления объявлена 10 декабря 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 декабря 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Данилова Г.Ю., Рогожина С.П.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Мультибир" (ул. Багрицкого, д. 30, офис 5, Москва, 121471, ОГРН 1127746199987) на решение Арбитражного суда города Москвы от 05.03.2014 (судья Матюшенкова Ю.Л.) по делу N А40-55490/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2014 (судьи Птанская Е.А., Валиева В.Р., Лаптева О.Н.) по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью "Мультибир"

к компании Brau Union Osterreich AG (Linz, Poschacherstrabe 35, Postfach 281, А-4021)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Zipfer" по международной регистрации N 662425 в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования,

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

при участии в судебном заседании представителей:

заявителя кассационной жалобы (истца) - Валитов Д.А. по доверенности от 17.02.2014;

ответчика - Горбенко В.С. по доверенности от 26.12.2013;

третьего лица - не явился, извещено надлежащим образом, установил:

общество с ограниченной ответственностью "Мультибир" (далее - общество "Мультибир") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к компании Brau Union Osterreich AG (далее - компания) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Zipfer" по международной регистрации N 662425 в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.03.2014, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2014, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с названными судебными актами, общество "Мультибир" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит их отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суды первой и апелляционной инстанции необоснованно не признали его лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака "Zipfer". Так, общество "Мультибир" указывает, что ввозит на территорию Российской Федерации пиво, маркированное указанным выше товарным знаком, то есть фактически участвует в обороте таких товаров. По мнению заявителя, суды ошибочно указали, что использовать товарные знаки можно только при производстве товаров. Заявитель указывает, что при рассмотрении разных категорий дел суды различным образом подходят к вопросу использования товарного знака: по делам, касающимся ввоза маркированных товарным знаком товаров на территорию Российской Федерации без разрешения правообладателя товарного знака, суды признают, что импортер использует товарный знак, в то время как по делам о досрочном прекращении товарных знаков указывают, что у импортера нет заинтересованности в использовании товарного знака.

Податель кассационной жалобы также не согласен с выводом судов о доказанности использования ответчиком спорного товарного знака, считает, что в материалах дела отсутствуют доказательства использования товарных знаков самим правообладателем, либо другим лицом на основании лицензионного договора или под контролем правообладателя, а сам по себе факт поставки товаров, маркированных товарными знаками, на территорию Российской Федерации не свидетельствует об использовании товарных знаков по смыслу пункта 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Общество "Мультибир" указывает, что суд апелляционной инстанции необоснованно сослался на судебные акты первой и апелляционной инстанций инстанции по делу N А40-22347/2013, в то время как к моменту рассмотрения настоящего дела в суде апелляционной инстанции указанные судебные акты были отменены.

В отзыве на кассационную жалобу компания Brau Union Osterreich AG с изложенными в ней доводами не согласилась, просила обжалуемые судебные акты оставить без изменения как законные и обоснованные.

В судебное заседание суда кассационной инстанции явились представители истца и ответчика.

Роспатент в судебное заседание суда кассационной инстанции своих представителей не направил, отзыв на кассационную жалобу не представил, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещен надлежащим образом.

В соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции лиц, участвующих в деле, не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие, если они были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства.

На основании вышеизложенного кассационная жалоба рассмотрена Судом по интеллектуальным правам в отсутствии представителя Роспатента.

В судебном заседании представитель общества "Мультибир" поддержал ранее заявленное ходатайство о направлении запроса специалисту (часть 1.1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) с целью выяснения, к какому классу МКТУ следует относить "ввоз товара".

Названное ходатайство рассмотрено и отклонено судебной коллегией, поскольку привлечение специалиста в судебный процесс происходит по инициативе суда в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения ученых, а не по ходатайству стороны. Кроме того, судебная коллегия не усматривает, что для рассмотрения настоящей кассационной жалобы необходимо получать разъяснения и консультации, а также выяснять профессиональное мнение ученых.

При рассмотрении кассационной жалобы по существу представитель общества "Мультибир" просил ее удовлетворить.

В свою очередь представитель компании Brau Union Osterreich AG против доводов кассационной жалобы возражал, просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов кассационной жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебных актов, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанции, компания Brau Union Osterreich AG является правообладателем товарного знака "Zipfer" по международной регистрации N 662425 в отношении товаров 32 класса МКТУ (дата регистрации в Международном реестре товарных знаков - 12.09.1996, дата истечения срока действия регистрации на территории Российской Федерации - 12.09.2016).

Указанному товарному знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

Ссылаясь на то, что названный товарный знак не используется на протяжении более трех лет, а также на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ, общество "Мультибир" обратилось в суд с настоящим иском. В подтверждение своей заинтересованности истец указал на решение Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-22347/2013, в котором было установлено, что общество "Мультибир" использует оспариваемый товарный знак, осуществляя ввоз пива на территорию Российской Федерации.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака общество "Мультибир" не подтвердило.

При этом суд указал, что установленный решением Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-22347/2013 факт незаконного использования обществом "Мультибир" товарного знака "Zipfer" без согласия правообладателя не может быть признан доказательством заинтересованности лица в досрочном прекращении правовой охраны такого товарного знака.

В свою очередь с учетом требований пункта 3 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации о возложении бремени доказывания использования товарного знака на правообладателя, суд первой инстанции оценил представленные компанией Brau Union Osterreich AG доказательства, в том числе договор, заключенный между компанией Brau Union Osterreich AG и компанией Heineken C&EE Export Gmbh & Co KG, о предоставлении исключительных прав на дистрибуцию пива под маркой "Zipfer" на территории Российской Федерации на период с 01.01.2007 по 31.12.2016; договор о дистрибуции от 06.02.2012 N 20120101, заключенный между компанией Heineken C&EE Export Gmbh & Co KG и обществом с ограниченной ответственностью "Кросс Логистик"; заявление на перевод денежных средств; инвойсы; декларации на товары; декларации таможенной стоимости; грузовые таможенные декларации; декларации о соответствии; свидетельство о государственной регистрации продукции с приложением; письмо общества с ограниченной ответственностью "Кросс Логистик"; отчет об объемах реализации пива на территории Российской Федерации; фотографии образцов этикеток бутылок; каталоги товаров; фотографии витрин. По результатам их оценки суд сделал вывод о подтверждении факта использования товарных знаков правообладателем в смысле статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации в трехлетний период, предшествовавший подаче иска.

Установив отсутствие заинтересованности общества "Мультибир" в прекращении правовой охраны спорного товарного знака и признав, что представленные компанией Brau Union Osterreich AG доказательства подтверждают его использование, суд первой инстанции оставил заявленные обществом "Мультибир" требования без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции с выводами суда первой инстанции согласился.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, проверив исходя из доводов кассационной жалобы правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен заинтересованным лицом.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения. Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В соответствии с требованиями, изложенными в статье 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков общество "Мультибир" указало на то, что оно является импортером пива, маркированного спорным товарным знаком, то есть фактически участвует в обороте товаров, маркированных этим знаком на территории Российской Федерации. Указанные обстоятельства, как указывал истец при рассмотрении настоящего дела судом первой инстанции, подтверждаются судебными актами первой и апелляционной инстанции, принятыми по результатам рассмотрения арбитражного дела N А40-22347/2013, которыми ему запрещено ввозить на территорию Российской Федерации товары, маркированные спорным товарным знаком без согласия правообладателя. При этом в кассационной жалобе и в судебном заседании суда кассационной инстанции истец указал, что названные судебные акты отменены постановлением Суда по интеллектуальным правам, дело N А40-22347/2013 передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции, а при новом рассмотрении дела определением суда первой инстанции производство по делу прекращено в связи с отказом компании Brau Union Osterreich AG от заявленных требований.

Как пояснил представитель общества "Мультибир" в судебном заседании, законный интерес в прекращении правовой охраны товарного знака ответчика состоит в устранении препятствий для своей коммерческой деятельности по импорту пива, поскольку, по его мнению, самим правообладателем, по лицензии или под его контролем товарный знак на территории Российской Федерации не используется, однако является препятствием для ввоза на территорию Российской Федерации этого товара импортерами, не получившими разрешение правообладателя.

Представитель ответчика также подтвердил в судебном заседании, что общество "Мультибир" осуществляет незаконный ввоз пива, маркированного спорным товарным знаком, на территорию Российской Федерации.

С учетом того, что сам факт ввоза истцом пива, маркированного спорным товарным знаком, при рассмотрении спора в судах первой и апелляционной инстанций ответчиком не оспаривался, суд кассационной инстанции полагает, что суды пришли к неверному выводу об отсутствии заинтересованности общества "Мультибир" в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака. Участие этого общества в обороте пива, маркированного вышеназванным товарным знаком, на территории Российской Федерации свидетельствует не только о намерении, но и о фактическом использовании обществом "Мультибир" спорного обозначения в своей деятельности.

В ситуации, когда правообладателем, по его лицензии или под его контролем товарный знак на территории Российской Федерации не используется, однако препятствует ввозу маркированного таким знаком товара, импортер может быть признан лицом, заинтересованным в устранении препятствий для осуществления своей деятельности, в том числе путем прекращения правовой охраны спорного товарного знака.

При указанных обстоятельствах судебная коллегия не соглашается с выводом судов первой и апелляционной инстанции об отсутствии заинтересованности общества "Мультибир" в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака компании Brau Union Osterreich AG.

Вместе с тем наличие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является необходимым, но не достаточным условием для удовлетворения иска.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

В силу пункта 2 названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 вышеназванного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Отказывая в удовлетворении настоящего иска, суды первой и апелляционной инстанции исходили не только из отсутствия заинтересованности общества "Мультибир" в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака компании Brau Union Osterreich AG, но и из наличия доказательств, подтверждающих использование товарного знака для тех товаров, в отношении которых заявлено требование о прекращении его правовой охраны.

При этом суды, оценив представленные в материалы дела доказательства, признали подтвержденным факт ввоза на территорию Российской Федерации обществом с ограниченной ответственностью "Кросс Логистик" пива, маркированного спорным товарным знаком, а также дальнейшее введение в гражданский оборот названного товара.

Заявителем кассационной жалобы не оспаривается сам по себе факт введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации вышеназванного товара обществом с ограниченной ответственностью "Кросс Логистик", возражения общества "Мультибир" сводятся к недоказанности ввода товара в гражданский оборот самим правообладателем, другим лицом, имеющим лицензионный договор с правообладателем, или под контролем правообладателя.

Суд кассационной инстанции считает этот довод подлежащим отклонению по следующим основаниям.

Контроль со стороны правообладателя может иметь разное содержание для случая, когда товарный знак используется иным лицом при производстве товара (контроль качества товара, объемов производства и реализации и проч.), и для случая импорта оригинального товара и его дальнейшей реализации. В последнем случае необходимость в контроле качества и объемов производства товара отсутствует.

Представленные ответчиком в материалы дела доказательства (договор между компанией Brau Union Osterreich AG и компанией Heineken C&EE Export Gmbh & Co KG о предоставлении исключительных прав на дистрибуцию пива под маркой "Zipfer" на территории Российской Федерации на период с 01.01.2007 по 31.12.2016; договор о дистрибуции N 20120101 от 06.02.2012 между компанией Heineken C&EE Export Gmbh & Co KG и обществом с ограниченной ответственностью "Кросс Логистик"; заявление на перевод денежных средств; инвойсы; декларации на товары; декларации таможенной стоимости; грузовые таможенные декларации; декларации о соответствии; свидетельство о государственной регистрации продукции с приложением; письмо общества с ограниченной ответственностью "Кросс Логистик"; отчет об объемах реализации пива на территории Российской Федерации; фотографии образцов этикеток бутылок; каталоги товаров; фотографии витрин) свидетельствуют о том, что под контролем ответчика на основании названных договоров осуществляется введение в оборот на территории Российской Федерации, активная реклама и иное продвижение пива под товарным знаком "Zipfer".

При этом вопреки доводам заявителя, договор о предоставлении исключительных прав на дистрибуцию пива под маркой "Zipfer" на территории Российской Федерации на период с 01.01.2007 по 31.12.2016, заключенный между компанией Brau Union Osterreich AG и компанией Heineken C&EE Export Gmbh & Co KG, и договор о дистрибуции от 06.02.2012 N 20120101, заключенный между компанией Heineken C&EE Export Gmbh & Co KG и обществом с ограниченной ответственностью "Кросс Логистик", предусматривают условия о контроле поставщика за действиями дистрибьютора в отношении продукции со спорной торговой маркой (преамбула договора о предоставлении исключительных прав на дистрибуцию пива, пункты 2 и 3 договора о дистрибуции N 20120101).

Суда кассационной инстанции полагает, что наличие названных доказательств является достаточным основанием для вывода о наличии контроля со стороны правообладателя за использованием товарного знака при осуществлении экспортно-импортных операций и дальнейшем вводе в гражданский оборот на территории Российской Федерации маркированного им товара.

При изложенных обстоятельствах суд кассационной считает, что ошибочные выводы судов первой и апелляционной инстанции об отсутствии у общества "Мультибир" заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака не привел к принятию неправильных судебных актов, поскольку установление факта использования товарного знака под контролем правообладателя в течение трехлетнего периода, предшествовавшего подаче настоящего иска, является самостоятельным основанием для отказа в прекращении правовой охраны товарных знаков.

Довод заявителя о том, что суд апелляционной инстанции в обжалуемом судебном акте сослался на отмененные судебные акты по другому делу, также подлежит отклонению, поскольку суд апелляционной инстанции сослался на эти судебные акты в подтверждение своей позиции об отсутствии заинтересованности истца в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. Между тем, названный вывод судом кассационной инстанции признан неправильным, но не приведшим к вынесению ошибочного судебного акта вследствие доказанности использования товарного знака под контролем правообладателя.

Безусловные основания для отмены обжалуемых судебных актов, установленные частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом кассационной инстанции не установлены.

С учетом изложенного основания для удовлетворения кассационной жалобы общества "Мультибир" отсутствуют.

В силу положений статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы подлежат возложению на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 05.03.2014 по делу N А40-55490/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2014 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Мультибир" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.