Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 декабря 2014 г. N С01-1294/2014 по делу № А40-20937/2014 Суд отменил принятые судебный решения и направил дело на новое рассмотрение, поскольку при рассмотрении дела суд не установил обстоятельства использования спорного обозначения в отношении услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца, или однородных услуг и вероятность смешения обозначений в результате их использования; а также обстоятельства добросовестности действий истца по регистрации спорного товарного знака

Резолютивная часть постановления объявлена 25 декабря 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 декабря 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья Химичев В.А.,

судьи Данилов Г.Ю., Уколов С.М.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ДЖУМАНА» на решение Арбитражного суда города Москвы (судья Ведерников М.А.) от 10.06.2014 по делу № А40-20937/2014 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда (судьи Лаптева О.Н., Садикова Д.Н., Трубицын А.И.) от 25.09.2014 по тому же делу,

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Дом Арганы» (ул. Петровка, д. 20/1, под. 5, Москва, 127051, ОГРН 1057749232034)

к обществу с ограниченной ответственностью «ДЖУМАНА» (Дербеневская наб., д. 7, стр. 5, Москва, 115114, ОГРН 1117746910930)

о защите исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации в размере 500 000 рублей при участии в судебном заседании представителей:

от истца - не явился, извещен надлежащим образом,

от ответчика - Быковский В.А. (по доверенности от 15.08.2014), установил:

общество с ограниченной ответственностью «Дом Арганы» (далее - ООО «Дом Арганы») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «ДЖУМАНА» (далее - ООО «ДЖУМАНА») о запрете использовать в сети Интернет и доменном имени diarargan.ru обозначение «diarargan»; запрете использовать обозначение «diar argan» в рекламе, в средствах массовой информации, включая сеть Интернет, названиях продукции, этикетках и логотипах; взыскании компенсации в размере 500 000 рублей. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.06.2014, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2014, исковые требования удовлетворены частично, ответчику запрещено использовать обозначение «diar argan» в рекламе, в средствах массовой информации, включая сеть интернет, названиях продукции, этикетках и логотипах; с ответчика в пользу истца взыскана компенсация за нарушение исключительного права в размере 100 000 рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований было отказано. 

Не согласившись с принятыми решением и постановлением, ООО «ДЖУМАНА», ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права и несоответствие выводов судов материалам дела, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит обжалуемые судебные акты отменить и принять решение об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование кассационной жалобы заявитель указывает, что товарный знак истца № 405915 в перечне товаров и услуг содержит лишь одну охраняемую позицию - продвижение товаров для третьих лиц. Соответственно, истец имеет право запрещать любому лицу использовать обозначение, сходное до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком, только в части услуг по продвижению товаров для третьих лиц или им однородным. Вместе с тем, как полагает заявитель, истец распространил свои требования и на иные товары и услуги, а суды первой и апелляционной инстанций согласились с этими требованиями, не изучив вопрос об однородности товаров и услуг. 

Не соглашаясь с обжалуемым постановлением, заявитель указывает на то, что суд апелляционной инстанции так же, как и суд первой инстанции, не принял во внимание объем правовой охраны товарного знака истца, определяемый позицией «продвижение товаров для третьих лиц». 

Заявитель считает, что действия ответчика по регистрации товарного знака и по подаче настоящего иска являются злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией, что нарушает положения статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, подписана СССР 12.10.1967, далее - Парижская конвенция). 

По мнению заявителя, размер компенсации, указанный в решении суда, явно не соответствует обстоятельствам дела. В обоснование этого указывает на то, что истец зарегистрировал обозначение, сходное до степени смешения с отличительной частью товарного знака, принадлежащего на территории Королевства Марокко, а также на территории других стран компании SOLIDAIRE SERVIS SARL, которая является производителем товара, введенного в оборот ответчиком. В этом ответчик видит также нарушение статьи 6.septies Парижской конвенции и полагает, что этот факт может расцениваться как нарушение статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), то есть злоупотребление правом. 

ООО «Дом Арганы», будучи надлежаще извещено о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы путем направления в его адрес копии определения о принятии кассационной жалобы к производству заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru, отзыв на кассационную жалобу не представило, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило. 

Суд на основании части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считает возможным рассмотреть кассационную жалобу в отсутствие истца, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. 

В судебном заседании представитель ответчика доводы кассационной жалобы поддержал, просил отменить обжалуемые судебные акты и принять решение об отказе в удовлетворении исковых требований. 

Судом возвращены приложенные к кассационной жалобе документы, направленные на установление фактических обстоятельств дела, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции. 

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, ООО «Дом Арганы» является правообладателем исключительного права на товарный знак «diar argana» (ДОМ АРГАНЫ) в отношении услуг 35-го класса - продвижение товаров (для третьих лиц) Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), что подтверждается свидетельством Российской Федерации на товарный знак (знак обслуживания) № 405915, выданным на основании заявки истца № 2009711465 с приоритетом 25.05.2009, срок действия регистрации 25.05.2019. 

ООО «Дом Арганы» обнаружено, что в 2012 году на сайте www.diarargan.ru размещена информация о продаже продукции с использованием товарного знака «diar argana» (ДОМ АРГАНЫ). Уполномоченным лицом истца через сервис «Яндекс Маркет» по вышеуказанной ссылке была произведена контрольная закупка 100% Масла Арганы DIAR ARGAN Премиум Класса, 120 мл. По указанному на сайте телефону покупателем был сделан заказ данного товара, в течение дня курьером в адрес покупателя был доставлен товар в фирменном пакете с надписью DIAR ARGAN, с указанием сайта www.diarargan.ru. При получении товара покупателю был выдан кассовый чек на сумму покупки, на котором указано наименование продавца - ООО «ДЖУМАНА». 

Истец полагая, что действия ответчика по использованию в сети Интернет и доменном имени diarargan.ru обозначения «diarargan», использованию обозначения «diar argan» в рекламе, в средствах массовой информации, включая сеть «Интернет», названиях продукции, этикетках и логотипах, нарушают его исключительное право на товарный знак «diar argana» (ДОМ АРГАНЫ), обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции по результатам судебного разбирательства, придя к выводу о том, что истец не давал ООО «ДЖУМАНА» разрешения на использование принадлежащего ему товарного знака, запретил ответчику использовать обозначение «diar argan» в рекламе, в средствах массовой информации, включая сеть Интернет, названиях продукции, этикетках и логотипах, а также взыскал компенсацию за нарушение исключительного права в размере 100 000 рублей. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований в части запрета использовать в сети Интернет и доменном имени www.diarargan.ru обозначение «diarargan», суд первой инстанции исходил из того, что ответчик не является администратором указанного домена. При этом учитывал, что согласно ответу общества с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» администратором домена www.diarargan.ru является SOLIDAIRE SERVICE Sarl. 

Суд апелляционной инстанции по результатам рассмотрения апелляционной жалобы, оставил решение суда первой инстанции без изменения, подтвердив законность и обоснованность содержащихся в нем выводов. При этом суд апелляционной инстанции, ссылаясь на статью 6 Парижской конвенции и статью 1479 ГК РФ, отклонил доводы апелляционной жалобы, основанные на наличии у компании «STE SOLIDAIRE SERVICE S.A.R.L» международной регистрации товарного знака «DIAR ARGAN». 

Суд апелляционной инстанции также учитывал, что в материалах дела не имеется доказательств того, что товарному знаку DIAR ARGAN иностранной компании «STE SOLIDAIRE SERVICE S.A.R.L» согласно установленной международной процедуре предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации. Кроме того, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что регистрация товарного знака истца на территории Российской Федерации не оспорена и предоставление правовой охраны этому знаку не признано недействительным в установленном законом порядке, доказательства злоупотребления правом при регистрации товарного знака или приобретения истцом прав на него суду не представлены. 

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, выслушав представителя ответчика, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права и соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. 

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность. 

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ). 

Поскольку обозначение «diar argana» (ДОМ АРГАНЫ) зарегистрировано в качестве товарного знака 25.05.2009 сроком действия до 25.05.2019, доказательств досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в материалах дела не имеется, никто не вправе использовать без разрешения ООО «Дом Арганы» сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

Между тем суды не учли следующее. 

По смыслу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ запрет на использование без разрешения правообладателя его товарного знака обусловлен наличием совокупности трех условий: сходство обозначения с товарным знаком; использование обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров; в результате использования возникнет вероятность смешения. 

Суд первой инстанции, делая вывод о нарушении ООО «ДЖУМАНА» исключительного права ООО «Дом Арганы» на принадлежащее ему средство индивидуализации, анализ сходства используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца не проводил. 

При проведении анализа сходства суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что обозначение, которым был маркирован реализованный ответчиком товар (его упаковка), является сходным до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству № 405915. 

В кассационной жалобе указанные выводы суда апелляционной инстанции о сходстве сравниваемых обозначений не оспариваются, доводов об отсутствии сходства не содержится. 

Однако установление сходства до степени смешения сравниваемых обозначений не является достаточным основанием для вывода о нарушении исключительного права на товарный знак. Необходимо установление совокупности всех условий, предусмотренных пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ. 

Вместе с тем судебные акты суда первой и апелляционной инстанций не содержат выводов относительно использования спорного обозначения в отношении услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца, или однородных услуг, а также вероятности смешения обозначений в результате их использования. 

Суды обеих инстанций не приняли во внимание, что товарный знак «diar argana» (ДОМ АРГАНЫ) зарегистрирован в отношении услуг 35-го класса МКТУ - продвижение товаров (для третьих лиц). Следовательно, нарушением исключительного права истца являлось бы использование спорного обозначения в отношении указанных в регистрации услуг, или услуг, им однородных, при вероятности смешения обозначений в результате их использования. Соответственно этому, запрет использования спорного обозначения должен касаться указанных в регистрации услуг, или услуг, им однородных. 

Таким образом, в нарушение пункта 3 статьи 1484 ГК РФ судами не устанавливались обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения спора. 

Относительно довода кассационной жалобы о том, что действия истца как по регистрации товарного знака, так и по подаче иска являются злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией, суд кассационной инстанции отмечает следующее. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 и постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю). 

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 этого кодекса. 

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом. 

В связи с этим довод кассационной жалобы о недобросовестности действий истца по регистрации спорного товарного знака заслуживает внимания. 

Как усматривается из материалов дела, ответчик в письменных пояснениях в суде первой инстанции (т. 1 л. д. 59-61), указывал, что истец, используя всемирную известность товарного знака DIAR ARGAN, зарегистрированного в 2004 году в Международном бюро Всемирной организацией по интеллектуальной собственности, вводит в заблуждение потенциальных покупателей, предлагая к продаже продукцию, аналогичную продукции компании «STE SOLIDAIRE SERVICE S.A.R.L», а также пытается ограничить доступ продукции этой компании на российский рынок. 

Суд первой инстанции не дал оценку указанным доводам ответчика, обстоятельства злоупотребления правом не устанавливал, на что ООО «ДЖУМАНА» было обращено внимание в апелляционной жалобе. 

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что доказательства злоупотребления правом по регистрации товарного знака или приобретения истцом прав на него суду не представлены. 

Вместе с тем суд апелляционной инстанции не дал оценки доводам ответчика о регистрации истцом товарного знака «diar argana» (ДОМ АРГАНЫ) при наличии международной регистрации товарного знака DIAR ARGAN за иностранной компанией, продукция которой, маркируемая этим знаком, реализуется, в том числе на территории Российской Федерации. 

Таким образом, обжалуемые судебные акты не отвечают требованиям законности, обоснованности и мотивированности, предусмотренным частью 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент подачи заявки и регистрации товарного знака) не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. 

В силу статьи 10.bis Парижской конвенции Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. 

Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. 

В частности, подлежат запрету:

1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров. 

Судам первой и апелляционной инстанции с учетом приведенных норм права, доводов и возражений сторон, а также фактических обстоятельств дела следовало дать оценку действиям ООО «Дом Арганы» по регистрации спорного товарного знака на предмет их добросовестности. 

По результатам судебного разбирательства суд кассационной инстанции приходит к выводу об отмене обжалуемых судебных актов на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении. 

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на рассмотрение в суд первой инстанции. 

При новом рассмотрении дела суду необходимо установить обстоятельства использования спорного обозначения в отношении услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца, или однородных услуг, вероятности смешения обозначений в результате их использования; а также обстоятельства добросовестности действий ООО «Дом Арганы» по регистрации спорного товарного знака и с учетом этого принять законный и обоснованный судебный акт. 

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 10.06.2014 по делу № А40-20937/2014 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2014 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.А. Химичев

Судья

Г.Ю. Данилов

Судья

С.М. Уколов