Резолютивная часть постановления объявлена 20 ноября 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 ноября 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Погадаев Н.Н.,

судьи - Кручинина Н.А., Уколов С.М.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Зубко Марины Анатольевны на решение Арбитражного суда Иркутской области от 21.05.2014 (судья Зарубина Т.Б.) по делу № А19-312/2014 и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2014 (судьи Гречаниченко А.В., Макарцев А.В., Скажутина Е.Н.) по тому же делу

по иску компании Smeshariki GmbH (10 Хохбрюкенштрассеб 80331, Мюнхен, Германия) к индивидуальному предпринимателю Зубко Марине Анатольевне (г. Иркутск, ОГРНИП 304381232800060) о защите исключительных прав на товарные знаки и взыскании компенсации;

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: не явился, извещен,

от ответчика: не явился, извещен, установил:

компания Smeshariki GmbH обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с иском к индивидуальному предпринимателю Зубко Марине Анатольевне (далее - ИП Зубко М.А.) о взыскании компенсации за семь случаев нарушения исключительных прав на товарные знаки № 282431 (логотип «Смешарики»), № 332559 («Нюша»), № 321933 («Крош»), № 321870 («Лосяш»), № 384581 («Ежик»), № 321869 («Совунья»), № 353490 («Би-Би») в сумме 175 000 рублей (с учетом принятого увеличения размера исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 21.05.2014, оставленным без изменения постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2014, иск удовлетворен частично, с ответчика в пользу истца взыскано 70 000 рублей, в удовлетворении остальной части иска отказано. В доход федерального бюджета с ИП Зубко М.А. взыскана госпошлина в сумме 2 500 рублей, с компании Smeshariki GmbH в сумме 1 750 рублей. 

Не согласившись с принятыми судебными актами, ИП Зубко М.А. обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой. 

В кассационной жалобе заявитель ссылается на несоответствие выводов суда первой и апелляционной инстанций фактическим обстоятельствам дела и представленным в материалы дела доказательствам, а также неправильное применение норм материального права. Полагает, что истцом не доказана принадлежность исключительных прав на товарные знаки, указанные в исковом заявлении, в силу чего у истца отсутствует право на обращение в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение таких прав. 

Кроме того, заявитель жалобы ссылается на то, что указанные в исковом заявлении товарные знаки не распространяются на товары, приобретенные у ответчика (DVD-диск). Указывает на то, что судами первой и апелляционной инстанций неправильно определен размер компенсации. Также сослался на отсутствие вины в действиях ИП Зубко М.А. 

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам: http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие. 

В отзыве на кассационную жалобу представитель компании Smeshariki GmbH против удовлетворения кассационной жалобы возражал, просил оставить оспариваемые судебные акты без изменения, указал что доводы жалобы не содержат правовых и фактических обстоятельств, указывающих на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и представленным в материалы дела доказательствам и неправильное применение норм материального права. 

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемого судебного акта, а также соответствие выводов суда установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции, с направлением дела на новое рассмотрение в связи со следующим. 

При рассмотрении спора судом установлено, что действиями ответчика, выразившимися в распространении товаров с изображениями, сходными до степени смешения с товарными знаками истца, при отсутствии разрешения на такое использование объектов интеллектуальной собственности, нарушены исключительные права истца на следующие товарные знаки со словесными обозначениями, а именно:

- «Смешарики» по свидетельству Российской Федерации № 282431, дата приоритета - 17.03.2004, дата регистрации 16.02.2005, срок действия регистрации истекает 17.03.2014;

- «Нюша» по свидетельству Российской Федерации № 332559, дата приоритета 18.07.2006, дата регистрации 27.08.2007, срок действия регистрации истекает 18.07.2016, в отношении товаров поименованных в частности в 16 классе МКТУ;

- «Крош» по свидетельству Российской Федерации № 321933, дата приоритета 18.07.2006, дата регистрации 02.03.2007, срок действия регистрации истекает 18.07.2016, в отношении товаров поименованных в частности в 16 классе МКТУ;

- «Лосяш» по свидетельству Российской Федерации № 321870, дата приоритета 18.07.2006, дата регистрации 01.03.2007, срок действия регистрации истекает 18.07.2016, в отношении товаров поименованных в частности в 16 классе МКТУ;

- «Ежик» по свидетельству Российской Федерации № 384581, дата приоритета 18.07.2006, дата регистрации 24.07.2009, срок действия регистрации истекает 30.03.2017 в отношении товаров поименованных в частности в 16 классе МКТУ;

- «Совунья» по свидетельству Российской Федерации № 321869, дата приоритета 18.07.2006, дата регистрации 01.03.2007, срок действия регистрации истекает 18.07.2016 в отношении товаров поименованных в частности в 16 классе МКТУ;

- «Би-Би» по свидетельству Российской Федерации № 353490, дата приоритета 23.08.2007, дата регистрации 23.06.2008, срок действия регистрации истекает 23.08.2017 в отношении товаров поименованных в частности в 16 классе МКТУ;

Вышеназванные товарные знаки представляют комбинированные обозначения, представляющие собой логотип и художественные образы анимационного сериала «Смешарики» в сочетании с именем персонажа. 

В торговой точке, принадлежащей ИП Зубко М.А., 05.06.2013, расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 342А, был реализован товар - диск формата DVD «Смешарики. ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ! 2013 ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ», на полиграфии которого содержатся обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками, права на которые зарегистрированы за истцом: логотип «Смешарики», «Совунья», «Лосяш», «Крош», «Ежик», «Нюша», «Би-Би». 

На товаре, приобретенном истцом, нанесены изображения персонажей имитирующих персонажей анимационного сериала «Смешарики», сходные до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками. 

Истец, полагая, что ответчик нарушил исключительные права компании Smeshariki GmbH на использование вышеуказанных товарных знаков, обратился с настоящим исковым заявлением в суд. 

Удовлетворяя исковые требования, суды исходили из того, что истцом в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказан факт нарушения ответчиком исключительных прав истца. 

Между тем при рассмотрении спора не учтено следующее. 

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ). 

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах. 

В силу статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными названным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. 

Предусмотренные ГК РФ способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом. 

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. 

В обоснование заявленных требований истец указал, что он является правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 282431, 332559, 321933, 321870, 384581, 321869, 353490. 

Удовлетворяя заявленные требования в указанной части, суды признали данный факт установленным. 

Согласно представленным в материалы дела свидетельству Российской Федерации № 384581 (дата приоритета 18.07.2006, дата регистрации 24.07.2009) правообладателем товарного знака «Ежик» является компания Smeshariki GmbH. 

Согласно приложениями к свидетельствам Российской Федерации № 332559, 321933, 321870, 321869, 353490 на основании договоров:

- № РД0051330, зарегистрированного 17.06.2009 (в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 332559),

- № РД0051328, зарегистрированного 17.06.2009 (в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 321933),

- № РД0051333, зарегистрированного 17.06.2009 (в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 321870),

- № РД0051332, зарегистрированного 17.06.2009 (в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 321869), об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг, произведена смена первоначального правообладателя указанных товарных знаков ООО «Смешарики» на компанию Smeshariki GmbH, о чем в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания внесены соответствующие записи. 

Между тем судом первой и апелляционной инстанций при рассмотрении дела не учтен тот факт, что согласно выписке из торгового реестра № 172758 от 15.11.2010, компания Smeshariki GmbH с местом нахождения в г. Мюнхен зарегистрирована в качестве юридического лица 02.01.2008. 

В соответствии с пунктом (1) § 11 Закона об обществах с ограниченной ответственностью Германии (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschrankter Haftung, 1892) моментом регистрации компании (GmbH) считается момент внесения записи в торговый реестр (Handelsregister), который ведется районным судом (Amtsgericht) по месту нахождения общества. 

Документов, подтверждающих юридический статус компании на момент заключения договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, материалы дела не содержат. 

Указанные обстоятельства не устанавливались судом первой инстанции. 

Вместе с тем вопрос о наличии у лица исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации является обязательным при рассмотрении спора о привлечении лица, нарушившего такое право к гражданско-правовой ответственности. 

Без исследования судов остались и обстоятельства, связанные с наличием/отсутствием правоспособности компании по личному закону этого юридического лица (статья 1202 ГК РФ) до внесения соответствующей записи в торговый реестр. 

Указанные обстоятельства судами не исследовались и не получили надлежащей правовой оценки. 

Также судами не дана оценка тому факту, что реализованный ИП Зубко М.А. товар (диск формата DVD «Смешарики. ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ! 2013 ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ») относится к товару 09 класса МКТУ (компакт-диски (аудио-видео)) и услугам 41 класса МКТУ (производство видеофильмов, покат видеофильмов), тогда как товарные знаки № 282431 (логотип «Смешарики»), № 332559 («Нюша»), № 321933 («Крош»), № 321870 («Лосяш»), № 384581 («Ежик»), № 321869 («Совунья») не распространяются на товары 09 класса МКТУ, то есть при принятии оспариваемых судебных актов судами фактически не исследовался вопрос об однородности товаров, на которых размещено спорные обозначения, и товаров/услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки. 

Между тем оценка однородности товаров или услуг по данной категории споров обязательна, поскольку размещение обозначения, сходного до степени смешения с обозначением, в отношении которого предоставлена правовая охрана товарным знакам, на товаре, предложенном к продаже (введенным в гражданский оборот), представляет собой нарушение прав на товарный знак (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ). 

При таких обстоятельствах, по мнению коллегии судей, судом при рассмотрении дела не были выполнены требования части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой обязанность по определению обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, возложена на суд, части 1 статьи 133 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обязывающей суд при подготовке дела к рассмотрению определить характер спорного правоотношения, обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, разрешить вопрос о круге лиц, интересы которых затрагиваются возникшим спором, статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, на основании которой прерогативой суда является определение обстоятельств, имеющих значение для дела. 

Указанные нарушения норм процессуального права привели к преждевременному и необоснованному выводу о наличии у компании права на предъявление требований, заявленных в настоящем споре. 

Довод заявителя жалобы о том, что исключительная лицензия на предмет исключительных прав на территории Российской Федерации на товарные знаки № 282431 (логотип «Смешарики»), № 332559 («Нюша»), № 321933 («Крош»), № 321870 («Лосяш»), № 384581 («Ежик»), № 321869 («Совунья») принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Мармелад Медиа» (далее - ООО «Мармелад Медиа»), а не истцу, отклоняется как не влияющий на законность и обоснованность судебных актов по настоящему делу, поскольку наличие лицензионного договора с ООО «Мармелад Медиа» не влияет на сохранение за правообладателем (лицензиаром), коим является компания, права самому использовать соответствующие средства индивидуализации любым незапрещенным законом способом, в том числе, не влияет на право требовать защиты своих прав в судебном порядке.

Исходя из содержания пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции вправе принять новый судебный акт, не передавая дело на новое рассмотрение, только в случае, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражными судами первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся доказательств. 

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права. 

На основании изложенного решение суда первой инстанции нельзя признать законными и обоснованными. Принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции, отменяя состоявшийся по делу судебный акт, считает необходимым направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области. 

При новом рассмотрении суду следует определить круг обстоятельств, имеющих значение для дела и подлежащих установлению при рассмотрении спора, установить, является ли компания Smeshariki GmbH, которой предъявлен настоящий иск, тем юридическим лицом, которому переданы исключительные права на товарные знаки и предоставлена исключительная лицензия на использование анимационного сериала «Смешарики» и его персонажей, дать оценку всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства, после чего принять законный и обоснованный судебный акт. 

Вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается. В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

решение Арбитражного суда Иркутской области от 21.05.2014 по делу № А19-312/2014 и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2014 по тому же делу отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.