Резолютивная часть постановления объявлена 24 сентября 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 1 октября 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Погадаева Н.Н., Тарасова Н.Н.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества «Конде Наст» (ул. Николоямская, д. 54, ОГРН 1027739270052) на решение Арбитражного суда города Москвы от 24.02.2014 по делу № А40-62738/2013 (судья Мищенко А.В.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.05.2014 по тому же делу (судьи Лаврецкая Н.В., Верстова М.Е., Левченко Н.И.)

по иску закрытого акционерного общества «Конде Наст» к обществу с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика «Алела» (ул. Чкалова, д. 19, г. Рязань, 390029, ОГРН 1056204016604), обществу с ограниченной ответственностью «Ропторг-В» (Каширское ш., д. 43, корп. 3, Москва, 115409) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 396051, № 396049, № 307817, № 360096 вследствие их неиспользования,

третьи лица - Федеральная службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995) и Компания Эдванс Мэгэзин Палишез Инк. (адрес представителя: ул. Лесная, д. 9, Белые Сады, 10 этаж, Москва, 125047),

при участии в судебном заседании:

от истца: Шитиков В.Н., представитель по доверенности от 20.09.2013 б/н, Лесконог Е.В., представитель по доверенности от 01.02.2013 б/н,

от ответчиков:

от ООО «Кондитерская фабрика «Алела» - Плавина Е.Л., представитель по доверенности от 25.08.2014, Бельская Е.А., представитель по доверенности от 25.08.2014 б/н,

от ООО «Ропторг-В» - Пупков М.В., представитель по доверенности от 16.09.2014,

от третьих лиц:

от Роспатента - представители не явились, извещены надлежащим образом,

от Компании Эдванс Мэгэзин Палишез Инк. - Шитиков В.Н., представитель по доверенности от 16.05.2012 б/н,

установил:

закрытое акционерное общество «Конде Наст» (далее - ЗАО «Конде Наст») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика «Алела» (далее - ООО «Кондитерская фабрика «Алела») и обществу с ограниченной ответственностью «Ропторг-В» (далее - ООО «Ропторг-В») о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 501373, № 501327, № 501325, № 501324 вследствие их неиспользования в отношении услуг 35 класса МКТУ.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены компания Эдванс Мэгэзин Палишез Инк. и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.02.2014, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.05.2014, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции и постановлением суда апелляционной инстанции, ЗАО «Конде Наст» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просило оспариваемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение.

В судебном заседании представитель ЗАО «Конде Наст» доводы кассационной жалобы поддержал в полном объеме.

Представители ООО «Кондитерская фабрика «Алела» и ООО «Ропторг-В» против удовлетворения кассационной жалобы возражали, поддержали решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, считают их законными и обоснованными.

Представитель компании Эдванс Мэгэзин Палишез Инк. в судебном заседании суда кассационной инстанции поддержал позицию истца.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд кассационной инстанции не направил, каких-либо ходатайств не представил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции и судом апелляционной инстанций, ООО «Кондитерская фабрика «Алела» являлось правообладателем следующих товарных знаков:

- словесного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 396051 в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 (агентства по импорту-экспорту; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; рекламные агентства; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]), 42 классов МКТУ с датой приоритета 10.07.2008, датой регистрации - 10.12.2009, сроком действия - до 10.07.2018;

- словесного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 396049 в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 (агентства по импорту-экспорту; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; рекламные агентства; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]), 42 классов МКТУ с датой приоритета 10.07.2008, датой регистрации - 10.12.2009, сроком действия - до 10.07.2018;

- словесного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 307817 в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 (агентства по импорту-экспорту; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; рекламные агентства; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]), 42 классов МКТУ с датой приоритета 28.06.2005, датой регистрации - 01.06.2006, сроком действия - до 28.06.2015;

- словесного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 360096 в отношении товаров 30 и услуг 35 (агентства по импорту-экспорту; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; рекламные агентства; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]), 39 классов МКТУ с датой приоритета 17.07.2006, датой регистрации - 19.09.2008, сроком действия - до 17.07.2016.

Согласно приложениям к свидетельствам Российской Федерации № 396051, № 396049, № 307817, № 360096, на основании договоров от 08.10.2013 № РД0137220, № РД0137159, № РД0137154, № РД0137153, зарегистрированных 04.12.2013, об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении услуг 35 класса МКТУ, произведена смена первоначального правообладателя указанных товарных знаков ООО «Кондитерская фабрика «Алела» на ООО «Ропторг-В», о чем в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания внесены соответствующие записи с выдачей свидетельств Российской Федерации на товарные знаки № 501373, № 501327, № 501325, № 501324, соответственно.

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны указанных товарных знаков и на их неиспользование правообладателем в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, ЗАО «Конде Наст» обратилось с настоящим заявлением в суд.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции указал на отсутствие заинтересованности истца в прекращении правовой охраны оспариваемых товарных знаков.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции, при этом исходил, в том числе из доказанности ответчиками факта использования оспариваемых товарных знаков при оказании услуг.

Между тем судами не учтено следующего.

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 названного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Из буквального толкования статьи 1486 ГК РФ не следует, что заинтересованным лицом является только то лицо, чьи права и законные интересы нарушены существующей регистрацией товарного знака.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 № 14503/10 и подтверждена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19.03.2013 № 14483/12.

Кроме того, согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, заинтересованным можно считать лицо, подавшее заявку на регистрацию товарного или сходного товарного знака, а также обладающее исключительным правом на фирменное наименование, когда собственно наименование юридического лица (часть фирменного наименования) также тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и это лицо осуществляет предпринимательскую деятельность, аналогичную деятельности правообладателя.

Между тем нижестоящими судами не учтены вышеуказанные правовые позиции, выработанные Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации при рассмотрении аналогичных споров.

Так, при установлении однородности товаров принимаются во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Правовую оценку однородности товаров истца и ответчика следует давать по перечисленным критериям в их совокупности, не ограничиваясь указанием на то, что истцом не оказываются услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемым товарным знакам.

Вместе с тем из содержания принятых по делу судебных актов следует, что суды уклонились от оценки и исследования однородности услуг, в отношении которых зарегистрированы оспариваемые товарные знаки, и услуг, оказываемых истцом, не исследовали представленные ЗАО «Конде Наст» доказательства об оказываемых им услугах на предмет их однородности с услугами 35 класса МКТУ в отношении которых зарегистрированы товарные знаки ответчика.

Более того, выводы судов относительно отсутствия заинтересованности истца в досрочном прекращении товарных знаков сделаны без оценки его доводов о том, что он является учредителем и издателем средства массовой информации «ALLURE» на основании Свидетельства о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-28734 от 06.07.2007 и при издании и распространении журнала, в том числе оказывает третьим лицам услуги, связанные с рекламной деятельностью, организацией выставок в коммерческих и рекламных целях и иные услуги.

Также суды отказали в признании истца заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемых товарных знаков по мотиву того, что ЗАО «Конде Наст» не обращалось с заявкой о регистрации собственного товарного знака с обозначением, сходным до степени смешения с обозначениями, которым представлена правовая охрана товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 501373, № 501327, № 501325, № 501324.

Между тем факт подачи заявки на регистрацию собственного товарного знака с обозначением, сходным до степени смешения с обозначением, которому представлена правовая охрана по оспариваемым товарным знакам, не является единственным и самодостаточным основанием для признания лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Кроме того, судами не дана правовая оценка тому обстоятельству, что в обоснование своих требований истец ссылался не на факт проведения подготовительных действий по использованию обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками № 501373, № 501327, № 501325, № 501324, а на тот факт, что как лицо, являющееся учредителем и издателем средства массовой информации «ALLURE», администратором доменного имени «www.allure.ru», лицензиатом по лицензионному договору на право использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 96999, ЗАО «Конде Наст» использует словесное обозначение «allure» в своей предпринимательской деятельности, в том числе в сети Интернет, при оказании рекламных услуг, а также при организации и проведении выставок в коммерческих и рекламных целях.

Однако указанные доводы не получили правовой оценки судов в нарушение требований статей 168, 170, 268, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассматривая доводы кассационной жалобы относительно выводов судов об использовании спорных товарных знаков правообладателем, суд кассационной инстанции отмечает следующее.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Таким образом, правовая охрана товарного знака может быть прекращена в случае недоказанности правообладателем его использования.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака исчисляется с 22.05.2010 по 22.05.2013 включительно.

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Следует учитывать, что пункт 1 статьи 1486 ГК РФ содержит указание на возможность прекращения товарного знака в отношении не всех, а части товаров, для которых он зарегистрирован.

Из указанного следует, что проверка использования товарного знака должна осуществляться судами в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак, в отношении которых заявлено требование о его досрочном прекращении.

Как следует из буквального толкования оспариваемых судебных актов, ни судом первой инстанции, ни судом апелляционной инстанции при рассмотрении дела не устанавливался факт использования ответчиком оспариваемого товарного знака в отношении всех услуг, в отношении которых ему предоставлена правовая охрана. Напротив, судами установлен факт использования оспариваемых товарных знаков только в отношении отдельных услуг, а вывод сделан о его использовании для всех услуг, в отношении которых заявлено требование о прекращении правовой охраны товарных знаков, исходя из признаков однородности оказываемых услуг правообладателем и услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки ответчика.

Кроме того, суд апелляционной инстанции при проверки доводов о неиспользовании товарных знаков правообладателем признал доказанным факт такого использования на основе доказательств, исключенных из доказательственной базы судом первой инстанции с согласия ответчиков по результатам рассмотрения заявления о фальсификации, заявленного в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской федерации, а именно: договора о совместной деятельности от 10.08.2008, договора об услугах от 26.04.2011 № Р5, договора на размещение рекламного баннера от 10.01.2010 № С10.

При таких обстоятельствах, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что при принятии решения судом первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу, также судом кассационной инстанции установлено несоответствие выводов судов, содержащихся в решении и постановлении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, что в силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного акта.

На основании вышеизложенного, с учетом положений абзаца второго пункта 2 части 4 статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции с направлением дела на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении суду первой инстанции предлагается учесть вышеизложенное, а именно: установить обстоятельства заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемых товарных знаков и их использования правообладателем в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых данные товарные знаки зарегистрированы.

Вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается. В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 24.02.2014 по делу № А40-62738/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.05.2014 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.