Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 31 июля 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 1 августа 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Пашкова Е.Ю.,

судьи - Лапшина И.В., Силаев Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Щербаковым К.Д.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Центр бонусных операций» (ул. Правды, д. 8, к. 1, Москва, 125040, ОГРН 1127746491861)

к индивидуальному предпринимателю Богуславской Карине Ирековне (Республика Татарстан, ОГРНИП 310774627100232)

о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 279411, № 279412, № 289701 в отношении части услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков,

третьи лица - Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200); открытое акционерное общество «Нэфис Косметикс» - Казанский химический комбинат имени М. Вахитова (Мыловаренный и свечной завод № 1 бывших Крестовниковых) (ул. Г. Тукая, д. 152, г. Казань, Республика Татарстан, 420021, ОГРН 1021603463705),

при участии в судебном заседании до перерыва представителей:

от истца - Тиллинг Е.М. по доверенности от 18.04.2014, Полевая Е.Л. по доверенности от 24.06.2014;

от ответчика - Благиных Ю.В. по доверенности от 23.12.2013;

от третьего лица (открытое акционерное общество «Нэфис Косметикс» - Казанский химический комбинат имени М. Вахитова (Мыловаренный и свечной завод № 1 бывших Крестовниковых)) - Хафизова Г.В. по доверенности от 21.07.2014 № 3039,

третье лицо (Федеральная служба по интеллектуальной собственности) надлежаще извещено, своего представителя в судебное заседание не направило;

после перерыва в судебное заседание явились те же представители за исключением Хафизовой Г.В.; также явился представитель открытого акционерного общества «Нэфис Косметикс» - Казанский химический комбинат имени М. Вахитова (Мыловаренный и свечной завод № 1 бывших Крестовниковых) - Благиных Ю.В. по доверенности от 07.10.2013 № 2815, установил:

общество с ограниченной ответственностью «Центр бонусных операций» (далее - общество «ЦБО») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к индивидуальному предпринимателю Богуславской Карине Ирековне (далее - ИП Богуславская К.И.) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 279411, № 279412, № 289701 в отношении части услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), а именно: «агентства рекламные, аренда площадей для размещения рекламы, демонстрация товаров, изучение рынка, исследования в области маркетинга, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, продвижение товаров [для третьих лиц], публикация рекламных текстов, распространение рекламных материалов, реклама».

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), открытое акционерное общество «Нэфис Косметикс» - Казанский химический комбинат имени М. Вахитова (Мыловаренный и свечной завод № 1 бывших Крестовниковых) (далее - общество «Нэфис Косметикс»).

В судебном заседании представители истца поддержали доводы, изложенные в иске, просили удовлетворить заявленные требования в полном объеме, полагая, что ответчик не подтвердил использование спорных товарных знаков в отношении названной части услуг 35-го класса МКТУ в трехлетний период, предшествующий дате подачи искового заявления.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований, выступил по доводам, изложенным в отзыве, полагал, что истец не доказал свою заинтересованность, а ответчик представил достаточную совокупность доказательств, подтверждающих использование спорных товарных знаков.

Представитель общества «Нэфис Косметикс» возражал против удовлетворения заявленных требований, выступил по доводам, изложенным в отзыве, полагал, что истец не доказал свою заинтересованность и является нарушителем исключительных прав правообладателя, поскольку последний не давал истцу разрешения на использование спорных товарных знаков.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя Роспатента.

В судебном заседании суда первой инстанции в порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 30.07.2014 был объявлен перерыв до 31.07.2014, о чем представители лиц, участвующих в деле, были уведомлены под расписку, а также размещено публичное объявление о перерыве на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам: http://ipc.arbitr.ru и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://arbitr.ru.

После перерыва судебное заседание было продолжено 31.07.2014 в том же составе суда, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Щербаковым К.Д., при участии тех же представителей, за исключением Хафизовой Г.В. Полномочия участвовать в судебном заседании после перерыва от имени общества «Нэфис Косметикс» предоставлены на основании доверенности представителю Благиных Ю.В.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, словесный товарный знак «POLZA» по заявке № 2004708745 с приоритетом от 22.04.2004 зарегистрирован Роспатентом 30.11.2004 за № 279411 в отношении товаров 3, 16, 29, 30-го и услуг 35, 39 и 42-го классов МКТУ на имя общества «Нэфис Косметикс».

Словесный товарный знак «POLZA» по заявке № 2004708747 с приоритетом от 22.04.2004 зарегистрирован Роспатентом 30.11.2004 за № 279412 в отношении товаров 3, 16, 29, 30-го и услуг 35, 39 и 42-го классов МКТУ на имя общества «Нэфис Косметикс».

Словесный товарный знак «POLZA» по заявке № 2004708748 с приоритетом от 22.04.2004 зарегистрирован Роспатентом 30.05.2005 за № 289701 в отношении товаров 3, 16, 29, 30-го и услуг 35, 39 и 42-го классов МКТУ на имя общества «Нэфис Косметикс».

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки от 14.06.2011 № РД0082524, зарегистрированного Роспатентом 14.06.2011, исключительные права на названные товарные знаки приобрела ИП Богуславская К.И.

Также, исключительные права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 289701 переданы обществу «Нэфис Косметикс» по лицензионному договору, зарегистрированному Роспатентом 21.03.2012 за № РД0096391, на условиях исключительной лицензии, срок действия договора продлен до 21.03.2015.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность и полагая, что товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 279411, № 279412, № 289701 не используются правообладателем на протяжении последних трех лет в отношении части услуг 35-го класса МКТУ, обратился в суд с заявлением о досрочном прекращении их правовой охраны.

Заявление мотивировано тем, что истец оказывает услуги однородные услугам 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы спорные товарные знаки ответчика. Для индивидуализации названных услуг истец использует обозначение «Польза», выполненное в оригинальной манере, позволяющей потребителям идентифицировать его на рынке услуг. 

В подтверждение изложенного общество «ЦБО» ссылается на наличие у него программы лояльности «Польза», запущенной в 2012 году, суть которой состоит в том, что пользователи (потребители) данной программы имея карту «Польза», совершают покупки у партнеров программы на территории Российской Федерации, накапливают бонусные баллы и получают скидки при приобретении товаров у партнеров программы.

В рамках названной программы истец рекламирует различными способами и продвигает на территории Российской Федерации товары и услуги третьих лиц, являющихся его партнерами.

Кроме того, истец является администратором доменного имени kartapolza.ru, соответствующий интернет-сайт используется истцом для продвижения программы лояльности «Польза».

С целью регистрации обозначений, используемых обществом «ЦБО», истец подал в Роспатент заявки № 2014707212 на регистрацию словесного товарного знака «ПОЛЬЗА», № 2012734857 на регистрацию словесного товарного знака «ПОЛЬЗА», № 2012734861 на регистрацию словесного товарного знака «ПОЛЬЗА карта умного покупателя», № 2012744961 на регистрацию комбинированного товарного знака со словесным элементом «ПОЛЬЗА карта умного покупателя», № 2014706049 на регистрацию комбинированного товарного знака со словесным элементом «КАРТАПОЛЬЗА», № 2013744111 на регистрацию словесного товарного знака «КАРТА УМНОГО ПОКУПАТЕЛЯ ПОЛЬЗА» в отношении ряда товаров и услуг, в том числе услуг 35-го класса МКТУ.

Согласно уведомлениям Роспатента о результатах проверки соответствия заявленных обозначений требованиям законодательства по заявкам № 2012734857, № 2012734861, № 2012744961 заявленные обозначения признаны сходными до степени смешения со спорными товарными знаками ответчика. По заявке № 2012734857 в целях преодоления препятствия для регистрации товарного знака истец был вынужден значительно сократить перечень услуг 35-го класса МКТУ, в результате чего, 29.04.2014 Роспатентом было принято положительное решение о регистрации товарного знака на имя общества «ЦБО».

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 № 14503/10 и от 17.09.2013 № 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары - товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Перечисленные критерии однородности товаров выработаны Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 № 10268/02 и от 18.07.2006 № 2979/06 и от 17.09.2013 № 5793/13.

Как следует из пункта 14 Устава, представленного обществом «ЦБО» в обоснование своих доводов, к видам деятельности истца относятся: рекламная деятельность, в том числе, рассылка сообщений рекламного характера (SMS-сообщений, электронных, почтовых и других), исследование конъектуры рынка и выявление общественного мнения.

В подтверждение своей заинтересованности истцом в материалы дела представлены распечатки с сайта https:// kartapolza.ru, содержащие информацию о программе лояльности «Польза», список партнеров общества «ЦБО», чьи товары истец продвигает в рамках названной программы, письмо закрытого акционерного общества «Региональный Сетевой Информационной Центр» от 12.05.2014, из которого следует, что на дату выдачи письма администратором доменного имени kartapolza.ru является общество «ЦБО».

В подтверждение осуществления подготовительных действий истцом представлены поданные в Роспатент заявки № 2014707212, № 2012734857, № 2012734861, № 2012744961, № 2014706049, № 2013744111 на регистрацию обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками ответчика, в отношении ряжа товаров и услуг, в том числе отнесенных к 35-му классу МКТУ: «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования маркетинговые; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продвижение товаров [для третьих лиц]; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама».

По заявкам № 2012734857, № 2012734861, № 2012744961 Роспатентом в адрес истца направлены уведомления от 28.10.2013, от 12.11.2013 и от 21.01.2014 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, согласно которым заявленные на регистрацию обозначения признаны сходными до степени смешения с товарными знаками ответчика, зарегистрированными в отношении однородных услуг 35-го класса МКТУ.

По заявке № 2012734857 Роспатентом 29.04.2014 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении, в том числе, услуг 35-го класса МКТУ, перечень которых в целях регистрации истцом был сокращен.

Кроме того, в судебном заседании истцом в материалы дела были представлены копия страниц журнала «Теленеделя» № 37, 16-22 сентября 2013 года, содержащие рекламу программы лояльности «Польза» с правилами использования карты «Польза», в том числе при осуществлении покупок у партнеров программы таких как: продуктовые магазины, кафе, автозаправочные станции, аптеки, салоны связи, магазины одежды, обуви, бытовой техники, товары для ремонта, подарки, сувениры и другое.

Также представлена копия договора от 14.02.2013 № 3-2013 на изготовление продукции, согласно условиям которого, по заказу общества «ЦБО» изготавливаются и передаются в его собственность листовки, дисконтные карты, подарочные карты и иные виды пластиковых карт (за исключением платежных/ банковских карт). В подтверждение исполнения названного договора в материалы дела представлены заявка от 25.02.2013 № 1 и заявка от 03.10.2013 № 2 на изготовление карт «ПОЛЬЗА карта умного покупателя» и аналогичных листовок, а также акты приема-передачи изготовленной продукции от 12.03.2013 и от 17.05.2013, товарные накладные от 20.03.2013 №№ 89, 90, 87, 88, от 19.04.2013 №№ 180, 178, 179, от 03.02.2014 №№ 180, 77, 78, от 24.01.2014 №№ 56, 48, от 31.12.2013 № 685, от 16.01.2014 № 29 и № 28, от 13.12.2013 №№ 640, 639, 638, от 23.12.2013 №№ 665, 666.

Помимо этого общество «ЦБО» представило приказ от 20.03.2014 № Д/4 «Об утверждении стандартных форм договоров с партнерами Программы «Польза» с приложением одного из таких заключенных договоров, а именно - договор об оказании услуг № К-26/У/1 от 28.04.2013. Согласно предмету названного договора общество «ЦБО» оказывает своему партнеру услуги по увеличению объема продаж товаров (работ, услуг) партнера за счет стимулирования активности покупателей - физических лиц, являющихся держателями карт, выпущенных в рамках программы «Польза». В подтверждение исполнения договора представлены соглашение об участии в программе «Польза» от 28.04.2013 № К-26/1, акты приема-передачи материалов от 25.12.2013, от 17.01.2014, от 17.02.2014, отчеты о распространении демо-карт от 31.01.2014 и от 30.04.2014.

Оценив в совокупности представленные доказательства, исходя из обстоятельств данного дела, суд приходит к выводу о том, что общество «ЦБО» является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначения, которым Роспатентом были противопоставлены товарные знаки ответчика по свидетельствам Российской Федерации № 279411, № 279412, № 289701 в отношении части услуг 35-го класса МКТУ («агентства рекламные, аренда площадей для размещения рекламы, демонстрация товаров, изучение рынка, исследования в области маркетинга, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, продвижение товаров [для третьих лиц], публикация рекламных текстов, распространение рекламных материалов, реклама»).

При оценке однородности услуг 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы спорные товарные знаки и для которых истцом испрашивается правовая охрана заявленных на регистрацию обозначений, суд исходит из следующего.

Согласно пункту 3.4 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198, при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). При определении однородности услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду. Например, по этому признаку могут рассматриваться в качестве однородных такие услуги как «продвижение товаров (для третьих лиц)» и «реклама». Продвижение товаров - это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Реклама является одним из средств продвижения товаров. В связи с этим она может быть отнесена к совокупности услуг, оказываемых при продвижении товаров.

Суд приходит к выводу, что, оказываемые обществом «ЦБО» услуги по продвижению товаров третьих лиц являются однородными услугам 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы спорные товарные знаки и заявлены исковые требования, а именно: «агентства рекламные, аренда площадей для размещения рекламы, демонстрация товаров, изучение рынка, исследования в области маркетинга, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, продвижение товаров [для третьих лиц], публикация рекламных текстов, распространение рекламных материалов, реклама». Сравниваемые услуги относятся к одному и тому же виду услуг и имеют своей целью повышение спроса на товары, увеличение сбыта, расширение рыночного поля товаров.

Учитывая изложенное суд полагает, что общество «ЦБО» является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков «ПОЛЬЗА» по свидетельствам Российской Федерации № 279411, № 279412, № 289701 в отношении испрашиваемых в исковом заявлении услуг 35-го класса МКТУ.

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарных знаков (15.05.2014) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 279411, № 279412, № 289701, исчисляется с 15.05.2011 по 14.05.2014 включительно.

Ссылаясь на отсутствие оснований для удовлетворения исковых требований, ИП Богуславская К.И. полагает, что истец не заинтересован в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков, поскольку представленные в материалы дела доказательства не могут подтверждать данного факта.

По мнению ответчика, общество «ЦБО», используя, обозначения сходные до степени смешения с товарными знаками ответчика, нарушает его исключительные права.

Также ответчик полагает, что представил в материалы дела достаточные в своей совокупности доказательства использования спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 289701, который является сходным с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 279411 и № 279412, в отношении услуг 35-го класса МКТУ. В подтверждение своего довода ответчик сослался на положения статьи 5 С (2) Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция).

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исходя из распределения бремени доказывания, предусмотренного пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ, ответчику надлежало представить доказательства использования спорных товарных знаков в отношении части услуг 35-го класса МКТУ.

В соответствии с указанной нормой использованием товарного знака признаются такие действия, которые связаны с непосредственным введением в гражданский оборот товара, маркированного спорным товарным знаком или товарным знаком с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность, на законных основаниях.

Однако в нарушение названных положений ответчиком не представлены доказательства использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 279411 и № 279412, что так же не оспаривалось им в судебном заседании.

В качестве доказательств использования товарного знака «POLZA» по свидетельству Российской Федерации № 289701 ИП Богуславской К.И. в материалы дела представлены: лицензионный договор с обществом «Нэфис Косметикс» от 15.06.2011, заключенный на условиях исключительной лицензии, дополнительное соглашение к названному договору от 31.04.2013 о продлении срока действия договора; договор от 17.04.2014 с обществом с ограниченной ответственностью «Бурлеск», приложение № 1 к названному договору от 02.06.2014; договор на оказание маркетинговых и рекламных услуг от 01.01.2013 с открытым акционерным обществом «Казанский жировой комбинат»; договор на изготовление печатной продукции от 14.04.2014 № 238 с ИП Смоляковым А.Е.; договор от 01.10.2007 № Ю-2007/26 между обществом «Нэфис Косметикс» и обществом с ограниченной ответственностью «Нальчик-Торг»; договор от 01.10.2007 № В-2007/32 между обществом «Нэфис Косметикс» и общественной организацией инвалидов «Ап-Пак»; положения о вознаграждениях, дополнительные соглашения и акты оказанных услуг к названным договорам; договор от 01.07.2013 № 09 между обществом «Нэфис Косметикс» и обществом с ограниченной ответственностью «Конверс»; приказ общества «Нэфис Косметикс» от 28.04.2012 № 31 о проведении рекламной акции; макет листовки, рекламные буклеты «Mr.Ricco», рекламный плакат Биолан, фотографии торговых площадей. Также в судебном заседании ответчиком представлены заявка от 20.11.2013 по договору на оказание маркетинговых и рекламных услуг от 01.01.2013, акт оказанных услуг по названному договору от 13.01.2014.

Обществом «Нэфис Косметикс» в подтверждение использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 289701 представлены каталог активностей для розничных/оптовых клиентов, датированный июлем 2014 года и макет плаката по договору от 01.07.2013 № 09.

Оценив представленные ответчиком и третьим лицом доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что они не подтверждают использование спорного товарного знака по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ.

Лицензионный договор, заключенный 15.06.2011 между ИП Богуславской и обществом «Нэфис Косметикс» не может подтверждать использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 289701 в отношении услуг 35-го класса МКТУ в связи со следующим.

Согласно приказу общества «Нэфис Косметикс» от 28.04.2012 № 31 рекламные акции под условным названием «Двойная Polza для наших Потребителей» должны были быть проведены с 21.05.2012 по 31.05.2012.

В подтверждения исполнения названного приказа, ответчик ссылается на договоры от 01.10.2007 № Ю-2007/26 и от 01.10.2007 № В-2007/32, заключенные обществом «Нэфис Косметикс» с обществом с ограниченной ответственностью «Нальчик-Торг» и с общественной организацией инвалидов «Ап-Пак», а также приложения и дополнительные соглашения к ним.

Вместе с тем названные документы не могут подтверждать использование товарного знака «POLZA» по свидетельству Российской Федерации № 289701 в отношении услуг 35-го класса МКТУ, поскольку согласно условиям названных договоров общество «Нэфис Косметикс» осуществляет поставку продукции контрагентам, которые в свою очередь оказывают услуги по продвижению продукции самого общества «Нэфис Косметикс», в частности была организована акция «Двойная Polza для наших Потребителей».

Данное обстоятельство следует также из дополнительных соглашений к названным договорам от 11.05.2012 № 6/1 и от 10.05.2012 № 9/1, а также актов оказанных услуг от 07.06.2012 № 06 и от 05.06.2012 № 09, согласно которым общество «Нэфис Косметикс» приняло услуги по проведению названной рекламной акции, а не оказало ее самостоятельно для продвижения товаров и услуг третьих лиц.

Доказательства фактического проведения рекламных акций во исполнение названного приказа от 28.04.2012 № 31 в указанный период времени также не представлены.

Договор от 01.07.2013 № 09, заключенный между обществом «Нэфис Косметикс» и обществом «Конверс», на поставку полиграфической продукции, приложение № 29 от 15.04.2014 к названному договору, а также макет, изготовленный в соответствии с этим приложением, также не могут свидетельствовать об использовании, поскольку не представлено надлежащих доказательств исполнения указанного договора.

Таким образом, третье лицо, являясь исключительным лицензиатом, не использовало названный товарный знак для индивидуализации соответствующих услуг, само по себе наличие лицензионного договора не может подтверждать использование средства индивидуализации товаров и услуг в смысле пункта 2 статьи 1486 ГК РФ.

Договор на оказание маркетинговых и рекламных услуг от 01.01.2013 № 498/13, заключенный ИП Богуславской К.И. с открытым акционерным обществом «Казанский жировой комбинат», с целью продвижения товаров названного лица предусматривает проведение рекламных и маркетинговых акций по письменной заявке заказчика. По мнению ответчика, исполнение названного договора подтверждается договором на изготовление печатной продукции от 14.04.2014 № 238 между ИП Богуславской К.И. и ИП Смоляковым А.Е., а также договором от 17.04.2014 № 4/14 на проведение промо-акций, заключенный между ответчиком и обществом с ограниченной ответственностью «Бурлеск», фотографиями с промо-акций и листовкой «Mr.Ricco Organik Polza».

Суд полагает, что перечисленные документы не подтверждают исполнение договора на оказание маркетинговых и рекламных услуг от 01.01.2013, так как макет полиграфической продукции, представленный вместе с договором на изготовление печатной продукции от 14.04.2014 № 238 между ИП Богуславской К.И. и ИП Смоляковым А.Е. относится к другому договору от 14.04.2014 № 134/м. Какого-либо иного макета полиграфической продукции, в отношении которого возможно было бы установить причинно-следственную связь с приведением в исполнение названных договоров ответчиком не представлено. Так же отсутствует в материалах дела и договор от 14.04.2014 № 134/м, к которому относится приложенный макет полиграфической продукции.

Приложение к договору от 17.04.2014 на проведение промо-акций было подписано 02.06.2014, то есть после инициирования настоящего судебного процесса и не относится к сроку, входящему в период доказывания. При этом суд отмечает, что ответчик получил судебную корреспонденцию 28.05.2014.

Фотографии с промо-акций и листовка «Mr.Ricco Organik Polza» не имеют исходных данных, в связи с чем не представляется возможным установить в какой период времени и в каком месте были сделаны фотографии и листовки, следовательно,невозможно квалифицировать их как результат исполнения поименованных договоров.

Кроме того, суд отмечает, что лицензионный договор между ИП Богуславской К.И. и обществом «Нэфис Косметикс» от 15.06.2011 заключен на условиях исключительной лицензии, срок его действия продлен до 21.03.2015, что подразумевает надлежащее использование товарного знака в период действия названного договора только исключительным лицензиатом. В связи с этим суд полагает, что договор от 01.01.2013, заключенный ИП Богуславской К.И. с открытым акционерным обществом «Казанский жировой комбинат» в период действия лицензионного договора от 15.06.2011, а также заявка по договору от 01.01.2013 и акт оказанных услуг от 13.01.2014 не могут являться надлежащими доказательствами использования спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 289701.

Остальные документы, представленные ответчиком, также не свидетельствуют о надлежащем использовании товарного знака «POLZA» по свидетельству Российской Федерации № 289701 в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

Так, рекламный плакат «Биолан», представленный в материалы дела, не содержит даты и исходных данных, в связи с чем невозможно определить был ли изготовлен данный плакат в трехлетний период, предшествующий подаче искового заявления, и кем он был изготовлен.

Каталог активностей, представленный третьим лицом, вопреки доводам общества «Нэфис Косметикс», не относится к приказу от 28.04.2012 № 31, поскольку согласно поименованному приказу рекламные акции должны были проходить с 21.05.2012 по 31.05.2012, а названный каталог датирован июлем 2014 года.

Суд отмечает, что в силу статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих об использовании спорных товарных знаков в период с 15.05.2011 по 14.05.2014 включительно в отношении части услуг 35-го класса МКТУ способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ.

Возражения ответчика против заявленных требований в связи с отсутствием заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков отклоняются судом, поскольку истцом представлена необходимая совокупность доказательств, являющаяся достаточной для установления факта наличия заинтересованности истца.

Довод ответчика о нарушении истцом исключительных прав на спорные товарные знаки не может быть принят судом во внимание, поскольку нарушение исключительных прав ответчика не является предметом настоящего спора.

Ссылка ответчика на положения статьи 5 С (2) Парижской конвенции не обоснована в связи со следующим.

В соответствии с указанной нормой применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.

Аналогичное положение изложено в пункте 2 статьи 1486 ГК РФ.

Вместе с тем из материалов дела усматривается, что спорные товарные знаки формируют различное зрительное впечатление, что влияет на их отличительный характер, зарегистрированы в качестве самостоятельных объектов правовой охраны. Суд полагает, что при таких обстоятельствах доказательства, представленные в отношении использования исключительно товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 289701, не могут одновременно подтверждать использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 279411 и № 279412.

Об объективных обстоятельствах, препятствующих использованию спорных товарных знаков, ответчиком не заявлено, соответствующих доказательств не представлено.

Таким образом, требования истца о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 279411, № 279412, № 289701 в отношении части услуг 35-го класса МКТУ вследствие их неиспользования подлежат удовлетворению.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180, 197 - 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Центр бонусных операций» удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 279411, № 279412 и № 289701 в отношении части услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков «агентства рекламные, аренда площадей для размещения рекламы, демонстрация товаров, изучение рынка, исследования в области маркетинга, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, продвижение товаров [для третьих лиц], публикация рекламных текстов, распространение рекламных материалов, реклама».

Взыскать с индивидуального предпринимателя Богуславской Карины Ирековны (ОГРИП 310774627100232) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Центр бонусных операций» (ОГРН 1127746491861) 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Р.В. Силаев

Судья

И.В. Лапшина