Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 марта 2014 г. № С01-84/2014 по делу № А14-4725/2013 Суд оставил без изменения ранее принятые по делу судебные решения о взыскании убытков, лицензионных платежей и процентов за пользование чужими денежными средствами, поскольку установлен факт незаконного использования ответчиком запатентованного истцом способа алюминотермитной сварки рельсов и отсутствуют доказательства уплаты лицензионных платежей по лицензионному договору

Резолютивная часть постановления объявлена 17 марта 2014 г.

Полный текст постановления изготовлен 19 марта 2014 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья Химичев В.А., судьи Рогожин С.П., Силаев Р.В.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Магистраль - ЛТД» на решение Арбитражного суда Воронежской области (судья Щербатых И.А.) от 26.07.2013 по делу № А14-4725/2013 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда (судьи Андреещева Н.Л., Владимирова Г.В., Алферова Е.Е.) от 20.11.2013 по тому же делу

по исковому заявлению закрытого акционерного общества «СНАГА» (пер. Б. Знаменский, д. 2, стр. 7, Москва, 119991, ОГРН 1027700007873)

к обществу с ограниченной ответственностью «Магистраль - ЛТД» (ул. Острогожская, д. 71 В, г. Воронеж, Воронежская область, 394052, ОГРН 1053600018670)

о взыскании убытков, лицензионных платежей и процентов за пользование чужими денежными средствами,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Чебровская Т.В. по доверенности от 11.03.2014, Мурашов П.А.

по доверенности от 11.03.2014;

от ответчика: Сухорукова И.И. по доверенности от 31.05.2013 № 8/2013, установил:

закрытое акционерное общество «СНАГА» (далее - ЗАО «СНАГА») обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Магистраль - ЛТД» (далее - ООО «Магистраль - ЛТД») о взыскании убытков за нарушение исключительного права в сумме 974 331 руб. 90 коп., лицензионных платежей в сумме 988 908 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 118 398 руб. 29 коп. (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 26.07.2013, оставленным без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2013, исковые требования удовлетворены частично: с ООО «Магистраль - ЛТД» в пользу ЗАО «СНАГА» взыскано 2 091 468 руб. 11 коп., в том числе убытки за нарушение исключительного права на в сумме 974 331 руб. 90 коп., лицензионные платежи в сумме 988 908 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 95 192 руб. 46 коп. и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 33 035 руб. 75 коп.

Не согласившись с принятыми по делу решением и постановлением, ООО «Магистраль - ЛТД», считая, что судами были неправильно применены нормы материального и процессуального права, выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить обжалуемые судебные акты и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

В качестве основания, по которому в кассационной жалобе заявлены требования о проверке законности обжалуемых судебных актов, заявитель, оспаривая выводы судов о нарушении ООО «Магистраль - ЛТД» исключительных прав ЗАО «СНАГА», указывает на то, что из договора подряда № 450/2011 от 24.06.2011 следует, что, поручая подрядчику выполнение работ из материалов заказчика, истец дал ответчику (подрядчику) указания в отношении способа осуществления работ, так как их выполнение возможно только способом, указанным в изобретении.

По мнению ООО «Магистраль - ЛТД», основанному на положениях договора подряда № 450/2011 от 24.06.2011, лицензионного договора 26.01.2011, нормах статей 702, 703, 718 и 758 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), исключительные права на изобретение ответчиком не были нарушены, поскольку ЗАО «СНАГА» воспользовалось своим правом самостоятельного использования указанного в лицензионном договоре изобретения путем заключения договора на выполнение работ по сварке рельсов методом алюминотермитной сварки с условием оказания содействия исполнителю подрядных работ.

ООО «Магистраль - ЛТД» считает, что ошибочный вывод судов обеих инстанций о неисполнении ответчиком обязанностей по представлению отчетов по производству сварочных работ повлек за собой неправильное установление даты начисления процентов за пользование чужими денежными средствами.

В судебном заседании представитель ООО «Магистраль - ЛТД» поддержал доводы кассационной жалобы, просил суд отменить обжалуемые решение и постановление и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований. При этом уточнил, что решение суда первой инстанции обжалуется не в полном объеме, а в части удовлетворенных исковых требований.

ЗАО «СНАГА» отзыв на кассационную жалобу не представило. В судебном заседании его представители с доводами кассационной жалобы не согласились, считают принятые по делу судебные акты законными и обоснованными.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и следует из материалов дела, ЗАО «СНАГА» является правообладателем патента Российской Федерации на изобретение № 2119854 «Способ алюминотермитной сварки рельсов» (заявка № 971119033 с приоритетом от 25.11.1997).

Между ЗАО «СНАГА» и ООО «Магистраль - ЛТД» заключен лицензионный договор от 26.01.2011 на условиях простой (неисключительной) лицензии на изобретение, согласно которому (пункт 1.1) лицензиар за выплачиваемое лицензиатом вознаграждение предоставляет лицензиату неисключительную лицензию на использование изобретений, охраняемых патентом Российской Федерации № 2119854.

Как следует из приложения к патенту на изобретение № 2119854, в Государственный реестр изобретений Российской Федерации 08.09.2011 внесена запись о регистрации лицензионного договора № РД008638 (неисключительная лицензия) на срок до 31.12.2014, лицензиат ООО «Магистраль - ЛТД».

Дополнительным соглашением от 01.07.2011 к лицензионному договору на изобретение от 26.01.2011 стороны договорились изложить пункт 1.1.2. лицензионного договора в следующей редакции: «лицензиат вправе использовать указанное изобретение на территории РФ - Филиалов ОАО «Российские железные дороги».

Согласно заключению ОАО «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта», размещенного ответчиком на своем сайте в сети Интернет (http://www.magistral-ltd.ru/dokumenty/item/9-razreshenie) усматривается, что ООО «Магистраль - ЛТД» является организацией, предлагающей услуги по выполнению алюминотермитной сварки рельсов на сети железных дорог ОАО «РЖД» в соответствии с выбранной технологией ЗАО «СНАГА», которая прошла все испытания в соответствии с «Типовой программой и методикой испытаний для допуска на сеть железных дорог ОАО «РЖД» технологии алюминотермитной сварки рельсов», утв. ОАО «РЖД», что подтверждается заключением ОАО «ВНИИЖТ» от 02.04.2009 и допущена на сеть железных дорог телеграммой ОАО «РЖД» от 03.04.2009 № ЦПЭ - 13/299.

Судами также установлено, что между ООО «Магистраль - ЛТД» (заказчик) и ЗАО «СНАГА» (исполнитель) был заключен договор № 414/2011, согласно которому (пункт 1.1.) исполнитель оказывает услуги по организации ежегодной переаттестации в 2011 году работников заказчика по технологии сварки рельсов алюминотермитным способом на предприятиях заказчика.

Протоколом № 1 заседания квалификационной комиссии по аттестации сварщиков алюминотермитной сварки рельсов ООО «Магистраль - ЛТД» от 04.03.2011, актом от 10.06.2011 о проведении стажировки работников ООО «Магистраль-ЛТД» по производству сварочных работ методом промежуточного литья рельсов типа Р-65 по технологии ЗАО «СНАГА», подтверждается выполнением ЗАО «СНАГА» обязательств по договору № 414/2011.

ЗАО «СНАГА» и ООО «Магистраль - ЛТД» 24.06.2011 заключили договор № 450/2011 на выполнение работ по сварке рельсов алюминотермитным методом промежуточного литья на эксплуатационных объектах инфраструктуры ОАО «РЖД».

Неисполнение ООО «Магистраль - ЛТД» обязательств по уплате лицензионных платежей по договору от 26.01.2011 послужило основанием для обращения ЗАО «СНАГА» в арбитражный суд с настоящим иском.

Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из установленного материалами дела факта незаконного использования ответчиком запатентованного истцом способа алюминотермитной сварки рельсов на Южно-Уральской, Северной и Свердловской железных дорогах в период с июня по август 2011 года, а также на Восточно-Сибирской железной дороге в сентябре и ноябре 2011 года и отсутствия доказательств уплаты лицензионных платежей по лицензионному договору от 26.01.2011.

По результатам проверки законности и обоснованности решения суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены судебного акта суда первой инстанции.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, возражения на нее, изучив материалы дела, выслушав представителей лиц, присутствующих в судебном заседании, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права и соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции полагает, что кассационная жалоба удовлетворению не подлежит в связи со следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1345 ГК РФ интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

В соответствии со статьей 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Патентообладателю в соответствии с пунктом 1 статьи 358 ГК РФ принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 статьи 1358 ГК РФ.

В силу статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Судами обеих инстанций установлено осуществление ответчиком работ по алюминотермитной сварке рельсов способом, содержащим все признаки независимого пункта формулы изобретения по патенту Российской Федерации № 2119854, без согласия правообладателя.

При этом суды применили норму подпункт 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, согласно которому защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, требования о возмещении убытков.

Между тем суды не учли следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Статьей 1235 ГК РФ предусмотрено, что по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.

В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

Заключение лицензионного договора от 26.01.2011, согласно которому ЗАО «СНАГА» (лицензиар) за выплачиваемое ООО «Магистраль - ЛТД» (лицензиат) вознаграждение предоставляет лицензиату неисключительную лицензию на использование изобретений, охраняемых патентом Российской Федерации № 2119854, исключает применение подпункта 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, предусматривающему ответственность за неправомерное использование результата интеллектуальной деятельности.

Использование результата интеллектуальной деятельности по лицензионному договору до момента его государственной регистрации в порядке пункта 3 статьи 1232 ГК РФ создает для лицензиата обязанность по уплате вознаграждения на условиях договора.

При этом суд кассационной инстанции исходит из следующего.

Согласно пункту 3 статьи 433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. Пункт 2 статьи 1235 ГК РФ устанавливает, что лицензионный договор подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 данного кодекса.

Это означает, что совершенный в надлежащей форме договор, все существенные условия которого согласованы сторонами, однако требуемая государственная регистрация которого не осуществлена, не порождает всех последствий, на которые он направлен, до осуществления регистрации. Вместе с тем такой договор уже с момента достижения сторонами соглашения по всем существенным его условиям влечет правовые последствия в отношениях между ними, а также может породить весь комплекс последствий, на которые он непосредственно направлен, после государственной регистрации.

Иное толкование правил гражданского законодательства о государственной регистрации лицензионного договора о предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности способствует недобросовестному поведению сторон договора, который не прошел государственную регистрацию, но исполняется ими.

Таким образом, суды обеих инстанций неправильно применили норму подпункта 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ.

Однако неправильное применение к спорным правоотношениям норм материального права не привело к принятию незаконного решения, поскольку размер убытков был определен судами в размере лицензионных платежей по условиям лицензионного договора от 26.01.2011. При этом суд кассационной инстанции учитывает, что ошибка в правовой квалификации не является основанием для отказа в иске. Более того, первоначально иск содержал требование о взыскании лицензионных платежей.

Размер лицензионных платежей в сумме 988 908 руб. за период с 8 сентября 2011 года по ноябрь 2012 года произведен судами обоснованно на основании пункта 5.1 лицензионного договора от 26.01.2011.

Договор подряда № 450/2011 от 24.06.2011 не содержит условий о распоряжении ЗАО «СНАГА» исключительным правом на изобретение по патенту № 2119854 «Способ алюминотермитной сварки рельсов». Поэтому все доводы кассационной жалобы, основанные на данном договоре и нормах главы 37 ГК РФ, являются необоснованными.

Довод кассационной жалобы о неправомерном определении периода начисления процентов за пользование чужими денежными является необоснованными в связи со следующим.

Согласно пункту 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1237 ГК РФ лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

Согласно пункту 5.1 лицензионного договора от 26.01.2011 оплата лицензионных платежей производится по результатам работы лицензиата ежеквартально, но не позднее 15 числа следующего месяца, с представлением лицензиару отчета по производству сварочных работ за отчетный период на основании выставленных лицензиаром счетов.

Представление ООО «Магистраль - ЛТД» актов выполненных работ по договору подряда № 450/2011 от 24.06.2011 не освобождает его от исполнения обязательств по лицензионному договору от 26.01.2011 по представлению лицензиару отчетов по производству сварочных работ за отчетный период. Отсутствие в лицензионном договоре формы отчета не исключает обязанности лицензиата по предоставлению отчета с указанием в нем необходимой информации для исчисления лицензионных платежей.

Доказательств исполнения обязательств по уплате лицензионных платежей и представлению отчетов по производству сварочных работ за спорный период ответчиком не представлено.

Таким образом, судами правомерно взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 95 192 руб. 46 коп. за период с 18.10.2011 по 09.07.2013.

По результатам проверки законности обжалуемых решения и постановления суд кассационной инстанции не усматривает оснований для отмены (изменения) судебных актов, предусмотренных статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Неправильное применение норм материального права не привело к принятию незаконных судебных актов.

Доводы кассационной жалобы в основном направлены на переоценку имеющихся в материалах дела доказательств и изложенных выше обстоятельств, установленных судами, что не входит в круг полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, перечисленных в статье 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем они не могут быть приняты во внимание судом кассационной инстанций.

С учетом изложенного, обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, а кассационная жалоба - оставлению без удовлетворения.

Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные в связи с подачей кассационной жалобы, относятся на заявителя кассационной жалобы на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 5 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда кассационной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Воронежской области от 26.07.2013 по делу № А14-4725/2013 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2013 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Магистраль - ЛТД» - без удовлетворения.