Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 2014 г. № С01-441/2013 по делу № СИП-88/2013 Суд отказал в удовлетворении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку размещение товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, само по себе является использованием соответствующего обозначения

Резолютивная часть постановления объявлена 20 февраля 2014 года.

В полном объеме постановление изготовлено 26 февраля 2014 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А., при участии судьи-докладчика Силаева Р.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ПромТехМеханика»

на решение Суда по интеллектуальным правам от 18.11.2013 (судьи Пашкова Е.Ю., Погадаев Н.Н., Кручинина Н.А.) по делу № СИП-88/2013,

возбужденному по исковому заявлению компании Cascade Corporation, an Oregon Corporation/Кэскейд Корпорейшн, корпорация штата Орегон (2201 NE 201 Avenue, Fairview, Oregon 97024 USA)

к обществу с ограниченной ответственностью «ПромТехМеханика» (Бережковская наб., д. 20, стр. 59, Москва, ОГРН 1037739399466)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением «CASCADE» по свидетельству Российской Федерации № 364604 вследствие его неиспользования.

В качестве третьих лиц к участию в деле привлечены:

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

закрытое акционерное общество «ЕМГ-Промышленная поддержка» (ул. Красного Маяка, д. 13, корп. 4, комната правления, Москва, 113570, ОГРН 1027700361358).

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца - Степанова Н.Г. по доверенности от 15.03.2012,

от ответчика (заявителя кассационной жалобы) - Лопушанский К.В. и Кученев Н.О. по доверенности от 26.09.2013. Комарова М.А. к участию в судебном заседании в качестве представителя ответчика допущена не была по причине истечения срока действия доверенности от 26.09.2013,

от третьего лица - ЗАО «ЕМГ-Промышленная поддержка» - Лопушанский К.В., Кученев Н.О. и Комарова М.А. по доверенности от 26.09.2013,

от третьего лица - Роспатента - представитель не явился, надлежаще извещен.

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

компания Cascade Corporation, an Oregon Corporation/Кэскейд Корпорейшн, корпорация штата Орегон (далее - Компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ПромТехМеханика» (далее - ООО «ПромТехМеханика») о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением «CASCADE» по свидетельству Российской Федерации № 364604 в отношении товаров 07 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и закрытое акционерное общество «ЕМГ-Промышленная поддержка» (далее - ЗАО «ЕМГ-Промышленная поддержка»).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.11.2013 заявленные требования Компании удовлетворены: правовая охрана товарного знака со словесным обозначением «CASCADE» по свидетельству Российской Федерации № 364604 прекращена в отношении товаров 07 класса МКТУ (устройства погрузочно-разгрузочные, в том числе погрузчики; устройства подъемные, в том числе подъемники) вследствие его неиспользования. С ответчика в пользу истца взыскано 4 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

ООО «ПромТехМеханика», не согласившись с решением суда первой инстанции, обратилось в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, как принятое с нарушением норм процессуального права и содержащее выводы, не соответствующие обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска.

В обоснование кассационной жалобы ООО «ПромТехМеханика» указало следующее: вывод суда первой инстанции об отсутствии доказательств использования спорного товарного знака не соответствует пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Обращает внимание суда кассационной инстанции на то, что Обществом «ПромТехМеханика» представлены доказательства, подтверждающие предложение к продаже и реализацию продукции, маркированной спорным товарным знаком. Полагает, что в соответствии с правовой позицией, изложенной в определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.12.2012 № ВАС-15543/12 по делу № А40-32344/2012, предложение товара к продаже, непосредственная продажа являются самостоятельными видами использования товарного знака.

По мнению ООО «ПромТехМеханика», истец в обоснование своей заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака ответчика не представил достаточных доказательств, подтверждающих факт производства товаров со спорным обозначением. Считает, что истец не доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного обозначения и данное обстоятельство является самостоятельным основанием к отказу в удовлетворении иска.

Указание суда первой инстанции в обжалуемом решении на то, что ответчик не заявил о неиспользовании товарного знака по причинам от него не зависящим, не соответствует обстоятельствам дела и опровергается протоколом судебного заседания от 18.11.2013. Заявитель кассационной жалобы настаивает на том, что ответчик указывал на смену правообладателя как на основание, препятствующее использованию товарного знака, однако судом данное заявление необосновано не принято во внимание.

В судебном заседании представители заявителя кассационной жалобы поддержали доводы, изложенные в ней.

Истец в отзыве от 17.02.2014 и его представитель в ходе судебного заседания доводы заявителя кассационной жалобы оспорили, считая обжалуемый судебный акт законным и обоснованным. В частности, истец настаивает на том, что представленные ответчиком и третьим лицом доказательства свидетельствуют о введении в оборот товаров (оборудования), изготовленных не ответчиком, а истцом и его аффилированными компаниями, на что в том числе указано и на сайте третьего лица.

Считает, что принадлежность третьему лицу доменного имени «cascade.ru» и информация, размещенная на указанном ответчиком сайте, не подтверждает введение в гражданский оборот товаров, маркированных спорным товарным знаком.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака мотивирует принадлежностью Компании с середины 20 века товарных знаков со спорным словесным обозначением, расширением своей деятельности на территории Российской Федерации, а также отказом Роспатента в регистрации товарных знаков, которым противопоставлен спорный товарный знак ответчика.

Полагает, что ответчиком не было доказано использование товарного знака для индивидуализации товаров данного правообладателя либо его лицензиатов. Сведения о возможном использовании товарного знака для идентификации товаров, для которых он не регистрировался, доказательственного значения не имеют.

Указывает, что смена правообладателя в течение спорного трехлетнего периода не является обстоятельством, свидетельствующим о невозможности использовать товарный знак по причинам, не зависящим от ответчика.

Представители третьего лица - ЗАО «ЕМГ-Промышленная поддержка» в ходе судебного заседания поддержали позицию заявителя кассационной жалобы.

Роспатент, надлежаще извещенный о начале судебного процесса с его участием, о времени и месте судебного разбирательства, а также о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явки своего представителя в судебное заседание не обеспечил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению кассационной жалобы в отсутствие представителя указанного третьего лица.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении настоящего дела Судом по интеллектуальным правам установлено нижеследующее.

Товарный знак со словесным обозначением «CASCADE» зарегистрирован Роспатентом 13.11.2008 с приоритетом от 20.08.2007 за № 364604 на имя ЗАО «ЕМГ-Промышленная поддержка» в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ: устройства погрузочно-разгрузочные, в том числе погрузчики; устройства подъемные, в том числе подъемники. В результате регистрации Роспатентом 10.05.2012 договора об отчуждении указанного товарного знака его правообладателем стало ООО «ПромТехМеханика» (прежнее наименование - общество с ограниченной ответственностью «Компания Рейтен»).

Компания, считая себя заинтересованным лицом и полагая, что товарный знак со словесным обозначением «CASCADE» не используется правообладателем на протяжении последних трех лет, обратилась в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны. Заявление мотивировано тем, что компания в течение длительного времени (с 1943 года) ведет свою хозяйственную деятельность на территории иностранных государств в сфере разработки, производства и реализации погрузочно-разгрузочного оборудования под товарными знаками со словесным обозначением «CASCADE», зарегистрированными в качестве словесного и комбинированного товарных знаков в разных странах мира. С целью расширения своей хозяйственной деятельности по производству и реализации продукции на территории Российской Федерации компанией в Роспатент были поданы заявки № 2012715766, 2012715589 и 2013707460 на регистрацию словесных и комбинированных товарных знаков со словесным обозначением «CASCADE». Однако в результате экспертизы заявленных на регистрацию обозначений Роспатент установил, что они не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков для всех заявленных товаров 07 и 09 классов МКТУ ввиду их сходства до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 364604, зарегистрированным на имя ООО «ПромТехМеханика» в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ, имеющим более ранний приоритет.

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования Компании, исходил из доказанности истцом своей заинтересованности в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака ответчика и отсутствия необходимых и достаточных доказательств использования правообладателями спорного товарного знака в течение трех лет, предшествующих подаче настоящего иска.

В частности, судом первой инстанции отклонены представленные ООО «ПромТехМеханика» документы и сведения, как не имеющие доказательственного значения, поскольку они не подтверждают, что спорный товарный знак использовался настоящим или прежним правообладателями для маркировки произведенного ими товара, в отношении которого товарный знак зарегистрирован (устройства погрузочно-разгрузочные, в том числе погрузчики; устройства подъемные, в том числе подъемники). Суд посчитал, что реализуемые ответчиком товары с маркировкой «CASCADE» произведены не правообладателем, его лицензиатом или другим лицом под контролем или по заказу правообладателя, а истцом по делу либо его аффилированными лицами. Деятельность ответчика и третьего лица (прежнего правообладателя) фактически сводится к реализации на территории Российской Федерации товаров истца и его аффилированных компаний, маркирующих свою продукцию обозначением «CASCADE». Указанная деятельность относится к услугам 35 класса МКТУ (продвижение товара для третьих лиц, реклама), в отношении которых товарный знак не зарегистрирован.

Изучив материалы дела, содержание обжалуемого судебного акта, обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов о применении норм права, содержащихся в судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению, а обжалуемый судебный акт отмене в силу нижеследующего.

Судом первой инстанции верно определены нормы права, подлежащие применению при разрешении настоящего спора.

Так, в силу положений пункта 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Заинтересованность истца в прекращении правовой охраны спорного товарного знака ответчика признана судом вследствие следующих обстоятельств: Компания в течение длительного времени ведет свою хозяйственную деятельность на территории иностранных государств в сфере разработки, производства и реализации погрузочно-разгрузочного оборудования под товарными знаками «CASCADE», что подтверждено представленными в материалах дела распечатками с официального сайта компании, сведениями о регистрации на имя истца товарных знаков со словесным элементом «CASCADE» в других странах, копиями рекламных буклетов продукции Компании; Компанией поданы заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков с тем же словесным обозначением в отношении однородных товаров, для которых зарегистрирован спорный товарный знак ответчика, и в удовлетворении указанных заявок отказано по причине действующей регистрации товарного знака ответчика.

Указанные обстоятельства справедливо признаны судом первой инстанции достаточным обоснованием права Компании на иск. Соответствующий довод кассационной жалобы направлен, по сути, на переоценку указанного вывода суда первой инстанции, что в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

Мнение заявителя кассационной жалобы о том, что в бремя доказывания истца по данной категории споров входит представление сведений и иных документов, подтверждающих фактическое производство товаров, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, не основано на законе.

Так, согласно правовой позиции, приведенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 № 14503/10 по делу № А40-77602/2009, заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ предусмотрено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам (пункт 3 статьи 1486 ГК РФ).

В свою очередь, вышеупомянутой нормой статьи 1484 ГК РФ установлено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Суд первой инстанции применительно к приведенным нормам материального права счел недоказанным использование спорного товарного знака ответчиком либо прежним правообладателем - ЗАО «ЕМГ-Промышленная поддержка» (третьим лицом по настоящему делу) в вышеуказанный трехлетний период, а также не усмотрел обстоятельств, свидетельствующих о невозможности использования товарного знака по причинам, не зависящим от правообладателя.

Вопреки мнению заявителя кассационной жалобы, смена правообладателя посредством отчуждения товарного знака не изменяет течения вышеуказанного трехлетнего срока и сама по себе не является обстоятельством, свидетельствующим о невозможности использования товарного знака по причинам, независящим от правообладателя. Приобретение таких объектов интеллектуальной собственности, индивидуализирующих товары и услуги, которые фактически в гражданском обороте приобретателем не востребованы (не используются), является риском предпринимательской деятельности приобретателя (пункт 1 статьи 2 ГК РФ).

Также президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводом суда первой инстанции о несоответствии принципу относимости доказательств (статья 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) представленного в подтверждение использования спорного товарного знака в сети Интернет нотариального протокола осмотра сайта http://emcg.ru от 13.11.2013 вследствие его составления за пределами спорного трехлетнего периода, а также ввиду того, что на указанном сайте размещена информация о деятельности общества «ЕМГ-Промышленная поддержка», предоставляемых ею услугах и реализуемых товарах, маркированных тождественным обозначением «CASCADE» иного производителя - «ведущего мирового производителя навесного оборудования CASCADE».

Кроме того, суд первой инстанции, исходя из обстоятельств дела, пришел к обоснованному выводу о том, что принадлежность обществу «ЕМГ-Промышленная поддержка» доменного имени cascade.ru, переадресующего на сайт http://emcg.ru, также не подтверждает использование спорного товарного знака в смысле пункта 2 статьи 1486 ГК РФ, поскольку в данном случае такое использование не связано непосредственно с введением товара в гражданский оборот.

Так, представители заявителя кассационной жалобы, отвечая в судебном заседании на вопросы суда кассационной инстанции, согласились с отсутствием в материалах дела информации о том, что через сайт с указанным доменным именем производится продажа товаров. При этом соответствующий сервис (Интернет-магазин) на сайте отсутствует, а сайт используется для рекламы и продвижения деятельности и товаров третьего лица.

Довод заявителя кассационной жалобы о необоснованном отклонении судом доказательств использования спорного товарного знака ответчика при производстве дисков основан на ошибочном мнении последнего об относимости и допустимости доказательств использования товарного знака при производстве однородных - как утверждает ответчик, - товаров. Однако в силу пункта 3 статьи 1486 ГК РФ на ответчика по данной категории споров возлагается бремя доказывания использования товарного знака в отношении товаров и услуг, для которых непосредственно зарегистрирован и охраняется товарный знак, а не однородных им.

Вместе с тем судебная коллегия пришла к выводу о необоснованном отклонении судом первой инстанции представленных ответчиком доказательств использования спорного товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, а именно: счетах-фактурах от 01.02.2012 № 00431, от 13.12.2011 № 06920, от 04.10.2011 № 05355, от 30.01.2012 № 0344, товарных накладных от 04.10.2011 № 2985, от 13.12.2011 № 3840, от 30.01.2012 № 199, от 03.02.2012 № 247, соответствующих им платежных поручениях от 09.12.2011 № 891, от 30.09.2011 № 656, от 27.01.2012 № 54, от 03.02.2012 № 70 и выписках по лицевому счету (т. 2 л.д. 70-151).

Отказывая ответчику в признании доказательственного значения у перечисленных документов, суд указал, что указанные документы не подтверждают использование спорного товарного знака в смысле статей 1484 и 1486 ГК РФ в отношении товаров 07 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, а являются подтверждением деятельности, относящейся к услугам 35 класса МКТУ (продвижение товара для третьих лиц, реклама), в отношении которых спорному товарному знаку охрана не предоставлялась.

Вместе с тем данный вывод суда первой инстанции основан на неправильном толковании вышеприведенной нормы подпункта 3 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, согласно которой размещение товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, само по себе является использованием соответствующего обозначения.

С учетом правовой позиции, изложенной в пункте 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», использованием товарного знака является не только его размещение непосредственно на товаре, на этикетках, упаковке, документации, но и в том числе введение товара, на котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) содержится незаконное воспроизведение средства индивидуализации, в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Достоверность вышеперечисленных товарных и платежных документов, подтверждающих введение ответчиком и третьим лицом в гражданский оборот товаров, маркированных обозначением «CASCADE», истцом не оспаривалась.

При этом озвученный представителем истца в ходе рассмотрения кассационной жалобы довод о неправомерной регистрации ответчиком, осуществляющим торговлю на территории Российской Федерации товарами, производимыми истцом либо под его контролем, товарного знака, широко известного в мире в качестве обозначения именно товаров истца, не имеет значения для настоящего спора, поскольку вопрос добросовестности правообладателя при регистрации товарного знака не входит в предмет доказывания по делам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией, правовая охрана такого товарного знака может быть прекращена по иному основанию - предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ. Кроме того, следует отметить, что соответствующий довод не был заявлен при рассмотрении дела судом первой инстанции.

Таким образом, судом первой инстанции в обжалуемом решении было допущено неправильное применение (истолкование) вышеприведенной нормы материального права, что в силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного акта.

Поскольку судом первой инстанции фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но судом неправильно применена норма права, и президиумом Суда по интеллектуальным правам не усматривается оснований, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд кассационной инстанции полагает возможным, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт об отказе в иске, ввиду наличия вышеозначенных доказательств использования спорного товарного знака его правообладателями в трехлетний период, предшествовавший обращению истца в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации понесенные ответчиком судебные расходы по кассационной жалобе относятся на истца.

Руководствуясь статьями 274, 284, 286, пунктом 1 части 1 статьи 287, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 18.11.2013 по делу № СИП-88/2013 отменить.

В удовлетворении требований Кэскейд Корпорейшн, корпорация штата Орегон отказать.

Взыскать с Кэскейд Корпорейшн, корпорация штата Орегон в пользу общества с ограниченной ответственностью «ПромТехМеханика» 2 000 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.