Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 февраля 2014 г. N С01-390/2013 по делу N А33-3192/2011 Отменив ранее состоявшиеся судебные акты по делу о запрете производить, продавать, использовать, рекламировать и предлагать к продаже объекты, в которых использована полезная модель по патенту, суд направил дело на новое рассмотрение с указанием рассмотрения вопроса о назначении повторной экспертизы на предмет установления преждепользования и его объема в связи с необходимостью устранения противоречий в экспертных заключениях

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 февраля 2014 г. N С01-390/2013 по делу N А33-3192/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 28 января 2014 г.

Полный текст постановления изготовлен 4 февраля 2014 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий Погадаев Н.Н.,

судьи Кручинина Н.А., Уколов С.М.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Мебельная фабрика "Кардинал"

на постановление Третьего арбитражного апелляционного суда (судьи: Бабенко А.Н., Магда О.В., Радзиховская В.В.) от 01.11.2013 принятого по делу N А33-3192/2011

по иску индивидуального предпринимателя Соломатова Николая Александровича (Красноярск, ОГРНИП 304246112800013)

к обществу с ограниченной ответственностью "Мебельная фабрика "Кардинал" (ул. Южная, 45к, Красноярский край, Железногорск, 662970, ОГРН 1062452020652)

о запрете производить, продавать, использовать, рекламировать и предлагать к продаже объекты, в которых использована полезная модель "БАР-СЕРВАНТ" по патенту Российской Федерации N 97605; о взыскании 36 500 рублей компенсации;

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Тиронова Е.Б. по доверенности N 21/юл от 14.01.2013, Ярмоленко А.Г. по доверенности N 21/юл от 14.01.2013,

от ответчика: Титов А.А. по доверенности от 27.01.2014,

установил:

индивидуальный предприниматель Соломатов Николай Александрович (далее - ИП Соломатов Н.А.) обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Мебельная фабрика "Кардинал" (далее - ООО "МФ "Кардинал") с требованием о запрете производить, продавать, использовать, рекламировать и предлагать к продаже объекты, в которых использована полезная модель "БАР-СЕРВАНТ" по патенту Российской Федерации N 97605 и о взыскании 36 500 рублей стоимости продукта горка "Континент-мини", проданного обществом, для определения и подтверждения нарушения всех признаков, указанных в формуле полезной модели по патенту Российской Федерации N 97605.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 25.05.2011 в иске отказано.

Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 23.08.2011 решение оставлено без изменения.

Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 12.12.2011 решение Арбитражного суда Красноярского края от 25.05.2011, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 23.08.2011 по делу отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.

Судом кассационной инстанции даны указания суду при новом рассмотрении определить объем использования ответчиком тождественного решения в случае, если будет установлено за ним право преждепользования.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 29.07.2013 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 01.11.2013 решение суда первой инстанции отменено, принят новый судебный акт об удовлетворении исковых требований. Резолютивная часть изложена в следующей редакции:

- "запретить обществу с ограниченной ответственностью "Мебельная фабрика "Кардинал" производить, продавать, использовать, рекламировать и предлагать к продаже объекты мебели, в которых использована полезная модель "БАР-СЕРВАНТ" по патенту Российской Федерации N 97605.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Мебельная фабрика "Кардинал" в пользу индивидуального предпринимателя Соломатова Николая Александровича убытки в сумме 36 500 рублей 00 копеек и 97 344 рубля 00 копеек судебных расходов".

Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, ООО "МФ "Кардинал" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить названный судебный акт, оставить в силе решение суда первой инстанции, поскольку суд апелляционной инстанции неправильно истолковал закон (статья 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее - ГК РФ) и неправильно применил норму материального права (статья 15 ГК РФ).

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд апелляционной инстанции ошибочно пришел к выводу, что статья 1358 ГК РФ предусматривает расширение прав патентообладателя по отношению к предполагаемым нарушителям его исключительных прав путем применения доктрины эквивалентности, а статья 1361 ГК РФ такого расширения прав не предусматривает.

Заявитель также полагает, что судом необоснованно удовлетворено требование о взыскании убытков в сумме 36 500 рублей, поскольку в силу статьи 15 ГК РФ истец не представил соответствующих доказательств их понесения.

В отзыве на кассационную жалобу ИП Соломатов Н.А. просит оставить оспариваемый судебный акт без изменения.

Представители истца и ответчика принимали участие в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи посредством организации видеоконференц-связи с Арбитражным судом Красноярского края.

Представитель заявителя поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, представители истца возражали против ее удовлетворения по доводам отзыва.

Кассационная жалоба рассматривается в порядке, предусмотренном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Проверив соответствие выводов апелляционного суда о применении норм права установленным ими по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, правильность применения судом норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии судебного акта и, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии правовых оснований как для отмены решения суда первой инстанции, так и постановления апелляционной инстанции с направлением дела на новое рассмотрение в связи со следующим.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции, индивидуальный предприниматель Соломатов Н.А. является обладателем исключительного права на полезную модель патент РФ N 97605 "БАР-СЕРВАНТ", в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации зарегистрирован 20.09.2010, приоритет полезной модели установлен с 19.04.2010 (по дате подачи заявки). Срок действия патента истекает 19.04.2020.

Независимая формула полезной модели: 1. Бар-сервант, включающий формообразующий каркас из боковых стенок, спинку, нижнее и верхнее основания и полки, отличающийся тем, что полки выполнены в виде дисков с центральным отверстием и установлены на вертикальной трубчатой штанге, закрепленной на поворотных верхнем и нижнем основаниях, зафиксированных от вертикального смещения на подшипниковых опорах, установленных на нижнем и верхнем основаниях каркаса, при этом между поворотным верхним и поворотным нижним основаниями закреплен изогнутый экран.

23.11.2010 между Яфаровой О.Э. (покупатель) и ООО "МФ "Кардинал" (поставщик) заключен договор N 26, в соответствии с условиями которого, поставщик обязуется поставить (передать в собственность) покупателю товар в количестве и по цене в соответствии со спецификацией (приложение N 1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора, а покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями названного договора этот товар.

В соответствии со спецификацией (приложение N 1 к договору N 26 от 23.11.2010) поставщик обязался поставить горку "Континент мини", стоимость товара составила 36 500 руб.

Из искового заявления следует, что приобретенный объект мебели - горка "Континент мини" был доставлен представителями ООО "МФ "Кардинал" по адресу: г. Красноярск, ул. Ястынская, д. 17, кв. 105, после доставки собран на основании эскиза, утвержденного ООО МФ "Кардинал" от 22.07.2010. После сборки объекта Яфаровой О.Э. в присутствии Соломатова Н.А., свидетелей Черепановой Т.А., Рослик В.Н. была совершена фотосъемка объекта мебели - горка "Континент мини", по результатам которой был составлен акт. В дальнейшем истцом были подготовлены таблицы сопоставимости признаков, содержащихся в объекте - горка "Континент мини" и формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 97605. Истцом было установлено, что горка "Континент мини" содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимой формуле полезной модели патента Российской Федерации N 97605.

Ссылаясь на то, что объект мебели - горка "Континент мини", в котором использована запатентованная полезная модель "БАР-СЕРВАНТ" не производился, не производится и не вводился в гражданский оборот с разрешения патентообладателя, соответствующей лицензии на использование указанной полезной модели по патенту N 97605 патентообладатель не предоставлял ответчику, однако последний рекламирует, предлагает к продаже и продает объекты мебели, в которых используется запатентованная полезная модель "БАР-СЕРВАНТ", истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении требований, суд первой инстанции исходил из того, что истцом не доказан факт использования в объекте мебели - горка "Континент мини", производимого и предлагаемого к продаже ООО "МФ "Кардинал" каждого признака полезной модели "БАР-СЕРВАНТ" по патенту N 97605, а также использование ответчиком решения, тождественного полезной модели по патенту Российской Федерации N 97605. Суд основывал указанный вывод на заключении дополнительной экспертизы от 15.05.2013 (том дела 8, л.д. 86-100), в котором экспертом было указано, что признак N 14 (касающийся наличия подшипниковой опоры, установленной на верхнем основании каркаса) независимого пункта формулы, не использован в исследуемом объекте, в связи с чем отсутствует тождественность технического решения, использованного ООО "МФ "Кардинал", и технического решения, защищенного патентом на полезную модель.

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что согласно экспертному заключению от 26.06.2012, в продукте горка "Континент-мини" использованы все признаки полезной модели, приведенные в независимом пункте формулы полезной модели патента РФ N 97605, за исключением признака N 14. В конструкции горки "Континент-мини" использована замена, являющаяся эквивалентной указанному признаку N 14, что в силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ свидетельствует об использовании ответчиком полезной модели по патенту РФ N 97605.

Также, суд апелляционной инстанции сделал вывод о том, что факт отсутствия у ответчика права преждепользования подтвержден материалами дела, в том числе заключением эксперта от 15.05.2013, в котором анализируя техническое решение, использованное в конструкции горки "Континент-мини", эксперт пришел к выводу о том, что данное техническое решение не является тождественным техническому решению, защищенному патентом N 97605 РФ на полезную модель "Бар-сервант", поскольку один из признаков независимого пункта формулы полезной модели (N 14) не нашел отражения в конструкции горки.

Суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что вышеуказанный вывод судов первой и апелляционной инстанций основан не неправильном применении норм материального права, без установления всех обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора по существу в силу нижеследующего.

В силу положений пункта 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ.

Таким образом, при разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в объекте мебели - горка "Континент мини", производимого и предлагаемого к продаже ООО "Мебельная фабрика "Кардинал", каждого признака полезной модели "Бар - Сервант" по патенту N 97605, приведенного в независимом пункте формулы полезной модели, либо признака, эквивалентного ему и ставшего известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ.

Согласно пункта 1 статьи 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Из содержания пункта 2 статьи 1361 ГК РФ следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

По смыслу приведенной нормы следует, что преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Таким образом, для рассмотрения настоящего дела также имеет существенное значение вопрос об объеме использования ответчиком тождественного решения. Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, как решение использовалось или намеревалось к использованию до даты приоритета заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден.

На установление указанных выше обстоятельств и было указано Федеральным арбитражным судом Восточно-Сибирского округа при направлении дела на новое рассмотрение в постановлении от 12.12.2011.

Однако при новом рассмотрении ни суд первой, ни апелляционной инстанций не выполнили указаний суда кассационной инстанции.

В материалах дела имеется два экспертных заключения от 26.06.2012 и 15.05.2013 (выполненных одним экспертом - Крешнянской Е.А.). Согласно экспертного заключения от 26.06.2012 в объекте мебели - горка "Континент мини" использованы все признаки независимой формулы патента (с учетом признания признака N 14 эквивалентным). Дополнительное экспертиза от 15.05.2013 установила, что в продукции ответчика, выпущенной до 19.04.2010, использовано техническое решение, не являющееся тождественным полезной модели N 97605, поскольку в нем использованы не все признаки независимого пункта формулы полезной модели N 97605; не использован признак N 14, касающийся наличия подшипниковой опоры, установленной на верхнем основании каркаса.

Удовлетворяя заявленные требования суд апелляционной инстанции в нарушение требований пункта 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не мотивировал какими нормами и конкретными доказательствами руководствовался делая вывод об отсутствии права преждепользования.

В соответствии со статьей 71, частью 3 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заключение экспертизы является одним из доказательств и не может служить единственным доказательством по делу.

Между тем в заключение дополнительной экспертизы от 15.05.2013 (которая назначалась судом для установления объема прав преждепользования) в качестве основания для вывода об отсутствии права преждепользования положен один довод о том, что техническое решение, использованное в конструкции горки "Континет-мини", не является тождественным техническому решению, защищенному патентом РФ N 97605, поскольку один из признаков независимого пункта формулы полезной модели не нашел отражения в конструкции объекта (N 14).

Вместе с тем, исходя из смысла статьи 1361 ГК РФ право преждепользования ограничено тем, что допускает использование изобретения, полезной модели, промышленного образца в период действия выданного на него патента лишь в объеме, не превышающем достигнутый до даты приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, в объеме, не превосходящем уровень, соответствующий сделанным приготовлениям, что и следовало установить судам первой и апелляционной инстанций с учетом представленных в материалы дела доказательств.

Таким образом, выводы апелляционной инстанции, положенные в основу постановления об использовании в продукте горка "Континент-мини" ответчиком всех признаков полезной модели противоречат как выводу эксперта в дополнительном заключении от 15.05.2013 (в части неиспользования признака N 14), так и экспертному заключению от 26.06.2012 (в части отсутствия тождественного решения).

При вынесении решения и постановления судам следовало принять во внимание наличие в материалах дела двух противоположных заключений эксперта и рассмотреть вопрос о назначении и проведении повторной экспертизы об установлении объема преждепользования, учитывая, что именно такое ходатайство было заявлено ответчиком в заседаниях судов первой и апелляционной инстанций.

Также судебная коллегия отмечает, что постановление суда апелляционной инстанции об удовлетворения требования и взыскания с ответчика 36 500 рублей, составляющих убытки принято с нарушением пункта 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 15 ГК РФ.

В силу статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Суд не указал, какими доказательствами подтверждается, что именно истец (ИП Соломатов П.Н.) понес убытки и в чем они выразились (реальный ущерб или упущенная выгода). В материалы дела не представлено доказательств, подтверждающих факт покупки и оплаты истцом комплекта мебели "Континент-мини". Договор N 26 от 23.11.2010 заключен индивидуальным предпринимателем Яфаровой О.Э. В счете N 61 от 23.11.2010 и накладной N 1 от 20.01.11 покупателем также значится ИП Яфарова О.Э., других доказательств, материалы дела не содержат.

В силу вышеуказанных норм права, а также при изложенных выше обстоятельствах, поскольку судами первой инстанции и апелляционной инстанции не установлены в полной мере обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, а рассмотрение доказательств и установление обстоятельств по делу выходит за пределы полномочий суда кассационной инстанции, суд приходит к выводу о необходимости отмены решения суда первой инстанции и постановления апелляционного суда с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить допущенные нарушения и, обеспечив полноту исследования доказательств, рассмотреть вопрос о назначении повторной экспертизы на предмет установления преждепользования и его объема, в связи с необходимостью устранения противоречий в экспертных заключениях от 26.06.2012 и 15.05.2013, установить все обстоятельства, подлежащие доказыванию при рассмотрении требования истца о взыскании убытков (факт несения, размер, причинно-следственную связь).

Вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается. В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Красноярского края от 29.07.2013 по делу N А33-3192/2011 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 01.11.2013 по тому же делу отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

С.М. Уколов

Судья

Н.А. Кручинина