Постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 февраля 2014 г. № С01-499/2013 по делу № А40-26552/2013 Суд отменил ранее состоявшиеся судебные акты по делу о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку и направил дело на новое рассмотрение, поскольку судами не исследованы виды деятельности, для осуществления которых создано предприятие истца, возможность введения в заблуждение потребителей и (или) контрагентов в результате тождества сравниваемых обозначений

Резолютивная часть постановления объявлена 3 февраля 2014 г.

Полный текст постановления изготовлен 6 февраля 2014 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья Химичев В.А.,

судьи Пашкова Е.Ю., Рассомагина Н.Л.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества «Индивидуальные Бизнес Решения»

на решение Арбитражного суда города Москвы (судья Хатыпова Р.А.) от 18.06.2013 по делу № А40-26552/2013 и на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда (судьи Москвина Л.А., Пронникова Е.В., Цымбаренко И.Б.) от 08.11.2013 по тому же делу

по заявлению закрытого акционерного общества «Индивидуальные Бизнес Решения» (ул. Марксистская, комн. 1, корп. 5, д. 34, Москва, 109147, ОГРН 5087746402850)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «ИНДИВИДУАЛ БИЗНЕС СОЛЮШНС» (корпус 1504, Н.П. II, Зеленоград, Москва, 124683, ОГРН 1097746797466),

о признании незаконным решения от 29.11.2012, признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, зарегистрированному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.08.2011 за № 443000,

при участии в судебном заседании:

от заявителя: представитель Никитин Ю.И. (доверенность от 17.12.2012);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности: представители Кольцова Т.В. (доверенность № 01/25-544/41 от 12.09.2013), Кромкина А.Н. (доверенность № 01/25-758/41 от 20.12.2013);

от третьего лица: представитель Разина О.Г. (доверенность от 10.07.2013),

установил:

решением Арбитражного суда города Москвы от 18.06.2013, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.11.2013, закрытому акционерному обществу «Индивидуальные Бизнес Решения» (далее - ЗАО «Индивидуальные Бизнес Решения», заявитель) отказано в удовлетворении заявления о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (далее - Роспатент) от 29.11.2012, признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, зарегистрированному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.08.2011 за № 443000 на имя общества с ограниченной ответственностью «Индивидуальные Бизнес Решения - Консалтинг» (далее - ООО «Индивидуальные Бизнес Решения - Консалтинг», третье лицо).

Не согласившись с принятыми по делу решением и постановлением, ЗАО «Индивидуальные Бизнес Решения» обратилось с кассационной жалобой, в которой просит отменить обжалуемые судебные акты и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В качестве основания, по которому в кассационной жалобе заявлены требования о проверке законности обжалуемых судебных актов, заявитель указывает на то, что суды первой и апелляционной инстанции, установив нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) о защите фирменного наименования в части оказания заявителем и правообладателем спорного товарного знака однородных услуг, относящихся к тому или иному классу МКТУ, должны были признать оспариваемое решение незаконным частично, а правовую охрану оспариваемого товарного знака недействительной в отношении конкретных услуг, относящихся к определенному классу МКТУ.

По мнению заявителя, услуги, оказанные им по трем договорам, однородны услугам, относящимся к 35, 37 38 и 42 классам МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, в связи с чем правовая охрана товарного знака должна быть признана недействительной в отношении всех услуг, указанных в свидетельстве о его регистрации.

ЗАО «Индивидуальные Бизнес Решения» обращает внимание суда на то, что в процессе подготовки дела к судебному разбирательству в предварительном судебном заседании ни представители заинтересованных лиц, ни суд не заявили о необходимости представления каких-либо дополнительных документов, подтверждающих исполнение договоров. В связи с этим, заявитель не смог представить в суд первой инстанции дополнительные документы, подтверждающие исполнение обязательств по договорам, и приложил их к апелляционной жалобе, обосновав в ней невозможность их представления ранее. Однако суд апелляционной инстанции отказал в приобщении к материалам дела указанных документов.

Основываясь на положениях пункта 8 статьи 1483 и подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, заявитель считает, что при оценке однородности оказываемых услуг анализу подлежат не только договоры, заключенные до даты приоритета товарного знака, но и все другие договоры.

ЗАО «Индивидуальные Бизнес Решения» также считает необоснованным вывод судов о том, что договор № 781 от 24.12.2009 не может являться доказательством оказания однородных услуг, поскольку к 35 классу МКТУ относятся также и «услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), услуги субподрядные (коммерческая помощь)», что предусматривает и поставку предпринимателям различных товаров.

Заявитель также не согласен с выводом судов о том, что представленные в дело нотариальные протоколы осмотра доказательств не являются доказательствами реального оказания услуг.

ЗАО «Индивидуальные Бизнес Решения» указывает также на то, что судами не дана оценка решению Арбитражного суда города Москвы от 11.03.2013 по делу № А40-2418/2013, которым, на основании установления факта осуществления сторонами аналогичной деятельности, ООО «Индивидуальные Бизнес Решения - Консалтинг» запрещено использовать в своем фирменном наименовании словосочетание и аббревиатуру, тождественные фирменному наименованию заявителя.

Заявитель также не согласен с выводами судов о том, что поскольку словесный элемент оспариваемого товарного знака «Индивидуальные Бизнес Решения» является неохраняемым, данное словесное обозначение является свободным для использования различными лицами. По его мнению, наличие неохраняемого элемента в составе товарного знака, тождественного фирменному наименованию заявителя, не препятствует ему осуществлять защиту своего исключительного права на фирменное наименование, поскольку в соответствии с пунктом 2 статьи 1476 ГК РФ фирменное наименование, включенное в товарный знак, охраняется независимо от охраны товарного знака.

Роспатент представил письменные объяснения на кассационную жалобу, в которых указывает на то, что доводы заявителя о ведении им деятельности под фирменным наименованием ЗАО «Индивидуальные Бизнес Решения», однородной услугам для которых зарегистрирован товарный знак, направлены на переоценку доказательств, полная и всесторонняя оценка которым дана судом первой и апелляционной инстанции.

Третье лицо представило отзыв на кассационную жалобу, в котором, считая законными и обоснованными обжалуемые судебные акты, указывает на то, что для подтверждения реального оказания услуг недостаточно только заявления о своей готовности оказывать услуги, необходимо также представить доказательства фактического оказания услуг.

В судебном заседании представитель ЗАО «Индивидуальные Бизнес Решения» поддержал доводы кассационной жалобы, просил отменить обжалуемые судебные акты.

В судебном заседании представители Роспатента с доводами кассационной жалобы не согласились, считают принятые по делу судебные акты законными и обоснованными.

В судебном заседании представитель третьего лица с доводами кассационной жалобы также не согласился, считает принятые по делу судебные акты законными и обоснованными. При этом представил суду выписку из ЕГРЮЛ по состоянию на 10.01.2014, согласно которой ООО «Индивидуальные Бизнес Решения - Консалтинг» изменило наименование на общество с ограниченной ответственностью «ИНДИВИДУАЛ БИЗНЕС СОЛЮШНС» без изменения организационно-правовой формы.

В соответствии с частью 1 статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации реорганизация юридического лица является одним из оснований для замены стороны ее правопреемником. В силу статьи 57 ГК РФ под реорганизацией юридического лица понимается слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование.

Если в результате реорганизации лицо, участвующее в деле, выбывает из спорного правоотношения в результате образования нового юридического лица, то с заявлением о процессуальном правопреемстве в порядке статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обращается вновь созданное юридическое лицо (правопреемник).

Смена фирменного наименования юридического лица без изменения его организационно-правовой формы действующим законодательством не отнесена к реорганизации. В данном случае было изменено наименование третьего лица и не произошло выбытия стороны из правоотношения.

Поэтому отсутствует необходимость в разрешении вопроса о правопреемстве.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, товарный знак по свидетельству № 443000 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.08.2011 с приоритетом от 16.04.2010 в отношении услуг 35, 37, 38 и 42 классов МКТУ на имя ООО «Индивидуальные Бизнес Решения - Консалтинг».

4 июня 2012 года ЗАО «Индивидуальные Бизнес Решения» обратилось в Палату по патентным спорам Роспатента с возражениями против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с несоответствием регистрации товарного знака пунктам 3, 8 и 9 статьи 1483 ГК РФ.

Роспатентом 29.11.2012 принято решение об отказе в удовлетворении возражения, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 443000 оставлена в силе.

Решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим заявлением.

В поданном в суд заявлении ЗАО «Индивидуальные Бизнес Решения» приводит лишь доводы о том, что товарный знак был зарегистрирован в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

При принятии обжалуемых судебных актов суды первой и апелляционной инстанции исходили из того, что заявителем не подтвержден факт осуществления деятельности под фирменным наименованием в отношении услуг, однородных услугам, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, до даты его приоритета.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, изучив материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права и соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции считает, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению в связи со следующим.

Судами установлено, что ЗАО «Индивидуальные Бизнес Решения» зарегистрировано 14.11.2008, то есть то даты приоритета товарного знака по свидетельству № 443000, при этом часть фирменного наименования заявителя и словесные элементы комбинированного товарного знака являются фонетически и семантически тождественными.

При применении пункта 8 статьи 1483 ГК РФ Роспатент и суды устанавливали обстоятельства о ведении заявителем деятельности под фирменным наименованием, однородной услугам для которых зарегистрирован товарный знак, до даты приоритета товарного знака, не учитывая виды деятельности, для осуществления которых создано ЗАО «Индивидуальные Бизнес Решения».

Вместе с тем судами не учтено следующее.

В соответствии со статьей 8 Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, ратифицирована СССР 19.09.1968) фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

В силу пункта 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 1475 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц. Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

Как разъяснено в пункте 58.1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» согласно пункту 1 статьи 1473, пункту 2 статьи 1475 Кодекса фирменное наименование подлежит охране со дня государственной регистрации юридического лица.

В пункте 59 названного Постановления также содержится разъяснение о том, что защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в Реестр, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.

Таким образом, исключительное право на фирменное наименование возникает и подлежит охране с момента регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из ЕГРЮЛ, и не зависит от моментов начала и окончания фактического осуществления деятельности этим юридическим лицом.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

При изложенных обстоятельствах закон запрещает в отношении однородных товаров или услуг регистрацию в качестве товарного знака обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, право на которое в Российской Федерации возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Норма пункта 8 статьи 1483 ГК РФ также не связывает запрет на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с охраняемым фирменным наименованием, с фактическим осуществлением юридическим лицом, обладающим исключительным правом на фирменное наименование, тех видов деятельности, для осуществления которых такое лицо создано.

При этом следует учесть, что в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 49 ГК РФ юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах и нести связанные с этой целью обязанности.

Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть оспорено юридическим лицом в суде.

В силу своей правосубъектности юридическое лицо вправе исходя из своего коммерческого интереса, самостоятельно определять момент начала или окончания осуществления отдельных видов деятельности, для которых оно создавалось, что не прекращает и не приостанавливает действие его исключительного права на фирменное наименование.

Между тем, Роспатент, а также суды при осуществлении судебной ревизии принятого Роспатентом решения, исходили из того, что общество обязано доказать фактическое осуществление деятельности в отношении тех товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак, не устанавливая при этом обстоятельства, связанные с определением видов деятельности, для осуществления которых создано общество и в отношении которых действует его исключительное право на фирменное наименование.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о неправильном применении судами статей 1474, 1475, 1483 ГК РФ.

При этом суды не приняли во внимание следующие обстоятельства.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.03.2013 по делу № А40-2418/2013 ООО «Индивидуальные Бизнес Решения - Консалтинг» запрещено использовать в фирменном наименовании словосочетание и аббревиатуру, тождественные фирменному наименованию заявителя.

При рассмотрении указанного дела судами было установлено, что заявитель и третье лицо осуществляют аналогичные виды деятельности.

Однако названные обстоятельства, имеющие непосредственное отношение к настоящему делу и способные повлиять на результаты его разрешения, не были приняты судами во внимание.

В пункте 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» и в пункте 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств», судам указано, что независимо от состава лиц, участвующих в деле, обстоятельства, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, учитываются судом, рассматривающим второе дело. Если суд придет к иным выводам, нежели содержащиеся в судебном акте по ранее рассмотренному делу, он должен указать соответствующие мотивы.

В обжалуемых судебных актах не указаны мотивы, по которым суды отвергли выводы, содержащиеся в судебных актах по делу № А40-2418/2013.

Рассматривая другие доводы кассационной жалобы, суд кассационной инстанции отмечает следующее.

Доводы заявителя о неправильной оценке судами представленных в дело договоров и протоколов осмотра доказательств направлены на переоценку доказательств, что не входит в компетенцию суда кассационной инстанции.

Оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о бремени доказывания исходя из принципа состязательности, согласно которому риск наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле (часть 2 статьи 9 Кодекса).

В связи с этим, суд кассационной инстанции не считает обоснованными доводы жалобы о нарушении судами норм процессуального права как при подготовке дела к судебному разбирательству относительно представления и раскрытия доказательств, так и при решении вопроса о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств в суде апелляционной инстанции.

Рассматривая довод жалобы относительно вывода судов, касающихся правового режима охраны словесного элемента товарного знака «Индивидуальные Бизнес Решения», суд кассационной инстанции отмечает следующее.

Норма пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускает государственную регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В рассматриваемом случае словесный элемент «Индивидуальные Бизнес Решения» включен в оспариваемый товарный знак в качестве неохраняемого элемента.

Учитывая это обстоятельство, суды пришли к выводу о том, что поскольку словесный элемент оспариваемого товарного знака «Индивидуальные Бизнес Решения» является неохраняемым, данное словесное обозначение является свободным для использования различными лицами.

Между тем, в соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном ГК РФ, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

 В связи с этим, наличие неохраняемого элемента в составе товарного знака, тождественного фирменному наименованию, не препятствует реализации права на защиту исключительного права на фирменное наименование.

В связи с тем, что не все вопросы получили в решении и постановлении надлежащее исследование и оценку, а суд кассационной инстанции не наделен правом исследования фактических обстоятельств и оценки доказательств, обжалуемые судебные акты нельзя признать законными и обоснованными, в связи с чем они подлежат отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении суду следует устранить отмеченные недостатки, установить все фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, учитывая виды деятельности, для осуществления которых создано ЗАО «Индивидуальные Бизнес Решения», а также возможность введения в заблуждение потребителей и (или) контрагентов в результате тождества сравниваемых обозначений.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 18.06.2013 по делу № А40-26552/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.11.2013 по тому же делу отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.А. Химичев

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Н.Л. Рассомагина