Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 16 декабря 2013 года.

Полный текст решения изготовлен 23 декабря 2013 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Пашкова Е.Ю.,

судьи - Кручинина Н.А., Погадаев Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Чесноковой Е.Н.,

рассмотрев в судебном заседании заявление NEURIM PHARMACEUTICALS (1991) LTD, Israel (НЕУРИМ ФАРМАСЬЮТИКАЛС (1991) ЛТД, Израиль)

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности N 2011131532/15 от 27.03.2013 о признании заявки на изобретение N 2011131532 отозванной,

третье лицо - Евразийское патентное ведомство;

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя - Залесов А.В., Липкес А.М. по доверенности от 19.06.2013;

от заинтересованного лица - Барбашин В.А. по доверенности от 03.10.2013 N 01/25-603/41;

от третьего лица - извещено, представителя не направило, установил:

НЕУРИМ ФАРМАСЬЮТИКАЛС (1991) ЛТД, Израиль (далее - компания) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) N 2011131532/15 от 27.03.2013 о признании заявки на изобретение N 2011131532 отозванной.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Евразийское патентное ведомство.

В соответствии с определением Арбитражного суда города Москвы от 04.09.2013 дело N А40-82366/13 передано по подсудности на рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам.

По мнению компании, на основании положений статьи 16 Евразийской патентной конвенции (Минск, ратифицирована Федеральным законом от 01.06.1995 N 85-ФЗ, далее - Евразийская патентная конвенция) ею были соверешены правомерные действия по преобразованию собственной евразийской патентной заявки в национальную патентную заявку Российской Федерации. В соответствии с названной нормой после уплаты национальных пошлин указанная заявка подлежала дальнейшей процедуре в национальном патентном ведомстве, то есть по указанной заявке следовало провести экспертизу по существу и принять решение о выдаче или об отказе в выдаче патента Российской Федерации. При этом заявителем указано, что ходатайство о проведении экспертизы по существу по указанной заявке было подано до преобразования заяки в национальную.

Заявитель полагает, что применение к указанной заявке срока, предусмотренного статьей 1386 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), необоснованно, не соответствует международному законодательству и нарушает права и законные интересы компании, что влечет недействительность оспариваемого решения.

В судебном заседании представитель компании поддержал заявленные требования в полном объеме.

В отзыве на заявление Роспатент не согласился с заявленными требованиями, просил отказать в их удовлетворении. По мнению Роспатента, в соответствии с положениями статьи 11 Договора о патентной кооперации от 19.06.1970 (далее - Договор РСТ), правилом 63 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции от 01.12.1995 (далее - Патентная инструкция) датой подачи спорной заявки является дата ее подачи в качестве международной заявки - 12.08.2002. В связи с указанным обстоятельством, получив 21.07.2011 указанную заявку как преобразованную в национальную заявку, Роспатент приступил к ее рассмотрению в соответствии с национальным законодательством. По результатам рассмотрения заявки Роспатент признал пропущенным предусмотренный пунктом 1 статьи 1386 ГК РФ трехлетний срок, в течении которого может быть подано ходатайство о проведнии экспертизы заявки на изобретение по существу, в связи с чем вынес решение о признании заявки отозванной.

В судебном заседании представитель Роспатента против удовлетворения заявленных требований возражал по доводам, изложенным в отзыве на заявление.

Евразийское патентное ведомство направило ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд установил следующие.

С учетом даты поступления заявки в Роспатент, правовая база для оценки законности оспариваемого ненормативного акта включает в себя: ГК РФ, Договор РСТ; Евразийскую патентную конвенцию, Патентную инструкцию; Административный регламент исполнения Роспатентом государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327 (далее - Административный регламент); Правила подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила ППС).

Как следует из материалов дела, 12.08.2002 компанией в соответствии с договором РСТ была подана международная заявка на изобретение N РСТ/IL/02/00662, о чем свидетельствует международная публикация N WO 03/015690 А3 от 27/02/2003 (т. 2 л.д. 3).

Компанией 11.03.2004 в Евразийское патентное ведомство было подано заявление о переводе международной заявки на региональную стадию рассмотрения в Евразийском патентном ведомстве (т. 2 л.д. 3). В указанном заявлении также содержалось ходатайство компании о проведении экспертизы заявки по существу. В результате перевода заявки на региональную стадию, ей был присвоен регистрационный номер евразийской заявки N 200400302.

Решением Евразийского патентного ведомства от 07.07.2010 заявителю было отказано в выдаче евразийского патента по заявке N 200400302.

Возражение компании, поданное на указанное решение, было отклонено решением Евразийского патентного ведомства от 21.04.2011.

На основании положений статьи 16 Евразийской патентной конвенции компанией 15.07.2011 в Евразийское патентное ведомство было подано ходатайство о преобразовании евразийской заявки N 200400302 в национальную заявку Российской Федерации (т. 2 л.д. 76).

Преобразованная заявка была получена Роспатентом от Евразийского патентного ведомства 21.07.2011, ей был присвоен регистрационный номер N 2011131532.

Роспатентом была проведена формальная экспертиза указанной заявки, по результатам которой компании был направлен запрос о необходимости предоставления недостающих документов и устранении недостатков (т. 2 л.д. 98).

Указанные в запросе недостатки были устранены компанией, а также, в связи с изложенным в запросе требованием о направлении ходатайства о проведении экспертизы по существу, было направлено такое ходатайство.

Формальная экспертиза с положительным результатом была завершена 10.04.2012.

Вместе с тем решением Роспатента от 04.06.2012 заявка была признана отозванной в связи с непоступлением ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу в срок, установленный пунктом 1 статьи 1386 ГК РФ (т. 3 л.д. 54).

На указанное решение компанией было подано возражение от 04.09.2012, по результатам рассмотрения которого Роспатентом 27.03.2013 было принято решение об отказе в удовлетворении возражения на решение от 04.06.2012 о признании заявки N 2011131532/15 отозванной (т. 3 л.д. 88).

Указанное решение мотивировано тем, что согласно пункту 1 статьи 1386 ГК РФ по ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности при подаче заявки на изобретение или в течение трех лет со дня подачи этой заявки, и при условии завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом, проводится экспертиза по существу.

Если ходатайство о проведении экспертизы по существу не подано в установленный срок, заявка признается отозванной.

Исходя из положений названной статьи, и установив, что в соответствии с нормами международных правовых актов датой подачи заявки N 2011131532/15 является дата ее подачи в качестве международной заявки - 12.08.2002, Роспатент признал обоснованным решение о признании названной заявки отозванной.

Компания, не согласившись с указанным решением Роспатента, обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным Постановлением правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

В пункте 52 постановления Пленума 5/29 содержится разъяснение о том, что согласно статьям 1248, 1398, 1513 ГК РФ решения Роспатента, принятые по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также против предоставления правовой охраны товарному знаку, могут быть оспорены в суде.

При рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения.

Согласно разъяснению, изложенному в пункте 53 названного постановления, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 АПК РФ принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 АПК РФ указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Проверив оспариваемый ненормативный правовой акт на соответствие закону и нормам международного права, являющимся составной частью правовой системы Российской Федерации и имеющим приоритет по отношению к национальному законодательству, суд приходит к выводу о его несоответствии положениям статьи 16 Евразийской патентной конвенции.

В соответствии со статьей 16 Евразийской патентной конвенции, до истечения шести месяцев с даты получения заявителем уведомления Евразийского ведомства об отказе в выдаче евразийского патента либо с даты получения заявителем уведомления Евразийского ведомства об отказе в удовлетворении возражения, поданного в соответствии со статьей 15(8), заявитель может подать в Евразийское ведомство ходатайство с указанием Договаривающихся государств, в которых он хочет получить патент по национальной процедуре.

В каждом указанном таким образом Договаривающемся государстве евразийская заявка, в отношении которой было принято такое решение и которая является предметом такого ходатайства, считается правильно оформленной национальной заявкой, поданной в национальное ведомство с той же датой подачи и, если таковая имеется, датой приоритета, что и евразийская заявка, со всеми последствиями, предусмотренными национальным законодательством, и подлежит дальнейшей процедуре в национальном ведомстве при условии, что заявитель уплатит национальному ведомству требуемые национальные пошлины.

Согласно пункту 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 15.07.1995 N 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации" предусмотрено, что положения официально опубликованных международных договоров Российской Федерации, не требующие издания внутригосударственных актов для применения, действуют в Российской Федерации непосредственно.

Российская федерация ратифицировала Евразийскую патентную конвенцию без каких-либо изъятий и ограничений, в связи с чем указанная конвенция является частью российской правовой системы и ее нормы подлежат применению непосредственно.

Статья 16 Евразийской патентной конвенции предусматривает, что преобразованная евразийская заявка считается правильно оформленной национальной заявкой, подлежащей дальнейшей процедуре в национальном ведомстве. При этом названная статья содержит указание лишь на два условия для дальнейшего рассмотрения заявки национальным ведомством - преобразование евразийской заявки в национальную в шестимесячный срок с даты получения заявителем уведомления об отказе в выдаче патента или отказа в удовлетворении возражения и уплату национальной пошлины. Иные требования и условия, ограничивающие права заявителя на получение патента по национальной процедуре, в названной статье не упомянуты.

Применение при рассмотрении преобразованной евразийской заявки положения пункта 1 статьи 1386 ГК РФ, согласно которому ходатайство о проведении экспертизы по существу может быть подано в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности при подаче заявки на изобретение или в течение трех лет со дня подачи этой заявки, и при условии завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом, фактически ограничивает сроки рассмотрения Евразийским патентным ведомством евразийской заявки и сроки ее преобразования в национальную, что не предусмотрено статьей 16 Евразийской патентной конвенции и противоречит принципам международного права.

Кроме того, суд учитывает, что ходатайство о проведении экспертизы по существу было подано компанией одновременно с заявлением от 11.03.2004 о переводе международной заявки на региональную стадию рассмотрения в Евразийском патентном ведомстве. Подав такое ходатайство, компания уже выразила свое волеизъявление на получение патента на изобретение с приоритетом по дате подачи международной заявки.

Административный регламент не содержит положений о необходимости подачи заявителем в отношении преобразованной евразийской заявки повторного ходатайства о проведении экспертизы по существу и последствиях несвоевременной подачи такого ходатайства.

Суд отклоняет изложенную в отзыве ссылку Роспатента на положение пункта 29.2.5. названного регламента, согласно которому срок, установленный пунктом 1 статьи 1386 ГК РФ, отсчитывается от даты подачи международной заявки. Указанное положение касается рассмотрения международной заявки на национальной фазе, и не касается процедур, связанных с преобразованием евразийской заявки и ее рассмотрением.

Согласно пункту 2 статьи 1396 ГК РФ рассмотрение евразийской заявки на изобретение, имеющей в соответствии с Евразийской патентной конвенцией силу предусмотренной настоящим Кодексом заявки на изобретение, осуществляется начиная со дня, когда федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности получена от Евразийского патентного ведомства заверенная копия евразийской заявки.

При этом суд полагает, что Роспатентом правильно определена дата подачи заявки N 2011131532/15 - 12.08.2002.

В соответствии с правилом 63 Патентной инструкции международная заявка, поданная с соответствии с Договором РСТ, содержащая указание договаривающихся государств в целях получения евразийского патента, имеет в соответствии с положениями статьи 11 Договора РСТ и статьи 20 Евразийской патентной конвенции силу правильно оформленной евразийской заявки, датой подачи которой считается дата подачи международной заявки согласно договору РСТ.

Согласно статье 16 Евразийской патентной конвенции евразийская заявка, преобразованная в национальную, считается правильно оформленной национальной заявкой, поданной в национальное ведомство с той же датой подачи и, если таковая имеется, датой приоритета, что и евразийская заявка.

Таким образом, по мнению коллегии судей, положения пункта 1 статьи 1386 ГК РФ не подлежали применению при рассмотрении Роспатентом заявки компании, преобразованной в соответствии со статьей 16 Евразийской патентной конвенции из евразийской в национальную. Указанная заявка компании признается правильно оформленной национальной заявкой, с датой подачи от 12.08.2002, содержащей ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу от 11.07.2004, и подлежит дальнейшей процедуре в соответствии с национальным законодательством.

Как разъяснено в пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации N 6 и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

В силу изложенных обстоятельств, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что оспариваемое решение вынесено Роспатентом с нарушением норм действующего законодательства, положений международных правовых актов и нарушает права и охраняемые законом интересы заявителя, в связи, с чем заявленные требования подлежат удовлетворению.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 199-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

заявление NEURIM PHARMACEUTICALS (1991) LTD, Israel (НЕУРИМ ФАРМАСЬЮТИКАЛС (1991) ЛТД, Израиль) удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности N 2011131532/15 от 27.03.2013.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности рассмотреть заявку на изобретение N 2011131532, провести экспертизу указанной заявки по существу.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу NEURIM PHARMACEUTICALS (1991) LTD, Israel (НЕУРИМ ФАРМАСЬЮТИКАЛС (1991) ЛТД, Израиль) 2000 рублей расходов по государственной пошлине.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.