Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 февраля 2024 г. N С01-2626/2023 по делу N А12-27940/2022 Суд изменил судебные акты в части определения размера компенсации и распределения судебных расходов по делу о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, поскольку в рассматриваемом случае компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак не подлежит делению на количество субъектов Российской Федерации как способ определения соразмерной последствиям нарушения размера компенсации исходя из цены, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взымается за правомерное использования товарного знака

Резолютивная часть постановления объявлена 23 января 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 01 февраля 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Пашковой Е.Ю.,

судей Борзило Е.Ю., Силаева Р.В.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Аториным Р.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Зингер Спб" (ул. Боткинская, д. 15, корп. 1, лит. А, оф. 18Н, Санкт-Петербург, 194044, ОГРН 1027801539083) на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 20.06.2023 по делу N А12-27940/2022 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2023 по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью "Зингер Спб" к индивидуальному предпринимателю Шавершяну Кяраму Сашиковичу (Волгоградская обл., ОГРНИП 316344300102201) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

В судебное заседание явился представитель общества с ограниченной ответственностью "Зингер Спб" - Лукиных М.С. (по доверенности от 17.01.2024).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Зингер Спб" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с иском к индивидуальному предпринимателю Шавершяну Кяраму Сашиковичу о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак " " по свидетельству Российской Федерации N 266060 в размере 62 500 рублей.

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 20.06.2023, оставленным без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2023, исковые требования общества удовлетворены частично: с Шавершяна К.С. взыскана компенсация в размере 735 рублей 30 копеек.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и процессуального права, на несоответствие фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, общество просит отменить обжалуемые решение и постановление.

В обоснование кассационной жалобы общество указывает на то, что суды произвольно и безосновательно определили цену, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, приняв во внимание территориальный принцип.

Шавершян К.С. не представил отзыв на кассационную жалобу.

В судебном заседании 23.01.2024 представитель общества выступил по существу доводов кассационной жалобы, просил ее удовлетворить.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как следует из материалов дела и установили суды первой и апелляционной инстанций, общество является правообладателем товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 266060, зарегистрированного 26.03.2004 с приоритетом от 03.07.2000, в том числе в отношении товаров 8-го класса "пилочки для ногтей" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Предложение к продаже и реализация Шавершяном К.С. 17.02.2022 в торговой точке, расположенной по адресу: Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Советская, 21, магазин "Империя одежды" - товара (пилочки для ногтей), на упаковке которого размещено обозначение, сходное с упомянутым товарным знаком, и обладающим, по мнению общества, признаками контрафактности, а также отсутствие добровольного удовлетворения ответчиком претензии, послужили основанием для обращения общества в Арбитражный суд Волгоградской области.

Суд первой инстанции, установив факт наличия у истца исключительного права на объект интеллектуальной собственности, в защиту которого подан иск, и факт нарушения ответчиком исключительного права истца, удовлетворил исковые требования в части.

Определяя подлежащий взысканию размер компенсации, суд первой инстанции, проанализировав условия лицензионного договора от 11.08.2021, а также учитывая, что материалами дела доказан только один факт реализации контрафактного товара в одном субъекте Российской Федерации, пришел к выводу о необходимости учета территориального фактора в формуле расчета компенсации и взыскал компенсацию в размере 735 рублей 30 копеек.

Суд апелляционной инстанции признал выводы суда первой инстанции законными и обоснованными, отметив, что факторы, которые неизбежно оказали влияние при определении суммы вознаграждения по лицензионному договору, отличаются от обстоятельств использования спорного обозначения ответчиком.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и возражении на нее, выслушав мнение представителя общества, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора от 23.09.2015, определения Верховного Суда Российской Федерации от 11.07.2017 N 308-ЭС17-3088, N 308-ЭС17-4299). Аналогичное положение о том, что суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации, изложено в пункте 59 Постановления N 10.

Вместе с тем в пункте 61 Постановления N 10 разъяснено, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, императивно определена законом, доводы ответчика (если таковые имеются) о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При определении стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования (например, если ответчик неправомерно использовал произведение путем его воспроизведения, то за основу размера компенсации может быть взята стоимость права за правомерное воспроизведение).

Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Само по себе отличие обстоятельств допущенного нарушения от условий лицензионного договора не является основанием для признания указанного договора неотносимым доказательством.

Суд может определить другую стоимость права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что размер компенсации может быть изменен судом кассационной инстанции лишь вследствие неправильного применения судами нижестоящих инстанций норм права и правовых позиций высшей судебной инстанции.

Как следует из материалов дела, в обоснование требований о взыскании компенсации в размере 62 500 рублей в качестве двукратной стоимости права использования товарного знака общество представило лицензионный договор от 11.08.2021, по условиям которого ежегодное вознаграждение за которое составляло 750 000 рублей.

Принимая обстоятельства нарушения, общество просило взыскать 62 500 рублей как двукратную стоимость права использования товарного знака за месяц за использования знака одним способом, а именно из расчета, (750 000 рублей /1 товарный знак / 2 класса МКТУ / 1 способ применения / 12 месяцев) 2.

По результатам рассмотрения заявленного ответчиком ходатайства, суд первой инстанции усмотрел основания для определения компенсации в сумме 735 рублей 30 копеек, с учетом территориального принципа распределения, поскольку по условиям лицензионного договора стоимость права использования товарного знака предоставлена в расчете на всю территорию Российской Федерации.

Действительно, при определении компенсации в двукратном размере стоимости права использования объекта интеллектуальной собственности, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта, рассчитанной истцом на основании цены лицензионного договора, следует учитывать не только срок использования исключительного права, количество товара, маркированного товарным знаком, но и другие критерии, на основе которых определяется цена, которая при сравнимых условиях взыскивается за правомерное использование объекта интеллектуальной собственности, в частности: объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт).

При определении размера компенсации суд первой инстанции привел следующий расчет: заявленная сумма компенсации (62 500) была поделена на количество субъектов Российской Федерации (85), поскольку спорное нарушение было совершено в одном субъекте - в Волгоградской области.

Вместе с тем коллегия судей полагает такой подход к определению сравнимых обстоятельств неверным.

Ссылаясь на то, что названный лицензионный договор распространяется на всю территорию Российской Федерации, в то время как в материалах дела отсутствуют доказательства того, что спорное обозначение использовалось более чем в одном субъекте Российской Федерации, суды не учитывают, что данный договор не предусматривает какие-либо ограничения и условия использования спорного товарного знака в субъектах Российской Федерации. Поэтому, в условиях установленного в Российской Федерации единого экономического пространства, свободного передвижения товаров и услуг, производить расчет суммы компенсации исходя из деления на действие договоров в пределах одного субъекта Российской Федерации является незаконным и необоснованным.

Суд кассационной инстанции также принимает во внимание сложившуюся правоприменительную практику, указывающую на невозможность подобного деления вознаграждения по лицензионному договору от 11.08.2021 на количество субъектов Российской Федерации при расчете суммы компенсации (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.12.2023 N С01-2353/2023 по делу N А13-2897/2023, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.10.2023 N С01-1822/2023 по делу N А36-11038/2022).

На основании изложенного коллегия судей кассационной инстанции соглашается с доводом заявителя кассационной жалобы о необоснованности размера компенсации, определенной судами. В рассматриваемом случае компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак не подлежит делению на количество субъектов Российской Федерации как способ определения соразмерной последствиям нарушения размера компенсации исходя из цены, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взымается за правомерное использования товарного знака.

При таких обстоятельствах коллегия судей суда кассационной инстанции приходит к выводу о неправильном применении судом первой инстанции норм материального права, регламентирующих взыскание компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак (пункт 2 части 1 статьи 287 и часть 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Поскольку суды первой и апелляционной инстанций установили все иные фактические обстоятельства дела (дополнительного исследования доказательств не требуется), в том числе иные сравнимые обстоятельства, подлежащие учету при определении размера компенсации, исчисленной в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, но неверно применили нормы материального права, подлежащие применению при определении размера компенсации, Суд по интеллектуальным правам полагает возможным, не передавая дело на новое рассмотрение, изменить обжалуемые судебные акты в части размера взысканной с Шавершяна К.С. в пользу общества компенсации.

Ошибочность подхода определения по подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ размера компенсации с учетом количества субъектов Российской Федерации ввиду положений статьи 1479 ГК РФ установлена судом кассационной инстанции при рассмотрении настоящей кассационной жалобы.

Исходя из расчета размера компенсации, приведенного судами первой и апелляционной инстанций в обжалуемых судебных актах, отсутствие мотивированного ходатайства ответчика о снижении компенсации, за допущенное ответчиком правонарушение с него в пользу истца подлежит взысканию компенсация в заявленном размере 62 500 рублей.

Удовлетворение исковых требований в полном объеме служит основанием для изменения выводов судов по вопросу о распределении судебных расходов, понесенных в суде первой инстанции.

С учетом удовлетворения кассационной жалобы истца государственная пошлина за подачу (рассмотрение) апелляционной и кассационной жалоб подлежит отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Волгоградской области от 20.06.2023 по делу N А12-27940/2022 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2023 по тому же делу изменить в части определения размера компенсации и распределения судебных расходов.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Шавершяна Кярама Сашиковича (Волгоградская обл., ОГРНИП 316344300102201) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Зингер СПБ" (ОГРН 1027801539083) компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 266060 в размере 62 500 рублей, расходы на приобретение товара в размере 50 рублей, почтовые расходы в размере 148 рублей, расходы за получение выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в размере 200 рублей, 2 500 рублей расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

В остальной части решение Арбитражного суда Волгоградской области от 20.06.2023 по делу N А12-27940/2022 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2023 по тому же делу оставить без изменения.

Взыскать с индивидуального предпринимателя индивидуального предпринимателя Шавершяна Кярама Сашиковича (Волгоградская обл., ОГРНИП 316344300102201) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Зингер СПБ" (ОГРН 1027801539083) в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной и кассационной жалоб в общем размере 6 000 рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.