Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 октября 2023 г. № С01-1826/2023 по делу N СИП-284/2023 Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в государственной регистрации обозначения, поскольку несмотря на наличие высокой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака, не может быть установлена вероятность смешения в отсутствие однородности товаров

Резолютивная часть постановления объявлена 2 октября 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 4 октября 2023 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Сидорской Ю.М., Четвертаковой Е.С.;

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кузьминой А.И. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 30.06.2023 по делу N СИП-284/2023

по заявлению индивидуального предпринимателя Лурье Роберта Сергеевича (Москва, ОГРНИП 315028000058560) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.01.2023, принятого по результатам рассмотрения возражения от 23.09.2022 на решение об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке N 2020767622.

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Лурье Роберта Сергеевича - Минакова А.И. (по доверенности от 19.09.2022);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Козача А.С. (по доверенности от 10.02.2023 N 01/4-32-262/41и).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Лурье Роберт Сергеевич обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 20.01.2023, принятого по результатам рассмотрения возражения от 23.09.2022 на решение об отказе в государственной регистрации обозначения " " по заявке N 2020767622 (далее - оспариваемое решение, заявленное обозначение, спорная заявка соответственно).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 30.06.2023 заявленные требования Лурье Р.С. удовлетворены: оспариваемое решение признано недействительным как не соответствующее положениям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Суд обязал административный орган зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания в отношении услуг 35-го класса "агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; обновление рекламных материалов; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по оптовой и розничной продаже товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по развозной продаже товаров, включенные в 35 класс; услуги рекламные "оплата за клик" / услуги PPC; услуги розничной продажи товаров, с использованием Интернет-сайтов; услуги розничной торговли, предоставляемые онлайн-магазинами подарков; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, Роспатент просит отменить решение Суда по интеллектуальным правам от 30.06.2023, в удовлетворении заявленных требований отказать.

Лурье Р.С. представил отзыв на кассационную жалобу, в котором не согласился с изложенными в ней доводами, просил оставить кассационную жалобу без удовлетворения.

Представитель Лурье Р.С. принял участие в судебном заседании посредством системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Представитель Роспатента поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Представитель Лурье Р.С. возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая обжалуемое решение суда законным и обоснованным.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, заявленное обозначение " " 27.11.2020 подано на регистрацию в качестве знака обслуживания на имя Лурье Р.С. в отношении услуг 35-го класса МКТУ "агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; обновление рекламных материалов; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; помощь в управлении бизнесом; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по оптовой и розничной продаже товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по развозной продаже товаров, включенные в 35 класс; услуги рекламные "оплата за клик" / услуги PPC; услуги розничной продажи товаров, с использованием интернет-сайтов; услуги розничной торговли, предоставляемые онлайн-магазинами подарков; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами; экспертиза деловая".

Решением Роспатента от 24.05.2022 в государственной регистрации данного обозначения отказано в связи с его несоответствием положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Как указал административный орган, в материалы спорной заявки поступило обращение индивидуального предпринимателя Радченко Александра Юрьевича (мягкая оппозиция), которое содержало документально подтвержденные сведения о том, что заявленное обозначение воспроизводит коммерческое обозначение и название сайта, принадлежащего Радченко А.Ю. для индивидуализации сети магазинов табачной продукции.

Роспатент исходил из того, что заявленное обозначение использовалось Радченко А.Ю. ранее даты подачи заявки для индивидуализации однородных услуг.

Не согласившись с названным решением, Лурье Р.С. 23.09.2022 подал возражение, в котором просил отменить решение от 24.05.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение по спорной заявке в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

В процессе рассмотрения возражения Роспатент привел дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения, установленные пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ (поскольку представляет собой формат табака и используется различными лицами для маркировки услуг, однородных заявленным), а также пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ (поскольку имеется вероятность смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 397234, зарегистрированным в отношении товаров 34-го класса МКТУ, далее - противопоставленный товарный знак).

С данными дополнительными основаниями Лурье Р.С. также не согласился, представил дополнения к возражению.

Проанализировав материалы, представленные Радченко А.Ю., Лурье Р.С., а также размещенные в сети Интернет сведения, административный орган пришел к следующим выводам:

словесное обозначение "CHURCHILL" связывается с именем известного лица - Черчилль Уинстон Леонард Спенсер (1874-1965) - премьер-министр Великобритании в 1940-1945, 1951 - 1955 годы. Известность данного лица для российского потребителя обусловлена тем, что он являлся заметной исторической фигурой, упоминается в учебниках по всеобщей истории, истории Новейшего времени школьной программы. Пристрастие известного лица к курению сигар повлекло формата сигар, названного его именем. Формат Черчилль имеет длину 7 дюймов (178 мм) и диаметр 47 (18,65 мм). Известные для потребителей табачной продукции факты оказали влияние на использование различными лицами имени "CHURCHILL" / "Черчилль" при оказании услуг реализации табачных изделий;

на территории Российской Федерации данное обозначение для индивидуализации магазинов табачной продукции используют более двух лиц: Радченко А.Ю., а также магазины (сети магазинов) с указанным наименованием, реализующие табачную продукцию и расположенные в г. Орел (ул. Лескова, д. 3), в г. Красноярске (ул. 78 Добровольческой Бригады, д. 12, ул. Профсоюзов, д. 27, ул. Водопьянова, д. 6), в г. Ессентуки (ул. Пятигорская, д. 119в, ул. Анджиевского, д. 1, к. 1, ул. Ермолова, д. 110И);

обозначение "CHURCHILL" / "Черчилль" использовались при маркировке магазинов табачной продукции до 27.11.2020 несколькими независимыми лицами, следовательно, оно не может индивидуализировать услуги только одного лица, не обладает различительной способностью в отношении услуг по торговле табачной продукцией и сопутствующих принадлежностей;

перечень позиций 35-го класса МКТУ по спорной заявке представлен в широком виде и предполагает реализацию любых товаров, в том числе табачной продукции, а деятельность заявителя связана именно с такими услугами, что свидетельствует об отсутствии возможности индивидуализировать услуги одного лица в отношении части услуг заявленного перечня, направленных на рекламу и продвижение товаров (включая табачные изделия), а именно: "агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; обновление рекламных материалов; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по оптовой и розничной продаже товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по развозной продаже товаров, включенные в 35-й класс; услуги рекламные "оплата за клик" / услуги PPC; услуги розничной продажи товаров, с использованием Интернет-сайтов; услуги розничной торговли, предоставляемые онлайн-магазинами подарков; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами" (далее - спорные позиции 35-го класса МКТУ).

Принимая во внимание вышеуказанные доводы, Роспатент констатировал, что заявленное обозначение в отношении спорных позиций 35-го класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, так как не обладает различительной способностью.

При этом административный орган снял установленное подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ основание для отказа в регистрации спорного обозначения в отношении спорных позиций 35-го класса МКТУ.

В отношении услуг "агентства по коммерческой информации; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; помощь в управлении бизнесом; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой целью; прокат торговых автоматов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; услуги в области общественных отношений; услуги по составлению перечня подарков; экспертиза деловая" Роспатент констатировал сходство используемого Радченко А.Ю. обозначения и заявленного обозначения ввиду совпадения их сильного элемента "CHURCHILL" по фонетическому и смысловому критериям при некоторых отличиях по графическому критерию. Вместе с тем административный орган отметил, что перечисленные услуги не являются однородными деятельности Радченко А.Ю., в связи с этим указал на отсутствие основания для признания заявленного обозначения не соответствующим пункту 3 статьи 1483 ГК РФ.

Проведя анализ заявленного обозначения " " на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, Роспатент установил, что оно сходно с обозначением " " противопоставленного товарного знака за счет полного вхождения обозначения по спорной заявке в противопоставленный товарный знак; сравниваемые обозначения являются сходными и в смысловом отношении с учетом содержания слова "CHURCHILL"; незначительные графические отличия носят второстепенный характер и не приводят к возможности признания обозначений несходными в целом.

Сравнив перечень спорных позиций 35-го класса МКТУ, а также перечень товаров, которым предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, административный орган счел, что данные услуги 35-го класса МКТУ, маркируемые обозначением "CHURCHILL", являются сопутствующими товарам 34-го класса МКТУ, так как относятся к услугам по продвижению товаров, в том числе различных табачных изделий, в то время как товары 34-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака относятся к табачной продукции (которая может продаваться в табачных киосках и магазинах), в связи с этим указал на их однородность за счет совпадения по назначению, сфере применения и кругу потребителей.

Таким образом, констатировав сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком и однородность товаров/услуг, для маркировки которых они предназначены, административный орган пришел к выводу о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений, и как следствие, несоответствие обозначения по спорной заявке пункту 6 статьи 1483 ГК РФ в отношении спорных позиций 35-го класса МКТУ.

Услуги 35-го класса МКТУ "агентства по коммерческой информации; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; помощь в управлении бизнесом; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой целью; прокат торговых автоматов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; услуги в области общественных отношений; услуги по составлению перечня подарков; экспертиза деловая" Роспатент признал неоднородными с противопоставленными товарами 34-го класса МКТУ ввиду их отношения к бизнес-услугам.

На основании вышеизложенных выводов Роспатент удовлетворил возражение, поступившее 23.09.2022; отменил решение от 24.05.2022; принял решение о регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания в отношении услуг 35-го класса МКТУ "агентства по коммерческой информации; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; помощь в управлении бизнесом; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой целью; прокат торговых автоматов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; услуги в области общественных отношений; услуги по составлению перечня подарков; экспертиза деловая".

Выражая свое несогласие с решением Роспатента от 20.01.2023 и изложенными в нем выводами в отношении спорных позиций 35-го класса МКТУ, в регистрации заявленного обозначения в отношении которых отказано, Лурье Р.С. обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

Суд первой инстанции признал, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Суд первой инстанции установил, что Лурье Р.С. не оспаривал выводы административного органа о соответствии спорного обозначения положениям пунктов 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ в отношении следующих испрашиваемых услуг 35-го класса МКТУ "агентства по коммерческой информации; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; помощь в управлении бизнесом; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой целью; прокат торговых автоматов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; услуги в области общественных отношений; услуги по составлению перечня подарков; экспертиза деловая"; а также о снятии основания, установленного пунктом 3 статьи 1483 ГК РФ в отношении спорных позиций 35-го класса МКТУ.

В связи с этим суд первой инстанции не исследовал выводы Роспатента в вышеуказанной части.

Суд первой инстанции отметил, что Лурье Р.С. также не оспаривал вывод административного органа относительно установленного им смыслового значения заявленного обозначения.

Суд первой инстанции счел неправомерными выводы Роспатента о том, что обозначение "CHURCHILL" утратило различительную способность в отношении спорных позиций 35-го класса МКТУ, учитывая, что перечень услуг заявлен в широком виде и предполагает реализацию любых товаров.

Как указал суд первой инстанции, наличие или отсутствие (утрата) различительной способности в каждом конкретном случае устанавливается на основании совокупности представленных доказательств.

При этом суд первой инстанции отметил: для того чтобы признать обозначение утратившим различительную способность в результате его использования различными лицами, необходимо установить, что такое обозначение использовалось этими лицами именно для индивидуализации тех товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация или зарегистрировано спорное обозначение.

В данном случае документы, представленные в материалы административного дела совместно с обращением Радченко А.Ю., свидетельствуют о ведении последним деятельности по реализации табачной продукции.

Однако из данных документов невозможно установить широкое использование обозначения "CHURCHILL" / "Черчилль" для оказания услуг 35-го класса МКТУ, правовая охрана которым испрашивается в отношении спорной заявки.

Суд первой инстанции также обратил внимание: из представленных в материалы дела документов нельзя установить и выявить, что спорное обозначение ассоциируется группой потребителей непосредственно с перечнем испрашиваемых позиций 35-го класса МКТУ, в том числе, по реализации табачной продукции или в отношении таких услуг как "изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая" и др.

Суд первой инстанции отклонил вывод Роспатента о том, что спорное обозначение использовалось ранее даты подачи спорной заявки для однородных услуг, поскольку сама по себе длительность использования конкретного обозначения до даты подачи заявки на товарный знак разными лицами не свидетельствует об отсутствии у этого обозначения различительной способности.

Более того, суд первой инстанции принял во внимание: из материалов административного дела не следует, что спорное обозначение использовалось лицами именно для индивидуализации услуг 35-го класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация по заявке N 2020767622.

При этом суд первой инстанции счел обоснованной позицию Лурье Р.С. о том, что использование спорного обозначения для индивидуализации услуг по реализации табачной продукции разными лицами носит локальный характер с учетом региона осуществляемой деятельности в отсутствие доказательств, подтверждающих возникновение у среднего российского потребителя стойкой ассоциативной связи обозначения "CHURCHILL" / "Черчилль" с услугой, связанной с реализацией табачной продукции, или с услугой, связанных с продвижением товаров в целом.

Суд первой инстанции констатировал, что услуги по реализации товаров, указанные в регистрации без уточнения перечня товаров, могут быть связаны с любыми товарами, вследствие чего не могут быть признаны однородными конкретному товару.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.07.2022 по делу N СИП-1173/2021.

Как установил суд первой инстанции, противопоставленный товарный знак " " зарегистрирован в отношении товаров 34-го класса МКТУ "сигары; сигары (приспособления для обрезания концов); портсигары для сигар, за исключением изготовленных из благородных металлов" и представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита в две строки.

В свою очередь обозначение " " является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), суд первой инстанции счел, что сравниваемые обозначения обладают высокой степенью сходства за счет полного вхождения обозначения по спорной заявке в противопоставленный товарный знак; за счет единства заложенных идей в отношении семантического критерия (исходя из вышеприведенного анализа смыслового содержания), при этом отличия по фонетическому (за счет наличия в противопоставленном товарном знаке словесного элемента "WINSTON" при полном звуковом и буквенном совпадении словесных элементов "CHURCHILL/CHURCHILL") и графическому критериям (также за счет наличия в противопоставленном товарном знаке словесного элемента "WINSTON" расположенных над словесным элементом "CHURCHILL") являются незначительными.

Аналогичный вывод административного органа о высокой степени сходства сравниваемых обозначений Лурье Р.С. не оспаривал.

Суд первой инстанции констатировал, что спорные позиции 35-го класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана по спорной заявке не могут быть признаны однородными товарам 34-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака, а вывод Роспатента об обратном нарушает методологию определения сходства сравниваемых обозначений, однородности товаров и услуг, а также вероятности смешения обозначений в гражданском обороте.

Таким образом, несмотря на наличие высокой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака, не может быть установлена вероятность смешения в отсутствие однородности товаров 34-го класса МКТУ и спорных позиций 35-го класса МКТУ (заявленных без конкретизации).

С учетом вышеприведенных обстоятельств суд первой инстанции счел, что вывод Роспатента об утрате заявленным на регистрацию обозначением различительной способности не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, а вывод о вероятности смешения сравниваемых обозначений - положениям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, тем самым нарушает права и законные интересы заявителя.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о компетенции Роспатента, о применимом праве, а также о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

Роспатент считает, что, принимая обжалуемое решение, суд первой инстанции неправильно истолковал положения пунктов 1 и 6 статьи 1483 ГК РФ.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что спорное обозначение использовалось при маркировке магазинов табачной продукции до 27.11.2020 несколькими независимыми лицами, в связи с этим оно не может индивидуализировать услуги только одного лица, не обладает различительной способностью в отношении услуг по торговле табачной продукцией и сопутствующих принадлежностей.

Роспатент также отмечает, что заявленный перечень услуг 35-го класса МКТУ представлен в широком виде и предполагает реализацию любых товаров, в том числе табачной продукции, а деятельность Лурье Р.С. в настоящее время связана именно с такими услугами.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод о высокой степени сходства сравниваемых обозначений. Услуги 35-го класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана обозначению по заявке N 2020767622 и в предоставлении правовой охраны для которых отказано, являются сопутствующими товарам 34-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака, так как относятся к услугам по продвижению товаров, имеющих отношение, в том числе, к различным табачным изделиям, в то время как товары 34-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака относятся к табачной продукции, что свидетельствует об их однородности.

С учетом изложенного, Роспатент настаивает на том, что регистрация обозначения по заявке N 2020767622 будет противоречить положениям пунктов 1 и 6 статьи 1483 ГК РФ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к следующим выводам.

В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Причины, по которым обозначение может не обладать различительной способностью, бывают разными.

Вместе с тем в данном случае административный орган применил абзац восьмой пункта 34 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), согласно которым к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

С учетом этого президиум Суда по интеллектуальным правам оценивает доводы кассационной жалобы о неправильном применении судом первой инстанции абзаца первого пункта 1 статьи 1483 ГК РФ только в отношении этого вышеуказанного случая, когда обозначения признаются не обладающими различительной способностью.

При рассмотрении настоящего дела суд первой инстанции исходил из того, что для признания обозначения утратившим различительную способность в результате его использования различными лицами необходимо установить, что такое обозначение использовалось этими лицами именно для индивидуализации тех товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация или зарегистрировано спорное обозначение.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров. Соответствующая оценка производится исходя из восприятия этого обозначения на конкретную дату - дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, учитываются существующие или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

Аналогичный правовой подход изложен в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 N 300-ЭС19-12932.

Правильность данной методологии Роспатент не оспаривает, по существу лишь указывая на то, что решение суда первой инстанции в части выводов об отсутствии доказательств определенного восприятия потребителями заявленного обозначения не соответствует материалам дела.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил доводы Роспатента в этой части и не усматривает несоответствия выводов суда первой инстанции материалам дела.

Действительно, материалы административного и судебного дел содержат отдельные доказательства использования иными лицами обозначения "CHURCHILL" / "Черчилль".

Оценив эти доказательства, суд первой инстанции признал, в частности, что представленные в материалы административного дела совместно с обращением Радченко А.Ю. документы свидетельствуют о ведении последним деятельности по реализации табачной продукции.

Однако из представленных документов невозможно установить ни широкое использование обозначения "CHURCHILL" / "Черчилль" для оказания услуг 35-го класса МКТУ, правовая охрана которым испрашивается в спорной заявке, ни то, что в отношении заявленного обозначения у потребителей возникают ассоциации непосредственно с перечнем спорных позиций 35-го класса МКТУ.

Проверив эти выводы суда первой инстанции, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что они соответствуют материалам дела.

При этом объемы табачной продукции, на реализацию которых Радченко А.Ю. указывает Роспатент, не подтверждаются материалами дела: имеющиеся товарно-транспортные документы оформлены Радченко А.Ю. как покупателем продукции, а не как ее продавцом.

В части, касающейся вероятности смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что как суд кассационной инстанции он проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судом первой инстанции методологии сходства обозначений, однородности товаров и услуг и вероятности смешения таких обозначений в гражданском обороте (определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153).

Методология определения сходства сравниваемых обозначений, однородности товаров и услуг, а также вероятности смешения обозначений в гражданском обороте определена Правилами и пунктом 162 Постановления N 10.

Как отмечено в содержащихся в пункте 162 Постановления N 10 разъяснениях, применимых в том числе в отношении подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака (обозначения по противопоставленной заявке) и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Как отмечено выше, выводы суда первой инстанции в части сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака не оспариваются.

Доводы кассационной жалобы касаются установления судом первой инстанции однородности товаров и услуг.

В абзаце четвертом пункта 162 Постановления N 10 отмечено, что однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что при определении однородности сравниваемых товаров и услуг суд первой инстанции руководствовался надлежащей методологией, а доводы кассационной жалобы Роспатента об обратном нарушают собственную методологию административного органа.

В данном случае однородность устанавливалась между следующими товарами и услугами:

в спорной заявке - спорные позиции 35-го класса МКТУ "агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; обновление рекламных материалов; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по оптовой и розничной продаже товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по развозной продаже товаров, включенные в 35-й класс; услуги рекламные "оплата за клик" / услуги PPC; услуги розничной продажи товаров, с использованием Интернет-сайтов; услуги розничной торговли, предоставляемые онлайн-магазинами подарков; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами";

в противопоставленном товарном знаке - товары 34-го класса МКТУ "сигары; сигары (приспособления для обрезания концов); портсигары для сигар, за исключением изготовленных из благородных металлов".

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что при определенных обстоятельствах товары и услуги могут быть признаны однородными между собой.

Как отмечено в пункте 4 информационного письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 N 2 "О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ", перечень товаров и услуг, содержащихся в МКТУ, не является исчерпывающим, поэтому термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть использованы с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности.

Такие уточненные услуги по реализации конкретных товаров могут быть признаны однородными этим товарам.

Вместе с тем услуги без таких уточнений, по общему правилу, однородными товарам не являются.

Данный методологический подход отражен во многих постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам и последовательно отстаивался самим Роспатентом, в том числе в его кассационных жалобах (см., например, постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2021 по делу N СИП-399/2020, от 05.03.2021 по делу N СИП-243/2020).

Этим подходом руководствовался и суд первой инстанции по настоящему делу, установив, что перечень спорных позиций 35-го класса МКТУ представлен в широком виде, без конкретизации того, в отношении каких видов товаров эта деятельность осуществляется.

Роспатент же в отступление от традиционного подхода к оценке однородности товаров в их сравнении с услугами 35-го класса МКТУ указывает, что в данном случае однородность обусловлена тем, что раз услуги приведены без конкретизации, значит - они могут оказываться в отношении в том числе и товаров 34-го класса МКТУ.

Абстрактно соглашаясь с тем, что услуги, сформулированные без конкретизации, могут оказываться в отношении любых товаров, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что по методологии установления однородности этого недостаточно для того, чтобы признать однородными товары и услуги.

Приведенная в кассационной жалобе позиция Роспатента нарушает сложившиеся и в судебной, и в административной практике подходы к установлению однородности.

Решение же суда первой инстанции в части вывода об отсутствии однородности является методологически верным.

Придя к выводу об отсутствии однородности услуг и товаров спорной заявки и противопоставленного товарного знака соответственно, суд первой инстанции методологически верно пришел и к выводу об отсутствии вероятности их смешения (поскольку вероятность смешения не устанавливается при полном отсутствии однородности).

Выводы суда первой инстанции соответствуют материалам дела и применимым нормам права.

По этой причине президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 30.06.2023 по делу N СИП-284/2023 оставить без изменения, кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

Ю.М. Сидорская

Е.С. Четвертакова