Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 сентября 2023 г. № С01-1510/2023 по делу N А40-123428/2022 Суд оставил в силе решение суда первой инстанции о частичном взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, поскольку формы всех товаров являются сходными до степени смешения с товарными знаками, исключительные права на которые принадлежат истцу

Резолютивная часть постановления объявлена 19 сентября 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 сентября 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Борисовой Ю.В., Булгакова Д.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица - Julius Samann Ltd. (с/о Wunder-Baum AG, Emdwiesenstrasse 29, CH-8240 Thayngen, Switzerland) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.05.2023 по делу N А40-123428/2022,

по исковому заявлению иностранного лица - Julius Samann Ltd. к обществу с ограниченной ответственностью Торговому дому "Беру" (115088, Москва, Шарикоподшипниковская улица, дом 38, строение 1, этаж 1, оф. 103, ОГРН 1077761174259), обществу с ограниченной ответственностью "Меркурий" (115114, Москва, Павелецкая Набережная, дом 2, строение 1, этаж 1, к. 158, ОГРН 5177746084181), обществу с ограниченной ответственностью "Орбита" (115114, Москва, Павелецкая Наб., д. 2, стр. 1, ОГРН 1187746893685), обществу с ограниченной ответственностью "Аромагид" (393800, Тамбовская область, Староюрьевский район, Староюрьево село, 1-й Больничный Переулок улица, 12А, ОГРН 1116807001080) о защите исключительных прав на товарные знаки и взыскании компенсации.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица - Julius Samann Ltd. - Гришанова Г.И., Ермолина Д.Е., Грачев Д.А. (по доверенности от 21.11.2019);

от общества с ограниченной ответственностью Торговому дому "Беру" - Езерская Ю.А. (по доверенности от 12.09.2022);

от общества с ограниченной ответственностью "Орбита" - Аристова Е.М. (по доверенности от 20.09.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо - Julius Samann Ltd. (далее - компания) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Торговому дому "Беру" (далее - общество "Беру", 1 ответчик), обществу с ограниченной ответственностью "Меркурий" (далее - общество "Меркурий"), обществу с ограниченной ответственностью "Орбита" (далее - общество "Орбита", 3 ответчик), обществу с ограниченной ответственностью "Аромагид" (далее - общество "Аромагид") о защите исключительных прав на товарные знаки по свидетельству Российской Федерации N 560452, по международным регистрациям N 612525 и N 798981, взыскании компенсации в общем размере 2 000 000 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 02.02.2023 производство по делу в части требований, заявленных к обществу "Аромагид" прекращено; исковые требования удовлетворены частично:

действия общества "Беру", общества "Меркурий" и общества "Орбита" по использованию обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками по свидетельству Российской Федерации N 560452, по международным регистрациям N 612525, N 798981, путем введения в гражданский оборот Российской Федерации товаров (ароматизаторов воздуха и освежителей воздуха) признаны нарушающими исключительные права иностранного лица Julius Samann Ltd.;

обществу "Беру", обществу "Меркурий" и обществу "Орбита" запрещено незаконное использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельству Российской Федерации N 560452, по международным регистрациям N 612525, N 798981, посредством введения в гражданский оборот товаров (ароматизаторов воздуха и освежителей воздуха);

с общества "Беру" в пользу компании Julius Samann Ltd. взыскана компенсация в размере 500 000 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 11 250 рублей;

с общества "Орбита" в пользу компании взыскана компенсация в размере 100 000 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 650 рублей;

с общества "Меркурий" в пользу компании взыскана компенсация в размере 500 000 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 11 250 рублей;

в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.05.2023 решение Арбитражного суда города Москвы от 02.02.2023 по делу N А40-123428/22 отменено в части удовлетворения заявленных требований, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом суда апелляционной инстанции, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судом апелляционной инстанции норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить постановление суда апелляционной инстанции и оставить в силе решение суда первой инстанции.

Истец отмечает, что судом апелляционной инстанции нарушена методология сравнения обозначений и товарных знаков истца.

Кроме того, податель жалобы отмечает, что суд вышел за пределы апелляционной жалобы при принятии обжалуемого судебного акта, поскольку апелляционная жалоба подавалась только 1 ответчиком, остальные ответчики не обжаловали решение суда первой инстанции.

В отзыве на кассационную жалобу общество "Беру" возражает против ее удовлетворения, указывая, что судом апелляционной инстанции были исследованы все имеющиеся в деле доказательства, и установлены все имеющие существенное значение для дела обстоятельства при правильном применении норм материального и процессуального права.

В судебном заседании представитель компании поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил отменить постановление суда апелляционной инстанции и оставить в силе решение суда первой инстанции.

Представитель общество "Беру" поддержал доводы, изложенные в отзыве на кассационную жалобу, и просил оставить ее без удовлетворения.

Представитель общества "Орбита" согласился с доводами 1 ответчика и просил оставить обжалуемый судебный акт без изменения.

Иные участвующие в деле лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу компании, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемого судебного акта, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для его отмены.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 560452, дата государственной регистрации 22.12.2015, в отношении товаров 03-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) - ароматизаторы воздуха.

Также истцу принадлежат исключительные права на следующие товарные знаки: по международной регистрации N 612525, дата регистрации - 09.12.1993 в отношении товаров 05-го класса МКТУ - препараты для освежения воздуха; по международной регистрации N 798981, дата регистрации - 10.03.2003, в отношении товаров 05-го класса МКТУ - препараты для освежения воздуха.

В обоснование заявленных требований истец указал, что ответчики осуществляют введение в гражданский оборот ароматизаторов воздуха в формах, сходных до степени смешения с товарными знаками истца в форме дерева.

Спорные товары вводятся ответчиками в гражданский оборот, в том числе посредством сайта в сети "Интернет", расположенного по адресу: http://www.oooberu.ru.

В соответствии с информацией, размещенной на сайте, общество "Беру" является владельцем интернет-сайта, а также лицом, по заказу которого спорные товары производятся согласно информации, размещенной на упаковках спорных товаров: общество "Меркурий" указано в качестве продавца товаров на документах, полученных истцом в результате контрольных закупок спорных товаров, в том числе на прайс-листе, в договоре поставки от 03.03.2021 N МР-03.03.2021/1-П, платежном поручении от 04.03.2021 N 11, счете-фактуре от 05.03.2021 N МЕ-00002960.

Общество "Орбита" также указано в качестве продавца товаров на документах, полученных истцом в результате контрольных закупок спорных товаров, в том числе в договоре поставки от 01.02.2022 N ОР-01.02.2022/1-П, платежных поручениях от 03.02.2022 N 5, от 24.02.2022 N 9, счетах-фактурах от 24.02.2022 и соответствующих товарно-транспортных накладных.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения истцом в суд с заявленными требованиями.

В результате исследования представленных доказательств, в том числе образцов товаров, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что формы всех товаров являются сходными до степени смешения с товарными знаками в форме дерева, исключительные права на которые принадлежат истцу.

Суд первой инстанции учел, что товары "ароматизаторы воздуха" и "освежители воздуха" относятся к категории товаров широкого потребления и спонтанного (импульсивного) спроса. В отличие от продукции производственно-технического назначения при оценке смешения знаков, предназначенных для маркировки товаров широкого потребления, к числу которых относятся дезодоранты и освежители воздуха, должен применяться более строгий подход. При этом вероятность введения потребителей в заблуждение особенно высока, учитывая широкую известность товарных знаков.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции удовлетворил требование истца о признании действий общества "Беру", общества "Орбита" и общества "Меркурий" по использованию товарного знака по международной регистрации N 612525, товарного знака по международной регистрации N 798981 и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 560452, путем введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров (ароматизаторов и освежителей воздуха, указанных в исковом заявлении) в формах, сходных до степени смешения с товарными знаками в форме дерева, как нарушающих исключительные права истца на указанные товарные знаки в форме дерева.

Суд первой инстанции также счел, что в настоящем деле имеются основания для удовлетворения требования истца о запрете использования товарных знаков в форме дерева, поскольку ответчики фактически продолжают осуществлять нарушение исключительных прав истца, ответчиками надлежащим образом не доказано прекращение нарушения исключительных прав истца, и сохраняется угроза продолжения нарушения указанных прав ответчиками в будущем.

Судом первой инстанции также присуждена компенсация к взысканию с каждого из ответчиков.

Общество "Беру" обжаловало решение суда первой инстанции в суд апелляционной инстанции.

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции, указал, что судом не дано надлежащей оценки существенным различиям между товарным знаком компании и формой реализуемых обществом "Беру" товаров.

Суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам:

товарные знаки истца охраняются внешней формой, представляющей стилизованное изображение дерева с зигзагообразным контуром, отчетливой вершиной, кроной и широкой нижней частью, это подтверждается доводами истца, изложенными в исковом заявлении;

решающую роль в охраняемых композиционных решениях играет контур хвойного дерева, особенно ели, этот признак является доминирующим, определяя наличие или отсутствие сходства;

с другой стороны, представленный ароматизатор, обозначаемый как товар N 1, имеет неопределенную форму и отображает изображение лиственного дерева, в частности березы. Хвойное и лиственное дерево имеют разное общее впечатление и видовые характеристики сравниваемых объектов внешнего вида;

товары N 2-4 также вызывают различное зрительное впечатление. Узоры на товарах N 2, N 3, N 4 значительно отличаются от товарных знаков истца с визуальной точки зрения. Они имеют разные изобразительные элементы и передают разные образы. Например, товар N 2 изображает лиственное дерево, товар N 3 представляет фантазийное изображение, требующее дополнительного восприятия, а товар N 4 стилизует буквы в рамках одного контура.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции заключил, что, несмотря на очевидную несхожесть силуэтов ели (товарного знака истца) с силуэтами листа пальмы, берёзы, иных растений, а также, несмотря на радикально различные цветовые решения ароматизаторов, ранее реализуемых обществом "Беру", судом не дано оценки таким различиям, а товары необоснованно признаны сходными до степени смешения с товарными знаками истца.

Суд апелляционной инстанции также указал, что в настоящем деле общество "Беру" до даты принятия решения суда первой инстанции полностью прекратило использование обозначений, сходных с товарным знаком истца, применительно к реализуемым товарам и услугам, что делает невозможным удовлетворение требований о пресечении таких действий.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе компании, Суд по интеллектуальным правам установил, что заявитель кассационной жалобы не согласен с методологией суда апелляционной инстанции при сравнении спорных товарных знаков и используемых обозначений. Истец также указывает на то, что ответчиками не представлены надлежащие доказательства прекращения всех нарушающих права истца действий. Кроме того, суд апелляционной инстанции вышел за пределы рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции, поскольку, несмотря на просительную часть апелляционной жалобы, отменил решение в отношении всех исковых требований в отношении всех ответчиков.

Суд по интеллектуальным правам находит указанные доводы заявителя кассационной жалобы обоснованными по следующим основаниям.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарные знаки являются приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации товаров, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Методология определения сходства сравниваемых обозначений, однородности товаров и услуг, а также вероятности смешения обозначений в гражданском обороте определена Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), и пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Как разъяснено в пункте 162 Постановления N 10, согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В соответствии с пунктом 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с изобразительными, объемными, в том числе представленными в виде трехмерных моделей в электронной форме, и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 44 Правил N 482 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

При установлении сходства товара (товар N 1) до степени смешения с товарными знаками в форме дерева судом первой инстанции установлено следующее.

Согласно общему зрительному впечатлению, внешний вид (форма) товара N 1 представляет собой стилизованное изображение дерева на белом фоне с контурной обводкой. В нижней части изображения на основание (фундамент) нанесена надпись мелкими буквами "NB".

Товар N 1 и товарные знаки в форме дерева имеют ряд сходных элементов: выполнение в форме стилизованного дерева, четко выраженную вершину и основание, форму кроны с ниспадающими ветвями.

Суд первой инстанции указал, что указанные сходные элементы способствуют формированию ошибочных ассоциаций в сознании потребителя между товаром N 1 и товарами в форме товарных знаков истца.

При установлении сходства товара (товар N 2) до степени смешения с товарными знаками в форме дерева судом первой инстанции установлено следующее.

Согласно общему зрительному впечатлению, внешний вид (форма) товара N 2 представляет собой стилизованное изображение дерева на белом фоне с контурной обводкой. В нижней части изображения на основание (фундамент) нанесена надпись мелкими буквами "NB".

Суд первой инстанции указал, что товар N 2 и товарные знаки в форме дерева имеют ряд сходных элементов: выполнение в форме стилизованного дерева, четко выраженную вершину и основание, треугольную форму кроны. Указанные сходные элементы способствуют формированию ошибочных ассоциаций в сознании потребителя между товаром N 2 и товарами в форме товарных знаков истца.

Судом первой инстанции также установлено, что ранее форма товара N 2 охранялась как промышленный образец (патент Российской Федерации N 101069) и как товарный знак (свидетельство Российской Федерации N 602596), при этом правообладателем указанных промышленного образца и товарного знака являлось общество "Беру".

Решением Роспатента от 10.11.2020, принятым по результатам рассмотрения возражения истца, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 602596 признано недействительным в отношении товаров, однородных товарам, для которых зарегистрированы товарные знаки в форме дерева, а именно товаров 3-го класса МКТУ (в том числе в отношении ароматизаторов воздуха), 5-го класса МКТУ (в том числе в отношении дезодорантов для освежения воздуха) и 11-го класса МКТУ (в отношении аппаратов для дезодорации воздуха).

Кроме того, решением Роспатента от 22.12.2020, также принятым по результатам рассмотрения возражения истца, патент на промышленный образец N 101069 признан недействительным полностью.

При установлении сходства товара (товар N 3) до степени смешения с товарными знаками в форме дерева судом первой инстанции установлено следующее.

Согласно общему зрительному впечатлению, внешний вид (форма) товара N 3 представляет собой стилизованное изображение дерева - ели с контурной обводкой и основанием, что придает изображению еще большую узнаваемость. В основании изображения присутствуют слова NOVA BRIGHT, не имеющие какого-либо существенного значения для общего зрительного восприятия потребителем изображения как выполненного в форме дерева (ели). Зигзагообразные извилистые формы широко используются художниками для стилизованного изображения образа ели.

Суд первой инстанции заключил, что товар N 3 и товарные знаки в форме дерева имеют ряд сходных элементов: выполнение в форме стилизованного дерева (ели), четко выраженную вершину и основание, зигзагообразный внешний контур, треугольную форму кроны. Указанные сходные элементы способствуют формированию ошибочных ассоциаций в сознании потребителя между товаром N 3 и товарами в форме товарных знаков истца.

Судом первой инстанции также установлено, что ранее форма товара N 3 охранялась как промышленный образец (патент Российской Федерации N 101070), при этом правообладателем указанного промышленного образца являлось общество "Беру".

Решением Роспатента от 22.12.2020, принятым на основании возражения истца, патент на промышленный образец N 101070 признан недействительным полностью. В Решении Роспатент подтвердил сходство промышленного образца с товарными знаками истца в форме дерева до степени смешения и возможность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товара N 3, выполненного в форме указанного промышленного образца.

При установлении сходства товара (товар N 4) до степени смешения с товарными знаками в форме дерева судом первой инстанции установлено следующее.

Согласно общему зрительному впечатлению, внешний вид (форма) товара N 4 представляет собой стилизованное изображение дерева (ели), с явно выраженной кроной, расширяющейся от верхней к нижней части. На изображении присутствуют иероглифы и слово IROKA, не имеющие какого-либо существенного значения для общего зрительного восприятия потребителем изображения как выполненного в форме дерева (ели).

Суд первой инстанции установил, что товар N 4 и товарные знаки в форме дерева имеют ряд сходных элементов: выполнение в форме стилизованного обозначения дерева (ели); явно выраженную вершину и основание; крону, расширяющуюся от верхней к нижней части; внешний контур с изгибами и образ ветвей дерева за счет сегментации по ярусам. Указанные сходные элементы способствуют формированию ошибочных ассоциаций в сознании потребителя между товаром N 4 и товарами в форме товарных знаков истца.

Судом первой инстанции также установлено, что ранее форма товара N 4 охранялась как промышленный образец (патент Российской Федерации N 115669), при этом правообладателем указанного промышленного образца являлось общество ТД "Беру".

Решением Роспатента от 21.01.2022, принятым на основании возражения истца, патент на промышленный образец N 115669 признан недействительным полностью.

В решении Роспатент подтвердил сходство промышленного образца общества "Беру" с товарными знаками истца в форме дерева до степени смешения и возможность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товара N 4, выполненного в форме указанного промышленного образца.

Широкая известность товарных знаков истца в форме дерева подтверждена вступившими в силу актами Суда по интеллектуальным правам и Роспатента (решением Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2015 по делу N СИП-96/2015, решением Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2014 по делу N СИП-286/2013, решением Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2013 по делу N СИП-142/2013, решением Арбитражного суда Московской области от 20.02.2014 по делу N А41-32865/2013 и др.).

Суд первой инстанции также учел, что товары "ароматизаторы воздуха" и "освежители воздуха" относятся к категории товаров широкого потребления и спонтанного (импульсивного) спроса. В отличие от продукции производственно-технического назначения при оценке смешения знаков, предназначенных для маркировки товаров широкого потребления, к числу которых относятся дезодоранты и освежители воздуха, должен применяться более строгий подход.

Таким образом, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что вводимые в гражданский оборот ответчиками сходны до степени смешения с товарными знаками истца в форме дерева.

Фактически суд апелляционной инстанции в обжалуемом постановлении отменил решение, в котором обоснованно и со ссылками на указанные выше нормы права и правовые позиции Верховного Суда Российской Федерации и Суда по интеллектуальным правам было установлено сходство до степени смешения между формами контрафактных товаров и товарных знаков в форме дерева, исключительно по причине несогласия с выводами суда первой инстанции.

Из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено судом апелляционной инстанции исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Учитывая изложенное, неиспользование судом апелляционной инстанции нормативно установленной методологии сравнения обозначений и выявления их сходства до степени смешения при сравнении товарных знаков в форме дерева и форм контрафактных товаров является самостоятельным основанием для отмены постановления.

Кроме того, суд апелляционной инстанции указал, что на момент принятия судом оспариваемого судебного акта обществом "Беру" полностью прекращено использование спорных обозначений применительно к реализуемым товарам и услугам. В подтверждение данного обстоятельства ответчиком представлены скриншоты, подтверждающие, что обществом "БЕРУ" прекращена реализация ароматизаторов воздуха, форма которых напоминает дерево.

Между тем, как верно указал суд первой инстанции, представленные обществом "БЕРУ" скриншоты страниц Интернет-сайта http://oooberu.ru не подтверждают прекращение ответчиками всех действий, нарушающих исключительные права истца и указанных в исковом заявлении.

Представленные ответчиком скриншоты некоторых страниц Интернет-сайта не являются доказательством прекращения нарушения прав истца со стороны всеми способами, указанными в исковом заявлении.

Судом первой инстанции также принято во внимание пояснение истца о том, что в настоящее время на указанном Интернет-сайте общество "БЕРУ" продолжает использовать графическое изображение подвесного ароматизатора "елочка", сходное до степени смешения с товарными знаками в форме дерева, для индивидуализации предлагаемых к продаже ароматизаторов воздуха. Данное обстоятельство подтверждается скриншотом страницы Интернет-сайта, представленным истцом в материалы дела, что дополнительно свидетельствует о продолжении осуществления ответчиком противоправных действий, направленных на использование репутации истца и его товарных знаков в форме дерева в коммерческой деятельности.

При этом остальные ответчики кроме общества "Беру" в принципе не представили какие-либо доказательства прекращения нарушения.

Ссылку истца на выход суда апелляционной инстанции за пределы доводов апелляционной жалобы суд находит несостоятельной.

Согласно части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

При этом согласно пункту 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" (далее - Постановление N 12) при непредставлении лицами, участвующими в деле, указанных возражений до начала судебного разбирательства арбитражный суд апелляционной инстанции начинает проверку судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведенных в части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем следует принимать во внимание, что при наличии в пояснениях к жалобе доводов, касающихся обжалования судебного акта в иной части, чем та, которая указана в апелляционной жалобе, арбитражный суд апелляционной инстанции осуществляет проверку судебного акта в пределах, определяемых апелляционной жалобой и доводами, содержащимися в пояснениях.

При этом арбитражный суд апелляционной инстанции оценивает данные доводы наряду с доводами, приведенными в апелляционной жалобе ранее, соблюдая процессуальные гарантии лиц, участвующих в деле, для чего предоставляет лицам, участвующим в деле, необходимое время для подготовки возражений на новые доводы, а при наличии ходатайства вправе объявить перерыв или отложить рассмотрение апелляционной жалобы на требуемое время.

Таким образом, пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции определяются на основании заявленных в ходе рассмотрения апелляционной жалобы доводов участвующих в деле лиц, а не ее просительной части.

Между тем, по мнению Суда по интеллектуальным правам, суд первой инстанции верно определил схожесть товарных знаков и используемых ответчиками обозначений до степени смешения, с учетом установленной действующим законодательством методологии, а также правомерно указал на отсутствие доказательств прекращения ответчиками нарушений прав истца посредством введения в гражданский оборот товаров.

Поскольку судом первой инстанции была дана надлежащая правовая оценка представленным в материалы дела доказательствам, по результатам которой был установлен факт нарушения ответчиками исключительных прав компании на спорные товарные знаки, учитывая, что сумма компенсации, по мнению суда первой инстанции, является соразмерной допущенному правонарушению и разумной, суд кассационной инстанции считает, что суд первой инстанции правомерно удовлетворил исковые требования в указанном в решении объеме.

В силу подпункта 5 пункта 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе оставить в силе одно из ранее принятых по делу решений или постановлений.

Поскольку судом первой инстанции фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения настоящего спора, установлены на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, правильно применены нормы материального права, тогда как судом апелляционной инстанции, напротив, неправильно применены нормы материального права, суд кассационной инстанции считает, что постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.05.2023 по делу N А40-123428/2022 подлежит отмене, а решение Арбитражного суда города Москвы от 02.02.2023 по тому же делу - оставлению в силе.

Поскольку при рассмотрении кассационной жалобы компании Судом по интеллектуальным правам обжалуемое истцом постановление суда апелляционной инстанции отменяется, судебные расходы, связанные с уплатой данным заявителем государственной пошлины за подачу кассационной жалобы, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подлежат возмещению за счет общества "Беру", как инициатора обжалования решения в суде апелляционной инстанции.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.05.2023 по делу N А40-123428/2022 отменить, оставить в силе решение Арбитражного суда города Москвы от 02.02.2023 по тому же делу.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Торговый дом "Беру" (ОГРН 1077761174259) в пользу Julius Samann Ltd. (с/о Wunder-Baum AG, Emdwiesenstrasse 29, CH-8240 Thayngen, Switzerland) 3 000 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Д.А. Булгаков