Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 октября 2022 г. N С01-1968/2022 по делу N А51-13083/2021 Дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак передано на новое рассмотрение, поскольку суды не исследовали обстоятельства дела, связанные с источником происхождения части спорных товаров

Резолютивная часть постановления объявлена 20 октября 2022 г.

Полный текст постановления изготовлен 24 октября 2022 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Булгакова Д.А., Погадаева Н.Н.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная компания "Галант" (ул. Гоголя, д. 5, пом. Х, г. Артем, Артемовский Г.О., Приморский край, 692760, ОГРН 1032500531150) на решение Арбитражного суда Приморского края от 20.04.2022 по делу N А51-13083/2021 и постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2022 по тому же делу

по иску публичного акционерного общества "Детский мир" (просп. Верндаского, д. 37, к. 3, Москва, 119415, ОГРН 1027700047100) к обществу с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная компания "Галант" о защите исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Голубев Павел Владимирович (Приморский край).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество "Детский мир" (далее - общество "Детский мир") обратился в Арбитражный суд Приморского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная компания "Галант" (далее - общество "Галант") о взыскании 240 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 598290.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Голубев Павел Владимирович.

Решением Арбитражного суда Приморского края от 20.04.2022, оставленным без изменения постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2022, иск удовлетворен частично: с общества "Галант" в пользу общества "Детский мир" взыскано 120 000 рублей компенсации, а также 3 900 рублей возмещения расходов по уплате госпошлины. В удовлетворении остальной части иска отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "Галант", ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права, а также на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит указанные судебные акты отменить и вынести новый судебный акт об отказе в иске.

Общество "Детский мир" и Голубев П.В. отзывы на кассационную жалобу не представили.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о начале судебного процесса, а также о времени и месте судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы, явки своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению кассационной жалобы.

Как установили суды, и следует из материалов дела, общество "Детский мир" является правообладателем товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 598290 (дата приоритета - 08.10.2015, дата регистрации - 08.12.2016, срок действия исключительного права - 08.10.2025), зарегистрированного для широкого перечня товаров, в том числе "игрушки, куклы, домики для кукол, комнаты для кукол, кровати для кукол, бутылочки с соской для кукол, одежда для кукол" 25-го класса.

Обществом "Детский мир" 07.06.2021 был выявлен факт предложения от имени общества "Галант" на сайте "ozon.ru" в сети Интернет игрушек 12-ти наименований (куклы, дом для куклы и т.п.) под обозначением "Demi Star".

Данное обстоятельство послужило основанием для обращения правообладателя товарного знака с претензией к обществу "Галант" и впоследствии в арбитражный суд.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции исходил из доказанности истцом правообладания вышеуказанным товарным знаком и факта нарушения ответчиком исключительного права на указанное средство индивидуализации товаров в результате введения в гражданский оборот посредством предложения к продаже без разрешения правообладателя товаров, маркированных спорным обозначением.

Размер компенсации, рассчитанной истцом на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), исходя из 20 000 рублей за каждый вменяемый ответчику факт правонарушения, был определен судом первой инстанции в размере 120 000 рублей - по 10 000 рублей за каждый из 12 фактов правонарушения.

Отклоняя довод ответчика об исчерпании права на указанный товарный знак, мотивированный тем обстоятельством, что спорные товары были приобретены у правообладателя товарного знака - истца, суд первой инстанции указал следующее.

Суд первой инстанции установил, что спорные товары, действительно, введены истцом в гражданский оборот путем заключения договоров розничной купли-продажи с третьим лицом. Между тем, как указал суд первой инстанции, розничная реализация товаров, маркированных спорным товарным знаком, не относится к передаче, отчуждению исключительного права на товарный знак в смысле статей 1234 и 1235 ГК РФ; при розничной продаже товара, содержащего товарный знак, право собственности передается именно на материальный носитель (товар), но не на объект интеллектуальной собственности (товарный знак). Следовательно, согласно выводу суда первой инстанции передача права собственности на такой товар не наделяет нового собственника товара правом использования товарного знака в своей деятельности от своего имени.

Таким образом, как указал суд первой инстанции, в условиях отсутствия заключенного истцом и ответчиком лицензионного договора на право пользования спорным товарным знаком, договора об отчуждении исключительного права на спорный товарный знак, ответчик, осуществляя предпринимательскую деятельность и предлагая к продаже приобретенные у третьего лица спорные товары, маркированные спорным товарным знаком истца, указывая в предложениях о продаже (объявлениях) на такой товарный знак, согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ неправомерно использует спорный товарный знак истца.

Апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции, отклонив доводы ответчика, приведенные в апелляционной жалобе, аналогичные доводам, заявленные в кассационной жалобе. Дополнительно апелляционный суд указал следующее.

Как следует из материалов дела, спорные товары были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем (истцом) посредством их розничной продажи Голубеву П.В. Данное обстоятельство подтверждается представленными ответчиком кассовыми чеками, в которых отражена информация о наименовании товаров, дате, времени и месте их реализации, продавце - обществе "Детский мир", уплаченных за товар денежных суммах. В представленных ответчиком чеках также отражено, что покупки совершались с использованием покупателем подарочных карт N 7770001023003581677, 7770001023007967120, 7770001023008581326, 7770001026551431831, 7770001023003721265, 7770001023000815458, 77700011023000927444, 7770001023006658449, 7770001023004225134, 7770001023006696126, 7770001023001195215 и 7770001023004448009; товары продавались со скидкой в виде списания накопленных по картам бонусов.

Как установил апелляционный суд, покупателем указанных подарочных карт является Голубев П.В. (третье лицо по настоящему делу), который является единственным участником и единоличным исполнительным органом общества "Галант"; Голубев П.В. передал обществу "Галант" спорные товары, что подтверждается авансовыми отчетами за период с 09.05.2021 по 06.08.2021, а названное общество - ответчик, в свою очередь, оплатило Голубеву П.В. переданные товары, что подтверждается платежными поручениями за период с 06.09.2021 по 17.12.2021.

На основании изложенного апелляционный суд указал, что ответчиком и третьим лицом осуществляется "схема" по приобретению в розницу продукции под товарным знаком "Demi Star" у правообладателя - истца в целях ее дальнейшей перепродажи. Однако, как указал апелляционный суд, такие действия не могут быть признаны добросовестными по смыслу статьи 10 ГК РФ, поскольку они фактически совершены в целях ухода от обязанности по получению согласия правообладателя на использование его товарного знака, а также внесения платы за такое пользование.

Согласно выводам апелляционного суда, в настоящем деле необходимо учитывать, что истец ввел спорные товары в гражданский оборот именно путем розничной продажи, что в соответствии со статьей 492 ГК РФ предполагает их использование покупателем в личных, семейных, домашних или иных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. Ответчик, который приобрел спорные товары у истца в розницу через Голубева П.В., осуществившего покупку как физическое лицо, использует такие товары в коммерческих целях, осуществляя их перепродажу.

Как полагает апелляционный суд, данное обстоятельство противоречит существу договора розничной купли-продажи, а, следовательно, и целям, для которых истец вводил спорные товары в гражданский оборот. В частности, апелляционный суд указал, что по смыслу действующего законодательства продажа товаров в розницу не подразумевает под собой дачу согласия правообладателя на использование товарного знака, которым такие товары маркированы, поскольку цели, для которых они приобретаются покупателем, согласно статье 492 ГК РФ не предполагают использование товарного знака, в отличие от коммерческих целей. Реализация товаров, маркированных товарными знаками, субъектам предпринимательской деятельности для их использования в коммерческих целях предполагала бы ценовую политику, отличную от реализации в розницу, поскольку включала бы необходимость внесения платы за использование соответствующего товарного знака. Кроме того, по мнению апелляционного суда, при указанном способе реализации товаров не подлежала бы применению бонусная программа истца, рассчитанная именно на розничных покупателей (потребителей).

При таких условиях, апелляционный суд в целях обеспечения защиты интересов добросовестной стороны (истца) от недобросовестного поведения другой стороны (ответчика) констатировал, что принцип исчерпания права к спорным правоотношениям не применим. Иная позиция фактически поставила бы ответчика в преимущественное положение перед истцом, позволяя использовать спорный товарный знак без согласия правообладателя и, более того, безвозмездно, что противоречит действующему законодательству.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы заявителя кассационной жалобы, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению в силу следующего.

Доводы заявителя кассационной жалобы сводятся к его мнению об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований в силу исчерпания истцом исключительного права на товарный знак, размещенный на спорных товарах, введенных в гражданский оборот самим правообладателем и, как следствие, о неправильном применении судами статьи 1487 ГК РФ.

Характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя.

Единственным таким ограничением, предусмотренным законом, является исчерпание исключительного права на товарный знак.

Согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Учитывая специфику споров о защите исключительного права на объекты интеллектуальных прав и особенности доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания по указанным спорам, истцу в качестве подтверждения факта несанкционированного использования достаточно заявить об отсутствии его согласия, в то время как соблюдение требований законодательства об интеллектуальной собственности и наличие прав на использование объекта интеллектуальной собственности подтверждает ответчик путем представления соответствующих доказательств (наличие согласия правообладателя, отсутствие сходства между обозначениями, исчерпание права и пр.). Истец, в свою очередь, вправе опровергнуть обстоятельства, подтверждающие соблюдение ответчиком требований законодательства об интеллектуальной собственности путем представления соответствующих доказательств, заявлений, ходатайств.

Таким образом, вопрос установления контрафактности товара также подчиняется общим требованиям о распределении бремени доказывания.

Так, в случае если истец ссылается на нарушение ответчиком исключительного права на товарный знак при продаже товара, а ответчик (при доказанности факта использования) заявляет соответствующие возражения, то вопрос о нарушении исключительного права на товарный знак и о контрафактности товара подлежит установлению с учетом конкретных обстоятельств дела и представленных сторонами спора доказательств.

Например, ответчик может ссылаться на законность использования товарного знака в связи с тем, что товар введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (статья 1487 ГК РФ), доказывая это тем, что товар внешне выглядит как оригинальный, товарный знак использован в том виде, в каком его использует сам правообладатель, а в качестве изготовителя на товаре (упаковке) указан сам правообладатель или его лицензиат. Истец же вправе оспорить доводы ответчика о законности использования товарного знака, например, указывая на то, что спорный товар не произведен ни им, ни его лицензиатом, подтверждая это несоответствием спорного товара производимым им товарам или отсутствием производства спорных товаров в целом.

В случае если возражения ответчика о правомерности использования спорного товарного знака и об оригинальности товара в установленном порядке не оспорены истцом, суд с учетом части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исходит из доказанности законности использования товарного знака ответчиком.

В рассматриваемом случае правовая позиция ответчика о законности использования спорного товарного знака была основана на том, что спорный товар был произведен и введен в гражданский оборот истцом и приобретен ответчиком через цепочку сделок с третьим лицом - Голубевым П.В., следовательно, исключительное право истца является исчерпанным.

Как указывалось выше, суды первой и апелляционной инстанций установили, что спорные товары введены в гражданский оборот именно истцом путем заключения договоров розничной купли-продажи с третьим лицом (последний абзац страницы 5 судебного решения, девятый абзац страницы 5 постановления апелляционного суда).

В силу вышеприведенного принципа исчерпания исключительного права на товарный знак данное обстоятельство исключает основания для вывода о нарушении исключительного права истца и, как следствие, исключает основания для удовлетворения иска.

Вышеприведенные выводы судов первой и апелляционной инстанций о недобросовестности действий ответчика и третьего лица, входящих, как установил апелляционный суд, в группу лиц и действующих в спорных правоотношениях с истцом с общим экономическим интересом, не могли повлиять на результата рассмотрения данного спора, в рамках которого истец заявлял требования в защиту исключительного права на товарный знак.

Так, выводы судов первой и апелляционной инстанций о несоответствии взаимосвязанных сделок третьего лица с истцом и ответчика с третьим лицом по приобретению спорных товаров нормам ГК РФ о сделке розничной купли-продажи; о том, что цена такой сделки розничной купли-продажи не соответствовала цене сделки купли-продажи спорных товаров в коммерческих целях; о возможном нарушении третьим лицом условий бонусной программы истца и пр. не могут свидетельствовать о нарушении ответчиком исключительного права истца на товарный знак. Соответствующие обстоятельства могут указывать на возможное нарушение третьим лицом условий договорных обязательств с истцом при совершении сделки розничной программы, но не нарушение исключительного права на средство индивидуализации.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание на следующее обстоятельство.

Как указывалось выше, вывод суда апелляционной инстанции о правомерности удовлетворения судом первой инстанции исковых требований, основан на заключении коллегии судей апелляционной инстанции о наличии недобросовестности, злоупотребления правом в действиях третьего лица и ответчика, что послужило основанием для неприменения принципа исчерпания права к спорным правоотношениям.

Безотносительно к тому обстоятельству, что введение спорных товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации самим правообладателем либо с его разрешения исключает правонарушение в действиях лиц по дальнейшей реализации таких товаров на территории Российской Федерации, что исключает основания для привлечения к гражданско-правовой ответственности, Суд по интеллектуальным правам отмечает, что по смыслу статьи 10 ГК РФ вывод о злоупотреблении правом в действиях участника гражданских правоотношений, связанных с использованием объектов интеллектуальной собственности, не может являться самостоятельным (единственным) основанием для привлечения его к какому-либо виду ответственности, а по общему правилу, предусмотренному пунктом 2 названной статьи является основанием для отказа лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично.

Более того, из материалов дела усматривается, что в суде первой инстанции в возражении на отзыв ответчика, в котором общество "Галант" об исчерпании исключительного права истца на товарный знак, истец не приводил довод о злоупотреблении правом в действиях третьего лица и ответчика по приобретению и последующей реализации (предложению к продаже) товаров истца признаков злоупотребления правом.

Согласно протоколам судебных заседаний от 20.12.2021, от 26.01.2022, от 09.03.2022, от 13.04.2022 представитель истца участия в судебных заседаниях суда первой инстанции не принимал. Отзыв истца на апелляционную жалобу ответчика в материалах дела отсутствует; представитель ответчика в судебном заседании апелляционного суда 12.07.2022 участия не принимал.

Таким образом, вывод о злоупотреблении правом в действиях третьего лица и ответчика сделан апелляционным судом в отсутствие соответствующего аргумента со стороны истца. Вместе с тем из материалов дела не усматривается, что вопрос о злоупотреблении правом в действиях третьего лица и ответчика выносился судом на обсуждение лиц, участвующих в деле, и им предлагалось представить свои пояснения по данному вопросу (часть 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При данных обстоятельствах кассационная жалоба ответчика подлежит удовлетворению, а обжалуемые судебные акты, основанные на неправильном применении статьи 1487 ГК РФ, - отмене.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но этим судом неправильно применена норма права.

Вместе с тем суд кассационной инстанции не усматривает оснований для вынесения самостоятельного судебного акта по существу спора на основании приведенной процессуальной нормы, ввиду следующих обстоятельств.

Как указывалось выше, суды первой и апелляционной инстанций установили, что спорные товары введены в гражданский оборот истцом путем заключения договоров розничной купли-продажи с третьим лицом (последний абзац страницы 5 судебного решения, девятый абзац страницы 5 постановления апелляционного суда). Вместе с тем обжалуемое постановление апелляционного суда содержит также вывод, согласно которому в отношении товара "Дом для кукол "Demi Star" с аксессуарами 21 шт. OC-WH-010B", ответчиком не было предоставлено в материалы дела кассового чека, подтверждающего приобретение данного товара у истца, а на основании представленных ответчиком кассовых чеков в отношении товаров: "Коляска для куклы "Demi Star" 9662А Princess", "Пупс "Demi Star" Мой малыш 93829АС", "Кукла "Demi Star" интерактивная 100 фраз 94636АО", "Набор "Demi Star" Пупс с аксессуарами 94209AF", апелляционный суд установил, что они были приобретены позднее, чем опубликовано предложение об их продаже на сайте "ozon.ru". Соответствующие выводы носят взаимоисключающий характер.

Исследование фактических обстоятельств дела, связанных с источником происхождения части спорных товаров, без установления которых невозможно правильное разрешение спора, не входит в компетенцию суда кассационной инстанции, предусмотренной нормами главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Как следствие, дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении суду апелляционной инстанции надлежит учесть вышеприведенные выводы суда кассационной инстанции, устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, результаты такой оценки изложить в судебном акте, принять законный и обоснованный судебный акт, распределить судебные расходы.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2022 по делу N А51-13083/2021 отменить.

Дело направить в Пятый арбитражный апелляционный суд на новое рассмотрение.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.