Решение Суда по интеллектуальным правам от 6 июля 2022 г. по делу N СИП-905/2021 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку регистрация спорного товарного знака осуществлена с нарушением требований гражданского законодательства

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 29 июня 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 6 июля 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Булгакова Д.А.,

судей - Борисовой Ю.В., Пашковой Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Плесовой А.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью ТД "ИНТЕРАВТО" (Воткинское шоссе, д. 8, пом. 19-21, г. Ижевск, Удмуртская республика, 426039, ОГРН 1151840005976) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 15.06.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения, признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 428278.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "АВТОСТАНКОПРОМ" (ул. Бумажная, д. 17, лит. А, пом. 373, г. Санкт-Петербург, 190020, ОГРН 1037832029916).

В судебном заседании приняли участие:

от общества с ограниченной ответственностью ТД "ИНТЕРАВТО" - Петрова Н.Н. (по доверенности от 14.07.2021);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Субботин А.А.(по доверенности от 02.04.2021);

от общества с ограниченной ответственностью "АВТОСТАНКОПРОМ" - Галимов В.В. (по доверенности от 31.01.2022);

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью ТД "ИНТЕРАВТО" (далее - общество ТД "ИНТЕРАВТО") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 15.06.2021, которым отказано в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 428278.

Требование заявителя обосновано тем, что товарный знак " " по свидетельству Российской Федерации N 428278 является описательным, поэтому решение Роспатента принято с нарушением пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "АВТОСТАНКОПРОМ" (далее - общество "АВТОСТАНКОПРОМ").

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал свою правовую позицию по доводам, изложенным в заявлении, письменных дополнениях к нему, просил удовлетворить заявленные требования.

В свою очередь, представители Роспатента и третьего лица против удовлетворения заявления возражали, считая, что вынесенное решение является законным и обоснованным.

При рассмотрении спора суд установил, что словесное обозначение " " по заявке N 2010704988 с приоритетом от 18.02.2010 зарегистрировано 20.01.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за N 428278 на имя общества "АВТОСТАНКОПРОМ" в отношении товаров 2, 4-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), приведенных в перечне регистрации.

В Роспатент 25.02.2021 поступило возражение заявителя против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 428278, мотивированное несоответствием его регистрации требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Решением Роспатента от 15.06.2021 в удовлетворении возражения заявителя отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 428728 оставлена в силе.

Полагая, что указанное решение Роспатента от 15.06.2021 является недействительным, поскольку не соответствует требованиям законодательства и нарушает права и законные интересы общества ТД "ИНТЕРАВТО", последнее обратилось в суд с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав мнения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявителем не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения заявителя на решение Роспатента о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривает общество ТД "ИНТЕРАВТО" в заявлении, поданном в суд.

С учетом даты приоритета (18.02.2010) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. N 4322 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

Как указывает Роспатент, в соответствии с пунктом 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации) к описательным элементам относятся обозначения, которые используются для указания вида товара, его характеристик и сведений об изготовителе. Обозначениям, которые состоят только из описательных элементов, правовая охрана не предоставляется. Однако в случае, когда для формулировки описательной характеристики товара или сведений об изготовителе требуются дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, анализируемый элемент описательным не является.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, включающее элементы "ЭПИЛАМ/EPILAM", размещенные в две строки. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 2-го класса МКТУ "защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии", а также товаров 4-го класса МКТУ "технические масла и смазки; смазочные материалы".

Судебная коллегия обращает внимание на то, что для установления (подтверждения) того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную, в частности техническую, литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, сети Интернет.

При рассмотрении возражения заявителя Роспатент установил, что в словарно-справочных источниках информации слово "ЭПИЛАМ" отсутствует в качестве указания на конкретный вид продукции.

Роспатент проанализировал представленные с возражением общества "ТД "ИНТЕРАВТО" сведения, содержащиеся в специальной и технической литературе, научные статьи, описания к авторским свидетельствам и патентам на изобретения, справочники, технические условия на продукцию, сведения о производстве различными лицами эпиламирующих веществ, выдержку из Химической энциклопедии, которые, по мнению заявителя, подтверждают наличие у слова "эпилам" конкретного значения, свидетельствующего об описательном характере оспариваемого товарного знака в отношении товаров 2, 4-го классов МКТУ.

По результатам их анализа Роспатент установил, что содержащиеся в Химической энциклопедии сведения сводятся к указанию свойств эпилама, заключающихся в предотвращении растекания масла по поверхности металла, повышению износостойкости металлорежущего инструмента, а также указанию на общий состав эпиламов (растворы поверхностно-активных веществ в легколетучих растворителях).

При этом из научных статей, представленных заявителем с возражением, Роспатент выяснил, что употребление слова "ЭПИЛАМ" в них нашло следующее отражение: "...для нанесения поверхностно-активных веществ на поверхность трения на Западе был разработан раствор, названный "ЭПИЛАМ", "на эффекте гидрофобности основан принцип действия новых материалов типа "эпилам". Эпиламирующие составы содержат раствор фторсодержащих поверхностно-активных веществ в специально подобранных растворителях", "Термин эпилам появился в 30-е годы XX века и определяет составы, которые наносятся на поверхности трибосопряжений для предотвращения вытекания масла из зоны трения", "современные эпиламы представляют собой многокомпонентные системы, включающие фторорганические поверхностно-активные вещества, регулирующие добавки в различных растворителях", "В настоящей статье рассмотрены пути создания и методы исследования низкоэнергетических пленок-эпиламов, предотвращающих растекание смазочных жидкостей на металлах и синтетических камнях"; "Эпилам Эфрен-К - прозрачная бесцветная подвижная жидкость; Эпилам аквалин - прозрачная, иногда опалесцирующая жидкость; концентрированный раствор смеси фторсодержащих поверхностно-активных веществ в смесевом растворителе; Эпилам Трибофол - прозрачная подвижная жидкость"; "Многие фторсодержащие поверхностно-активные вещества - средства гидро- и олеофобизации различных материалов, придающие им незагрязняемость, влагостойкость, а также средства (например, "эпилам"), предотвращающие растекание масел по поверхности металла, увеличивающие износостойкость металлорежущего инструмента, улучшающее смазочное действие машинного масла".

На основании приведенных сведений Роспатент пришел к выводу о том, что "эпилам" представляет собой состав для нанесения молекулярной пленки, которая наносится из раствора и остается на поверхности твердого тела после испарения растворителя. При этом молекулярная пленка состоит из одного или нескольких поверхностно-активных веществ.

По мнению Роспатента, из указанного следует, что "эпилам", представляет собой средство нанесения поверхностно-активных веществ, поэтому не указывает на вид, свойство и назначение товаров 2, 4-го классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

Роспатент также установил, что приведенные заявителем другие источники информации, относящиеся к периоду до даты приоритета оспариваемого товарного знака, (Потеха В.Л., Напреев И.С. и др. Эпиламирование режущего инструмента Электрическая тяга и тепловозная тяга. 1990. N 10. С. 31; Гулянский Л.Г. Применение эпиламирования для повышения износостойкости изделий. Трение и износ 1992. Том 13. N 4 С.695-701; Потеха В.Л., Рогачев А.В., Напреев И.С. Теоретико - экспериментальная оценка оптимальных условий эксплуатации эпиламированных трибосопряжений машин. Трение и износ 1996. Том N 6. С. 764 - 768; Хмелевская В.Б. Повышение уровня технической эксплуатации судов при использовании новых материалов и технологий упрочнения поверхностей деталей. Новые материалы и технологии производства. Металлообработка N 5(17)/2003; Киричек А.В., Селеменев М.Ф., Семенкин Г.Н., Осипова А.Ф. Принципы применения эпиламированного инструмента при дорновании. Известия ОрелГТУ, серия "Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии". 2010. N 5-2 (283). С. 20-22; Харченко Максим Иванович, Повышение послеремонтного ресурса деталей автомобильных двигателей (на примере ЗМЗ-53) эпиламированием и ФАБО-эпиламированием, диссертация кандидата технических наук 05.20.03. Москва, 2002) содержат сведения о процессе эпиламирования, поэтому не могут свидетельствовать об описательном характере оспариваемого товарного знака.

Учитывая изложенное Роспатент пришел к выводу о том, что регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 428278 соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Роспатент также считает, что довод заявителя о том, что решение Роспатента не соответствует подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, так как, по мнению заявителя, обозначение "эпилам" прямо указывает на видовое название химических материалов, предназначенных для смазки и защиты металла от коррозии, в силу следующего.

Роспатент отметил, что, так как словесный элемент "эпилам" не указывает ни на вид товаров 2, 4-го классов МКТУ, ни на их конкретные характеристики, поскольку представляет собой средство нанесения поверхностно-активных веществ, поэтому Роспатент пришел к правомерному выводу о том, что регистрация оспариваемого товарного знака соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

При этом Роспатент считает что, не может быть принята ссылка заявителя на позицию Суда по интеллектуальным правам, выраженную в постановлении от 29.01.2021 по делу N СИП-247/2020, согласно которой отсутствие конкретного обозначения в словарях не исключает его описательный характер.

Роспатент отмечает, что обстоятельства настоящего дела отличаются от обстоятельств дела N СИП-247/2020, так как, при рассмотрении дела N СИП-247/2020 суд установил, что обозначение "ЭКОПАНЕЛЬ" представляет собой сложносоставное слово, семантическое значение частей которого хорошо известно российскому потребителю. Поэтому суд пришел к выводу о том, что написание его в одно слово и отсутствие его в таком виде в словарно-справочных источниках не лишает его семантического значения.

В свою очередь, как указывает Роспатент, в настоящем деле значение слова "эпилам" отсутствует в словарно-справочных источниках, поэтому для уяснения его смыслового значения требуется обращение к специальной литературе, что свидетельствует о правомерности выводов Роспатента о наличии у оспариваемого товарного знака различительной способности.

Роспатент также считает, что оспариваемое решение Роспатента от 15.06.2021 об отказе в удовлетворении возражения не нарушает прав и законных интересов общества ТД "ИНТЕРАВТО", так как в силу положений статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязательным условием для признания недействительным решения государственного органа является нарушение оспариваемым решением прав и законных интересов заявителя.

В подтверждение своей заинтересованности общество ТД "ИНТЕРАВТО" указывает, что на возможность подачи правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 428278 требований о защите исключительного права на данный товарный знак.

Вместе с тем, Роспатент отмечает, что заявитель не представил доказательства, свидетельствующие о предъявлении ему обществом "АВТОСТАНКОПРОМ" каких-либо претензий или исков, связанных с наличием у него прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 428278.

Поэтому Роспатент считает, что довод заявителя о нарушении его прав и законных интересов заявлен не в защиту конкретного субъективного права общества ТД "ИНТЕРАВТО", за восстановлением которого заявитель обратился в суд, а гипотетически возможного интереса.

Таким образом, Роспатент отмечает, что его решение от 15.06.2021, которым оставлена в силе правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 428278, не нарушает прав и законных интересов заявителя. При этом отсутствие прав и законных интересов общества ТД "ИНТЕРАВТО", которые могут быть затронуты оспариваемым решением Роспатента, является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Однако Роспатент не учел обстоятельства того, что в своем заявлении в суд, общество ТД "ИНТЕРАВТО" также указывает, что оно специализируется на выпуске химической продукции, а именно различного вида эпиламов, что подтверждается информацией из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ).

Так, согласно сведениям из ЕГРЮЛ по форме N 50007 основным видом деятельности заявителя является производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов.

Кроме того в материалы дела представлены копии товарных накладных о введении обществом ТД "ИНТЕРАВТО" в гражданский оборот товаров с использованием обозначения "Эпилам" (т. 5, л. д. 9-15).

Поэтому общество ТД "ИНТЕРАВТО" правомерно, в обоснование своего довода о наличии у него заинтересованности, отмечает, что исключительное право общества "АВТОСТАНКОПРОМ" на спорный товарный знак препятствует использованию обозначения "эпилам", которое, по мнению лица, подавшего возражения, должно оставаться свободным, так как представляет собой указание на вид товара, его свойства и назначение.

Вместе с тем, заявитель обращает внимание суда на то, что одним из главных свойств "эпилама" является защита от коррозии, а сам "эпилам" представляет собой смазочную композицию, то есть придает поверхности антифрикционные свойства.

Эпилам - это раствор перфторполиэфиров, а перфтополиэфиры - это смазочный материал.

Общество ТД "ИНТЕРАВТО" также ссылается на то, что одним из свойств "эпиламов" является снижение трение и износа, а это также свойство смазочных материалов.

При этом заявитель обращает внимание суда на то, что в материалах настоящего дела присутствуют документы, в которых указывается на данные свойства "эпиламов".

Так, общество ТД "ИНТЕРАВТО" отмечает, что возможность использования "эпиламов" в целях улучшения скольжения и для защиты от коррозии подтверждают, например, следующие источники:

1) Уразаев В. Влагозащита печатного монтажа. Обзор методов, Электроника: Наука, Технология, Бизнес, N 1, 2003 г., стр. 65 (приложение 28 к заявлению общества ТД "ИНТЕРАВТО", поданному в суд) "На эффекте гидрофобности основан также принцип действия материалов типа "эпилам". Эпиламирующие составы содержат раствор фторсодержащих поверхностно-активных веществ в специально подобранных растворителях. При обработке ПУ фторсодержащее поверхностно-активное вещество адсорбируется поверхностью и образует на ней очень тонкую пленку. После закрепления на поверхности пленка обладает высокими гидрофобизирующими свойствами, а также высокой химической и термической стабильностью";

2) Киричек А.В., Селеменев М.Ф., Селеменев К.Ф., Мальцев А.Ю. Совершенствование технологии ротационной вытяжки корпуса масляного фильтра эпиламированием инструмента. Известия ОрелГТУ, серия Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. 2008. N 4-4/272(550). С. 13-15 (приложение 35 к заявлению, поданному в суд): "Важнейшим преимуществом эпиламирования является то, что оно не меняет структуру обрабатываемой твердой поверхности, а лишь улучшает ее, придавая поверхности антифрикционные, антиадгезионные, антикоррозионные, защитные (в том числе от механических воздействий) и другие полезные свойства";

3) Химическая энциклопедия, Том 5, Кнунянц И.Л., 1998 (приложение 42 к заявлению, поданному в суд): "Многие ФПАВ - ср-ва гидро- и олеофобизации разл. материалов (текстиля, кожи, пластмасс), придающие им незагрязняемость, влагостойкость, коррозионную стойкость, а также ср-ва (напр., "Эпилам"), предотвращающие растекание масла по пов-сти металла, увеличивающие износостойкость металлорежущего инструмента, улучшающие смазочное действие машинного масла";

4) Успехи коллоидной химии. М., Наука, 1973 (приложение 41 к заявлению поданному в суд): "Эпилам в простейшем случае - разбавленный раствор ПАВ в легкоиспаряющемся растворителе. Например, 0,025%-ный раствор стеариновой кислоты в бензоле. Применяется в технике для гидрофобизации поверхности металлов и минералов";

5) Промышленные фторорганические продукты: Справочник / Б.Н. Максимов и др., 1990 (приложение 43 к заявлению, поданному в суд): "Эпилам Эфрен К применяют для обработки твердых поверхностей с целью их защиты от атмосферной коррозии и придания им гидрофобности", а также далее: "Эпилам Аквалин разбавляют дистиллированной водой в объемном соотношении от 1:20 до 1:100. Раствор применяют для обработки поверхности изделий с целью придания антиадгезионных и гидрофобных свойств. Такая обработка увеличивает износостойкость металлорежущего инструмента в 3-3,5 раза".

Судебная коллегия отмечает, что аналогичные свойства "эпиламов" "Аквалин" и "Эфрен К" указаны в Технических условиях (приложения 46-47 к заявлению, поданному в суд).

6) Заявитель ссылается на то, что в патенте Российской Федерации N 235981 речь также идет об антифрикционной композиции (приложение 21 к заявлению, поданному в суд), основным компонентом которой выступает "эпилам". Так, в описании изобретения указано: "Техническим результатом изобретения является понижение коэффициента трения, повышение износостойкости и термостойкости антифрикционной композиции в условиях высоких нагрузок и температур. Данный результат достигается тем, что антифрикционная композиция, включающая дисульфид молибдена и лак, содержащий поливинилбутираль, в качестве дисульфида молибдена содержит дисульфид молибдена, модифицированный эпиламом, при их массовом соотношении 1:(2-3) и представляющий собой раствор фторорганического поверхностно-активного вещества в растворителе, при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Дисульфид молибдена, модифицированный эпиламом, при их массовом соотношении 1:(2-3) - 20-25 Поливинилбутиральный лак - остальное".

7) Кроме того, заявитель указывает на то, что в патенте Российской Федерации N 2261267 (Приложение 18 к Заявлению), охраняющем "Смазочный состав", также указано, что "состав может содержать эпилам в количестве 1,0-20 мас. % состава".

Таким образом, как верно указывает общество ТД "ИНТЕРАВТО", вышеназванная информация подтверждает, что элемент "эпилам" является описательным по отношению к таким товарам, как "защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии; технические масла и смазки; смазочные материалы".

Однако Роспатент считает, что из представленных заявителем документов, "эпиламы" по сути представляют собой средства для нанесения на материалы различных фторсодержащих поверхностно-активных веществ имеющих различное назначение (предотвращение растекания масла по поверхности металла и синтетических камнях; повышение износостойкости металлорежущего инструмента), а также не имеют единых свойств и состава (растворы или суспензии различных фторсодержащих поверхностно-активных веществ в растворителях или агентах-носителях).

На основании изложенного Роспатент отмечает, что он пришел к выводу о том, что слово "эпилам" прямо не указывает на вид, свойство, назначение спорных товаров 2, 4-го классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 428278, а вывод о его описательном характере может быть сделан только при условии домысливаний и ассоциаций, связанных с установлением свойств и состава указанных товаров.

Роспатент также указывает, что в представленных дополнениях заявитель указывая на свойства эпиламов приводит примеры таких композиций. Так, Роспатент обращает внимание на то, что эпилам "Эфрен К" применяют для обработки твердых поверхностей с целью их защиты от атмосферной коррозии и придания им гидрофобности". Эпилам Аквалин разбавляют дистиллированной водой в объемном соотношении от 1:20 до 1:100. Раствор применяют для обработки поверхности изделий с целью придания антиадгезионных и гидрофобных свойств. Такая обработка увеличивает износостойкость металлорежущего инструмента в 3-3,5 раза.

По мнению Роспатента, из указанного следует, что свойства эпиламов определяются названием конкретного состава ("Эфрен К", "Аквалин", "Трибофол"), поэтому само по себе слово "эпилам" ввиду отсутствия у него единых свойств не является описательным по отношению к заявленным товарам 2, 4-го классов МКТУ.

Кроме того, заявитель в представленных дополнениях приводит указание на состав "эпилама" - раствор перфторполиэфиров.

При этом Роспатент ссылается на то, что согласно приведенному заявителем источнику информации "Успехи коллоидной химии", М., Наука, 1973 (Приложение 41 к Заявлению) "Эпилам в простейшем случае - разбавленный раствор ПАВ в легко испаряющемся растворителе. Например, 0,025%-ный раствор стеариновой кислоты в бензоле".

Роспатент также отмечает, что стеариновая кислота не содержит компонентов фтора. Из указанного, по мнению Роспатента следует, что "эпиламы" также не обладают единым составом.

Судебная коллегия обращает внимание на то, что, вопреки просьбе суда, Роспатент не разъяснил, что имеется в виду под "средством нанесения" в утверждении: "эпилам", представляет собой средство нанесения поверхностно-активных веществ, в связи с чем не указывает на вид, свойство и назначение товаров 2, 4 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку" (страница 5 отзыва Роспатента).

Кроме того, судебная коллегия отклоняет довод Роспатента о том, что "свойства эпиламов определяются названием конкретного состава ("Эфрен К", "Аквалин", "Трибофол")" (страница 2 письменных объяснений Роспатента), так как основным назначением любого смазочного материала является снижение (уменьшение) силы трения.

При этом как верно отметил заявитель, уже сами смазочные материалы могут обладать различными характеристиками и особенностями применения.

Так, как верно отметил заявитель, смазки бывают минеральные (в их основе лежат углеводороды, продукты переработки нефти), синтетические (например, силиконовые смазки), органические (например: касторовое масло, пальмовое масло).

Существуют также специальные смазки, которые можно использовать при высоких температурах, в агрессивной среде и тому подобное.

Вместе с тем, различные характеристики таких веществ не означают, что они не являются смазками.

Судебная коллегия учитывает, что в приложении 37 к заявлению, поданному в суд (Семенов А.П. О роли эпиламов в трибологии. Трение и износ. 2010. Т.31, N 6. С. 612-626) приводится обзор роли "эпиламов" в трибологии.

Трибология - это наука, раздел физики, занимающийся исследованием и описанием контактного взаимодействия твердых деформируемых тел при их относительном перемещении. Областью трибологических исследований являются процессы трения, изнашивания и смазки.

Как правильно указал заявитель, в данном обзоре выполнен анализ роли "эпиламов" (поверхностно-активных веществ - перфторполиэфиров и других перфторсоединений) именно в повышении надежности трибосопряжений (подшипников скольжения и качения).

Кроме того, также подробно рассмотрена история создания "эпиламов", их виды, функции. В частности, обращено внимание на следующее: "Из анализа приведенных выше данных следует, что эпиламы являются эффективными ПАВ. В настоящем понимании этого термина они должны выполнять две функции: 1) удерживать СМ на поверхности трения; 2) обеспечивать низкое трение в процессе приработки на начальном этапе работы трибосопряжения...

...Вторую функцию, не менее важную, эпиламы выполняют в качестве эффективного (несмотря на очень малую толщину) твердосмазочного покрытия, предотвращающего проявление схватывания и образование микрозадиров в самый начальный период работы трибосопряжения. Они обеспечивают "мягкую" приработку поверхностей, нейтрализуя опасные участки на вершинах наиболее выступающих неровностей в результате их деформирования через прочный слой эпилама. По-видимому, благодаря этому эффекту приработки рядом исследователей зафиксировано значительное снижение износа при эпиламировании поверхностей. Следует также принимать во внимание, что все современные эпиламы являются перфторированными органическими соединениями. В зонах непосредственного контакта вершин микронеровностей шероховатых поверхностей давления могут достигать твердости металлов. В случае подшипниковых сталей это соответствует давлениям порядка 100 тыс. атмосфер. Наличие при трении громадных сдвиговых деформаций (в масштабах отдельной неровности) и температурных вспышек (по данным Боудена, до температуры плавления металла) может приводить к деструкции молекул эпилама. Выделяющийся активный (атомарный) фтор вступает во взаимодействие с металлами, образуя их фториды. Благодаря низкой механической прочности последних они легко удаляются в процессе трения с вершин неровностей, способствуя выглаживанию поверхностей. Подобное явление наблюдается и при трении политетрафторэтилена, который в принципе также является перфторированным органическим соединением (перфторполиэтиленом). Таким образом, на первом этапе работы трибосопряжения слой эпилама обеспечивает приработку (которую целесообразно проводить на мягких режимах работы). При износе эпилама на наиболее нагруженных участках контакта он способствует удержанию смазки именно на этих участках поверхности (уже не защищенных слоем эпилама) за счет барьерного эффекта на границе эпилам - металл.

Эффективность столь тонких слоев твердой смазки можно проиллюстрировать применением мономолекулярных слоев жирных кислот (бегеновой и др.), даже не фторированных, для смазывания поверхностей газодинамических подшипников гироскопов...".

Таким образом, приведенная информация подтверждает, что элемент "эпилам" является описательным по отношению к товарам, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак, а именно: товаров 2-го класса МКТУ "защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии", а также товаров 4-го класса МКТУ "технические масла и смазки; смазочные материалы".

На основании изложенного судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам пришла к выводу, что регистрация спорного товарного знака осуществлена с нарушением требований подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, в силу чего требование заявителя о признании недействительным решения Роспатента от 15.06.2021, принятого по результатам рассмотрения поступившего 25.02.2021 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 428278 является обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Как разъяснено в пункте 138 постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 названного Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения административного органа, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Отменяя решение Роспатента, суд также вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, обязать Роспатент выдать патент, предоставить правовую охрану товарному знаку, наименованию места происхождения товара или предоставить исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, восстановить или аннулировать патент, восстановить или прекратить правовую охрану товарного знака, наименования места происхождения товара, аннулировать запись в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и все свидетельства об исключительном праве на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

Поскольку в рассматриваемом случае суд не установил наличие существенных нарушений процедуры рассмотрения возражения, которые могут быть устранены только при их повторном рассмотрении, судебная коллегия в качестве восстановительной меры считает возможным признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 428278 и обязать Роспатент внести соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса. Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью ТД "ИНТЕРАВТО" (ОГРН 1151840005976) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.06.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения, признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 428278 удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.06.2021, принятое по результатам рассмотрения возражения поступившего 25.02.2021 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 428278, как не соответствующее требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 428278.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью ТД "ИНТЕРАВТО" (ОГРН 1151840005976) 3000 (три тысячи) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Е.Ю. Пашкова