Решение Суда по интеллектуальным правам от 15 апреля 2022 г. по делу N СИП-1390/2021 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения на его решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку Роспатентом неполно исследованы все обстоятельства, способные повлиять на разрешение вопроса о соответствии (несоответствии) спорного обозначения требованиям законодательства

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 12 апреля 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 15 апреля 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе

председательствующего судьи Сидорской Ю.М.,

судей Лапшиной И.В., Рогожина С.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Казимзаде А.М.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Акимовой Олеси Александровны о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.10.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 30.07.2021 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2019761583.

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Акимовой Олеси Александровны - Шерина М.А. (по доверенности от 24.08.2021);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Козача А.С. (по доверенности от 24.02.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Акимова Олеся Александровна (далее - предприниматель) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 28.10.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 30.07.2021 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2019761583, заявитель просит обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение предпринимателя (с учетом принятого судом на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения заявленных требований).

В обоснование заявленных требований предприниматель ссылается на то, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует положениям пункта 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и нарушает права заявителя в сфере предпринимательской деятельности.

Предприниматель полагает, что из заявленного на регистрацию обозначения явно не следует указание на какое-либо конкретное лицо или известную личность. В соответствии с источниками информации в сети Интернет существует множество известных людей с такой фамилией.

По мнению заявителя, положениями статьи 1483 ГК РФ не предусмотрен запрет на использование фамилии в качестве словесного элемента товарного знака.

Предприниматель оспаривает наличие ассоциативной связи между заявленным на регистрацию обозначением и Фёдором Ивановичем Шаляпиным (1873-1938) - русским оперным и камерным певцом. При этом заявитель отмечает, что опера - это музыкально-драматический жанр, в котором артисты поют в сопровождении оркестра, а караоке - это развлечение, заключающееся в непрофессиональном пении под заранее записанный аккомпанемент; жанры караоке и опера, хотя и оба имеют отношение к музыке, воспринимаются как разные сферы и формы развлечений. Потребитель, по мнению предпринимателя, посещая заведение, оказывающее услуги караоке, явно не предполагает услышать там оперного певца или любого известного исполнителя другого жанра. Сама по себе возможность возникновения ассоциаций словесного элемента, входящего в состав заявленного комбинированного обозначения, именно с Шаляпиным Ф.И. (или любым другим лицом с такой фамилией) никак не предполагает, что потребитель решит, что это именно лицо, оказывающее услуги. Поскольку заявленное комбинированное обозначение не содержит указание на какое-либо юридическое или конкретное физическое лицо (индивидуального предпринимателя), из заявленного обозначения невозможно сделать вывод о том, кто является лицом, оказывающим услуги караоке.

Заявитель считает необоснованным вывод административного органа о том, что для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака необходимо представить письменное согласие наследников Шаляпина Ф.И., удостоверенное в установленном российским законодательством порядке, поскольку представление такого согласия от наследников лица, не имеющего отношения к лицу, оказывающему услуги под заявленным обозначением, не может устранить введение потребителя в заблуждение, а, наоборот, будет ему способствовать. Кроме того, поскольку существует несколько личностей, имеющих определенную известность в Российской Федерации и которые носят фамилию Шаляпин, а также большое количество наследников таких людей, проживающих в разных странах мира, невозможно определить, кто именно из них имеет право предоставлять своё согласие на регистрацию товарного знака.

Роспатент в представленном отзыве просил отказать в удовлетворении заявленных требований, считая оспариваемое решение законным и обоснованным.

Административный орган настаивает на том, что обозначение "Шаляпин", само по себе без инициалов, не может исполнять индивидуализирующую функцию, не обладает различительной способностью, является неохраноспособным элементом, в связи с чем не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. Кроме того, заявленное обозначение, в состав которого входит словесный элемент "Шаляпин", заявляемое для услуг 41-го класса МКТУ, относящихся к группе услуг "развлечения", способно вызывать ассоциации с разными источниками происхождения услуг и такие ассоциации отвечают критерию правдоподобности. Регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна вести потребителя в заблуждения относительно лица, оказывающего услуги, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В настоящем судебном заседании представитель предпринимателя настаивал на заявленных требованиях. Представитель Роспатента против удовлетворения заявленных требований возражал по основаниям, изложенным в отзыве.

Как усматривается из материалов дела, предприниматель 29.11.2019 обратился в Роспатент с заявкой N 2019761583 на регистрацию обозначения " " для индивидуализации услуг 41-го класса МКТУ "выпуск музыкальной продукции; дискотеки; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные (развлечение); организация досуга; развлечение гостей; развлечения; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги караоке; услуги клубов (развлечение и просвещение); услуги композиторов; шоу-программы".

По результатам рассмотрения указанной заявки Роспатент принял решение от 06.04.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. Административный орган исходил из того, что словесный элемент "Караоке" (в переводе с японского "пустой оркестр"), который означает способ исполнения знакомых песен под музыку, воспроизводимую в записи специально для пения под этот аккомпанемент, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку указывает на назначение заявленных услуг. В решении также отмечено, что заявленное обозначение в целом ассоциируется с услугами в области развлечений, а именно музыкальных программ, выпуска музыкальной продукции, исполнения музыки и, соответственно, словесный элемент "Шаляпин" заявленного обозначения воспринимается как фамилия известного лица, а именно Шаляпина Фёдора Ивановича - русского оперного и камерного певца, для регистрации такого обозначения в качестве товарного знака / знака обслуживания необходимо представить письменное согласие наследников данного лица, удостоверенное в установленном российским законодательством порядке. Согласие наследников не было представлено, поэтому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, так как будет вводить в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги.

Не согласившись с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения, предприниматель 30.07.2021 обратился в административный орган с возражением, в котором привел доводы, аналогичные доводам, изложенным в поданном в суд заявлении.

Решением Роспатента от 28.10.2021 в удовлетворении возражения предпринимателя отказано, решение об отказе в государственной регистрации обозначения оставлено в силе. При этом в ходе рассмотрения возражения заявителю были выдвинуты дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно: заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку доминирующее положения занимают неохраняемые словесные элементы "Шаляпин" и "Караоке". К протоколу заседания были приложены сведения из сети Интернет, с указанием на известные личности с фамилией "Шаляпин". По результатам рассмотрения возражения Роспатент пришел к выводу о несоответствии заявленного на регистрацию обозначения по заявке N 2019761583 требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ.

Полагая, что решение Роспатента от 07.04.2021 является недействительным, так как принято с нарушением действующего законодательства и нарушает права и законные интересы предпринимателя, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемыми требованиями.

Выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и в отзыве на него, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для отмены оспариваемого ненормативного правового акта ввиду следующего.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401 - 1405 названного Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), которым было отказано в удовлетворении поданного возражения, в результате чего может затрагивать права и законные интересы заявителя.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением предпринимателем соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых, рассмотрение возражения и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции, что не оспаривается заявителем.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Также из пункта 136 Постановления N 10 следует, что при рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 Постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент. По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Аналогичным образом определяются подлежащие применению нормы законодательства при рассмотрении возражений на решения Роспатента об отказе в выдаче патента, предоставлении правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2019761583 (29.11.2019) применимыми правовыми актами для оценки охраноспособности заявленного по ней обозначения являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

При этом порядок рассмотрения возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку определяется в соответствии с Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Минобрнауки России N 644, Минэкономразвития России N 261 от 30.04.2020.

На основании изложенного судебная коллегия отмечает, что Роспатентом верно определена правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам Судом по интеллектуальным правам установлено следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы; в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1 - 7 статьи 1483 ГК РФ и устанавливается приоритет товарного знака.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 статьи 1499 ГК РФ).

Как было указано выше, в результате экспертизы обозначения на соответствие требованиям законодательства Роспатент установил, что оно не соответствует положениям пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; 2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, названных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Как указано в пункте 34 Правил N 482, в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Верховным Судом Российской Федерации сформирован методологический подход к применению пункта 1 статьи 1483 ГК РФ: оценка обозначения на соответствие требованиям этого пункта данной статьи Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения обычными потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 N 300-ЭС19-12932).

Данный методологический подход является универсальным и применяется к любым обозначениям при проверке их на соответствие пункту 1 статьи 1483 ГК РФ, в том числе и к тем, которые Роспатент считает воспроизводящими фамилии.

Заявленное на регистрацию обозначение по заявке N 2019761583 " " является комбинированным, представляет собой черный квадрат, на фоне которого расположено стилизованное изображение ноты и словесные элементы "Шаляпин" и "КАРАОКЕ".

Как указал административный орган и не оспаривают лица, участвующие в деле, словесный элемент "КАРАОКЕ" (в переводе с японского "пустой оркестр") означает способ исполнения знакомых песен под музыку, воспроизводимую в записи специально для пения под этот аккомпанемент и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку указывает на назначение заявленных услуг 41-го класса МКТУ. Заявитель при подаче возражения указал элемент "Караоке" в качестве неохраняемого.

На основании анализа представленных в решении об отказе в государственной регистрации товарного знака от 06.04.2021 источников (сведений из сети Интернет: http://dic.academic.ru/, http://slovari.yandex.ru/, http://gufo.me/), а также дополнительно выявленных источников при использовании поисковой системы Google административный орган установил, что словесный элемент "Шаляпин" заявленного обозначения воспроизводит фамилию известного на территории Российской Федерации оперного певца Федора Ивановича Шаляпина (13.02.1873, Казань - 12.04.1938, Париж), а также выявлены иные известные на территории Российской Федерации лица, носящие фамилию Шаляпин:

Александр Шаляпин (06.05.1979 - 24.01.2021) киноактёр, артист жанра стенд-ап камеди;

Анатолий Константинович Шаляпин (28.03.1948 - по настоящее время) советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации;

Прохор Андреевич Шаляпин (26.11.1983 - по настоящее время) российский певец, финалист проекта "Фабрика звёзд-6", лауреат конкурса молодых исполнителей "Утренняя звезда", телеведущий прогноза погоды на НТВ.

Принимая во внимание, что вышеуказанные личности являлись или являются артистами, деятельность которых является однородной испрашиваемым услугам 41-го класса МКТУ, представляющими собой услуги в сфере развлечения, административный орган пришел к выводу о том, что обозначение "Шаляпин", само по себе без инициалов, не может исполнять индивидуализирующую функцию, не обладает различительной способностью, является неохраноспособным элементом, поэтому не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

При рассмотрении настоящего дела судебной коллегий принята во внимание правовая позиция президиума Суда по интеллектуальным правам, изложенная в постановлении от 25.12.2020 по делу N СИП-116/2020, в соответствии с которой при оценке охраноспособности в качестве товарного знака словесного элемента, представляющего собой фамилию, административный орган должен был установить известность в Российской Федерации соответствующего обозначения прежде всего среди адресной группы потребителей конкретных товаров и услуг, поскольку правовое значение имеет степень его известности, а также наличие факторов, способных оказывать влияние на формирование у потребителей соответствующих ассоциативных представлений, образов, связанных с рассматриваемым обозначением, в том числе из-за широко распространенной практики использования фамилий известных людей для регистрации товарных знаков.

Из мотивировочной части решения Роспатента не усматривается, что обозначение "Шаляпин" воспринимается современным российским потребителем как получившая широкое распространение на дату подачи заявки фамилия.

При этом Роспатент в принципе не анализировал ассоциативные связи конкретных потребителей - адресатов конкретных товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения. Роспатент анализировал лишь обстоятельства известности на территории Российской Федерации лиц, носящих фамилию Шаляпин.

Судебная коллегия отмечает, что в российском законодательстве отсутствует запрет на регистрацию любых фамилий в качестве товарных знаков.

Такой запрет существует только в отношении регистрации обозначений, тождественных имени (включающего фамилию и собственно имя) известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника (подпункт 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ).

Однако основание, приведенное в подпункте 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, не подлежит проверке Роспатентом на стадии экспертизы заявленного обозначения (пункт 1 статьи 1499 Кодекса).

Такая проверка может быть осуществлена исключительно на основании возражения заинтересованного лица.

Вместе с тем Роспатент, ссылаясь в оспариваемом решении на то, что фамилию Шаляпин носили / носят многие известные люди, применил к рассматриваемым отношениям нормы пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. Иными словами, Роспатент заменил основание, которое он не может проверить на стадии экспертизы (подпункт 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ), основанием, которое он проверяет на стадии экспертизы (пункт 1 статьи 1483 ГК РФ).

При этом нельзя не отметить тот факт, что и при применении подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ устанавливается ассоциативная связь между конкретной фамилией и конкретными товарами (воспринимаемость потребителями конкретных товаров обозначения как фамилии известного лица).

Судебной коллегией принято во внимание, что в согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 2.3 Рекомендаций N 39, регистрация обозначений, воспроизводящих иные фамилии, псевдонимы, за исключением указанных в абзацах 1, 5 пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (в настоящее время аналогичная норма предусмотрена в подпункте 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ) в качестве товарных знаков может быть произведена, если обозначение, состоящее из фамилии или включающее фамилию, обладает различительной способностью и не способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя. В приведенном пункте Рекомендаций N 39 также отмечено, что в процессе экспертизы обозначений, состоящих из фамилии или включающих фамилию, целесообразно использовать информацию, содержащуюся в энциклопедиях, толковых и других словарях, в том числе словарях имен и фамилий, справочниках, в частности именных телефонных справочниках, сети Интернет, данных переписи, если таковые имеются. Если из источников информации следует, что заявленное обозначение является только фамилией, не подпадает под действие абзацев 1, 5 пункта 2 статьи 7 названного Закона и не имеет иного значения, раскрытого в словарях, справочниках, энциклопедиях и т.д., экспертом может быть сделан вывод о том, что фамилия не обладает различительной способностью. Такой вывод следует признать тем более убедительным, чем более распространенной является заявленная на регистрацию фамилия.

Между тем относительно применения приведенных положений Рекомендаций N 39 Президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 25.12.2020 по делу N СИП-116/2020 отметил, что соответствующие разъяснения не могут подменять собой закон и отменять тот методологический подход, который выработан Верховным Судом Российской Федерации по его применению.

С учетом положений части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации именно на Роспатенте, отказывающем в государственной регистрации товарного знака по мотиву его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, исходя из применимого законодательства лежит обязанность доказать отсутствие у обозначения различительной способности, в том числе доказать, что конкретное обозначение воспринимается адресной группой потребителей как не обладающая различительной способностью фамилия.

Административный орган в тексте оспариваемого решения не ссылается на доказательства того обстоятельства, что фамилия Шаляпин является широко распространенный на территории Российской Федерации, входит в списки распространенных фамилий со ссылками на словари имен и фамилий (см. напр.: Никонов В.А. "Словарь русских фамилий", Федосюк Ю.А. "Русские фамилии: популярный этимологический словарь", Суперанская А.В., Суслова А.В. "Современные русские фамилии"), справочники, данные сети Интернет, данные переписи населения и иные аналогичные доказательства.

При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу о том, что административный орган не доказал соответствие оспариваемого ненормативного акта положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

При проверке охраноспособности заявленного на регистрацию обозначения на предмет его соответствия положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ административный орган исходил из того, что обозначение "Шаляпин", заявляемое для услуг 41-го класса МКТУ, относящихся к группе услуг "развлечения", способно вызывать ассоциации с разными источниками происхождения услуг и такие ассоциации отвечают критерию правдоподобности. В связи с тем, что предприниматель не имеет отношения ни к одному из вышеперечисленных деятелей искусства, а также в материалы дела не представлены письма-согласия (в том числе от наследников), то регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна вести потребителя в заблуждения относительно лица, оказывающего услуги.

В отношении доводов предпринимателя о том, что заявленное на регистрацию обозначение не противоречит положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

При рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров. Соответствующая оценка производится исходя из восприятия этого обозначения на конкретную дату - дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент.

Элементы обозначений, прямо указывающие на вид товара и / или его характеристики и / или содержащие сведения об изготовителе, не соответствующие действительности, называют ложными. Ложность элементов является очевидной. Элементы обозначений, указывающие на вид товара и / или его характеристики и / или содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение.

Вопрос о том, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения. Одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантазийным.

В отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на вопрос: описывает ли элемент товары ложно; может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение. Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить: являются ли ложные указания правдоподобными; являются ли ассоциативные представления правдоподобными; поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель. Если элементы обозначения можно отнести к ложным или способным ввести в заблуждение, но неправдоподобным, обозначение нецелесообразно признавать ложным или способным ввести в заблуждение. Таким образом, предполагаемая ложная ассоциация обозначения относительно конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе; соответствующая способность носит вероятностный характер.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Под способностью товарного знака ввести в заблуждение потребителя подразумевается, в частности ситуация, когда информация, содержащаяся в товарном знаке (знаке обслуживания), может создать искаженное представление о товаре и его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

Для установления наличия возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара/лица, оказывающего услуги, необходимо установление факта осведомленности потребителя о ранее существовавшем обозначении и ассоциации его с иным лицом, не являющимся правообладателем товарного знака, в том числе и на основании предшествующего опыта потребителя об использовании тождественного или сходного обозначения в гражданском обороте лицом, отличным от правообладателя.

Для вывода о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным изготовителем товара/исполнителем услуг необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров/услуг со сходным обозначением иным изготовителем/исполнителем, но и подтверждение возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи между самим товаром/услугой и лицом, изготавливающим товар или оказывающим услуги.

При этом при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, учитываются существующие или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств. Представленные доказательства относимы, если на их основании возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары/услуги, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Таким образом, исходя из вышеизложенных норм ГК РФ, Правил N 482, статьи 65, части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о распределении бремени доказывания по данной категории дел, для обоснования правомерности отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ Роспатенту необходимо в рамках настоящего процесса доказать, что при восприятии спорного обозначения через ассоциации, вызванные этим знаком, в сознании потребителя может возникнуть представление об изготовителе товара/исполнителе услуги, которое не соответствует действительности, и тем самым потребитель может быть введен в заблуждение.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что Роспатент не доказал, что в связи с включением в заявленное на регистрацию обозначение словесного элемента "Шаляпин", потребитель может быть введен в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 41-го класса МКТУ, либо полагать, что такое использование осуществляется с согласия правообладателя. Изложенные в оспариваемом решении выводы об этом не свидетельствуют.

Судебная коллегия полагает заслуживающими внимания доводы предпринимателя о том, что идентифицировать человека по одной только фамилии невозможно.

В соответствии со статьей 19 ГК РФ гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая. В случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражданин может использовать псевдоним (вымышленное имя).

Заявленное на регистрацию обозначение включает в себя словесный элемент "Шаляпин" без указания имени и отчества. Административный орган в оспариваемом решении не приводит мотивы относительно того обстоятельства, на основании оценки каких доказательств им сделан вывод о том, что названное обозначение указывает на известного на территории Российской Федерации певца Шаляпина Ф.И. или на иных известных лиц, носящих данную фамилию.

Более того, сама по себе возможность ассоциации заявленного на регистрацию обозначения с Шаляпиным Ф.И., известным оперным и камерным певцом, либо с иным лицом, носящим фамилию Шаляпин, не свидетельствует о том, что у современного потребителя возникнет представление о том, что именно данное лицо оказывает заявленные на регистрацию услуги. Соответствующие доказательства в материалах административного дела отсутствуют.

Судебная коллегия также критически оценивает вывод административного органа о том, что препятствием к регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака является непредставление писем-согласий на имя заявителя. С учетом того, что способность обозначения ввести потребителя в заблуждение является абсолютным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, представление письма-согласия от известных на территории Российской Федерации лиц, носящих фамилию Шаляпин (или их наследников), не имеет правового значения при решении вопроса о регистрации заявленного обозначения.

В связи с изложенным Суд по интеллектуальным правам считает, что указанные в оспариваемом решении Роспатентом обстоятельства не подтверждают того, что спорное обозначение воспринимается современным российским потребителем как получившая широкое распространение на дату подачи заявки фамилия, а также что обозначение "Шаляпин" способно ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, поскольку вывод Роспатента не подтверждает возникновение у потребителя какой-либо стойкой ассоциативной связи с известной личностью, проживавшей на территории Российской Федерации, а значит оспариваемое решение не соответствует пункту 1, подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Отсутствие в решении Роспатента оценки совокупности указанных выше обстоятельств, материалов административного дела и доводов предпринимателя свидетельствует о неполном исследовании Роспатентом всех обстоятельств, способных повлиять на разрешение вопроса о соответствии (несоответствии) спорного обозначения требованиям законодательства, что является существенным нарушением процедуры рассмотрения возражения, предполагающей полноту оценки Роспатентом доводов подателя возражения.

Судом по интеллектуальным правам на основании пункта 2 статьи 11 ГК РФ осуществляется последующий судебный контроль принятого в административном порядке решения Роспатента.

В данном контексте для осуществления квалифицированного судебного контроля необходимо, чтобы проверяемое решение было мотивированным и принятым с соблюдением всех формальных требований. В противном случае задачи судопроизводства (в частности, судебная защита прав и законных интересов правообладателей и заинтересованных лиц) в нарушение статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не могут быть достигнуты в полной мере.

Непосредственная же оценка судом документов и обстоятельств без их анализа уполномоченным государственным органом фактически подменяла бы административные полномочия этого органа, что не предусмотрено статьей 1500 ГК РФ.

Таким образом, исследование обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 ГК РФ, должно осуществляться именно Роспатентом при рассмотрении возражения с учетом всех доводов заявителя и представленных в подтверждение этих доводов доказательств.

В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Процедура рассмотрения и разрешения споров в административном порядке должна обеспечивать реальную возможность защиты каждому, чьи права на результат интеллектуальной деятельности оспариваются.

Только в этом случае достигается основная цель деятельности федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности - обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, а также законных интересов иных физических и юридических лиц при принятии решений в административном порядке.

Согласно разъяснениям, приведенным в абзаце втором пункта 136 Постановления N 10, при рассмотрении судом дел об оспаривании решений Роспатента следует учитывать, что нарушения Роспатентом, федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что допущенные Роспатентом нарушения при рассмотрении возражения предпринимателя являются существенными, так как не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанное возражение, и свидетельствуют как о незаконности оспариваемого решения Роспатента, вынесенного по результатам рассмотрения этого возражения, так и о нарушении прав и законных интересов указанного лица.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

В связи с изложенным, установив наличие оснований недействительности оспариваемого ненормативного правового акта, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение предпринимателя от 30.07.2021 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке N 2019761583.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В силу изложенного расходы предпринимателя в размере 300 рублей за подачу заявления подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180, 197 - 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.10.2021, принятое по результатам рассмотрения возражения от 30.07.2021 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2019761583 недействительным как не соответствующее пунктам 1, 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть поступившее 30.07.2021 возражение индивидуального предпринимателя Акимовой Олеси Александровны на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2019761583 с учетом настоящего судебного акта.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу индивидуального предпринимателя Акимовой Олеси Александровны 300 (Триста) рублей в счет возмещения расходов по оплате государственной пошлины за подачу заявления.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Акимовой Олесе Александровне из федерального бюджета 2 700 (Две тысячи семьсот) рублей государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 29.12.2021 N 2708.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.М. Сидорская

Судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина