Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 февраля 2022 г. № С01-2254/2021 по делу N СИП-1092/2020 Суд удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования, поскольку документы о производстве и введении ответчиком в гражданский оборот пестицида под иным обозначением не подтверждают использование спорного товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку

Резолютивная часть постановления объявлена 31 января 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 7 февраля 2022 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Химичева В.А., Четвертаковой Е.С., Рассомагиной Н.Л.;

судьи-докладчика Булгакова Д.А.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Цветковой П.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица LESAFFRE ET COMPAGNIE (41 rue Etienne Marcel, F-75001 Paris, France) на решение Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2021 по делу N СИП-1092/2020

по исковому заявлению иностранного лица LESAFFRE ET COMPAGNIE к иностранному лицу Arysta LifeScience S.A.S. (Route D"Artix Bp 80, 64150 Nogueres, France) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 552343 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица LESAFFRE ET COMPAGNIE - Плоткина М.А. (по доверенности от 10.09.2020);

от иностранного лица Arysta LifeScience S.A.S. - Довгалюк А.И. (по доверенности от 07.01.2021).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо LESAFFRE ET COMPAGNIE (далее - компания LESAFFRE ET) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу Arysta LifeScience S.A.S. (далее - компания Arysta LifeScience) с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 552343 в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2021 требования истца удовлетворены частично: досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 552343 в отношении товаров 5-го класса МКТУ "фумиганты для использования в сельском хозяйстве, садоводстве и для дома и сада; фунгициды, инсектициды, препараты для уничтожения вредных животных для использования в сельском хозяйстве, садоводстве, лесоводстве, для ухода за газонами и декоративными растениями и для дома и сада" вследствие его неиспользования. В удовлетворении остальной части иска отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального права, на несоответствие его выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, компания LESAFFRE ET просит отменить обжалуемое решение и направить дело на новое рассмотрение.

В отзыве на кассационную жалобу, указывая на правомерность выводов суда первой инстанции, компания Arysta LifeScience просит оставить кассационную жалобу без удовлетворения.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явился представитель компании LESAFFRE ET.

Представитель компании Arysta LifeScience принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства по рассмотрению кассационной жалобы, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в судебное заседание суда кассационной инстанции своего представителя не направил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

В судебном заседании представитель компании LESAFFRE ET выступил по существу доводов, изложенных в кассационной жалобе, просил отменить обжалуемое решение суда первой инстанции.

Представитель компании Arysta LifeScience возражал против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве на нее.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, в отзыве на нее, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, компания Arysta LifeScience является правообладателем товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 552343, зарегистрированного 16.09.2015 по заявке N 2014703058 с приоритетом от 04.02.2014 в отношении товаров 5-го класса МКТУ "фумиганты для использования в сельском хозяйстве, садоводстве и для дома и сада; гербициды, фунгициды, инсектициды, пестициды и препараты для уничтожения вредных животных для использования в сельском хозяйстве, садоводстве, лесоводстве, для ухода за газонами и декоративными растениями и для дома и сада".

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в отношении товаров 5-го класса МКТУ, на неиспользование правообладателем этого знака для индивидуализации товаров 5-го класса МКТУ, компания LESAFFRE ET направила по юридическому адресу компании Arysta LifeScience и по указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации адресу для переписки предложение о добровольном отказе от исключительных прав на спорный товарный знак или о заключении договора об отчуждении исключительного права на него.

Не получив ответа от компании Arysta LifeScience на направленное предложение, по истечении двухмесячного срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), компания LESAFFRE ET обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением.

Суд первой инстанции признал, что досудебный порядок урегулирования спора компанией LESAFFRE ET соблюден.

Удовлетворяя исковые требования в части, суд первой инстанции исходил из того, что компания LESAFFRE ET доказала свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 552343 для всех товаров 5-го класса МКТУ, в отношении которых заявлен иск, однако компания Arysta LifeScience доказала его использование в спорный период для индивидуализации товаров "гербициды, пестициды".

Исследовав и оценив представленные ответчиком в материалы дела доказательства использования спорного товарного знака, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что имеющимися в деле документами подтверждается производство и введение компанией "Arysta LifeScience" в гражданский оборот пестицида, маркированного обозначением "ЭВОЛЮШН".

Полагая, что различия в применении латинского алфавита / кириллицы (EVOLUTION/ЭВОЛЮШН) не влияют на восприятие товарного знака русскоязычными потребителями по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ, суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности использования спорного товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, в трехлетний период в отношении части товаров 5-го класса МКТУ, а именно "гербициды, пестициды".

При этом суд первой инстанции отметил, что пестициды представляют собой общее название группы веществ, используемых для борьбы с вредителями и болезнями, в которые входят в том числе гербициды.

На основании изложенного суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 552343 в отношении части товаров 5-го класса МКТУ "фумиганты для использования в сельском хозяйстве, садоводстве и для дома и сада; фунгициды, инсектициды, препараты для уничтожения вредных животных для использования в сельском хозяйстве, садоводстве, лесоводстве, для ухода за газонами и декоративными растениями и для дома и сада".

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 данного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав содержащиеся в кассационной жалобе доводы, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о соблюдении обязательного досудебного порядка урегулирования спора и о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, а также о том, что для всех товаров, за исключением пестицидов и гербицидов, использование товарного знака не подтверждено.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

В обоснование кассационной жалобы компания LESAFFRE ET указывает на то, что ни один из представленных компанией Arysta LifeScience документов в качестве надлежащего использования спорного товарного знака не подтверждает ни размещение спорного товарного знака на товаре, ни доведение этого товара до конечного потребителя правообладателем либо под его контролем.

По мнению компании LESAFFRE ET, свидетельство о государственной регистрации пестицида "Эволюшн", скриншоты архивной версии сайта arystalifescience.ru по состоянию на 2018 год и распечатка из онлайн-справочника "АгроXXI" в отношении гербицида "Эволюшн" не содержат информации о фактическом введении товаров под спорным товарным знаком в гражданский оборот, а распечатки веб-страницы третьего лица, подтверждающие предложение к продаже гербицида "Эволюшн", датированы 01.11.2020 и не относятся к спорному периоду использования.

При этом компания LESAFFRE ET отмечает, что согласно существующим правоприменительным подходам и судебной практике использование обозначения в кириллице не подтверждает надлежащее использование товарного знака, зарегистрированного в латинице, так как потребители по-разному воспринимают обозначения в кириллице и в латинице: использование обозначения, выполненного буквами кириллического алфавита, нельзя признать использованием товарного знака, выполненного буквами латинского алфавита с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, в отзыве на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей сторон, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Подпунктом 1 пункта С статьи 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция) предусмотрено, что, если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как разъяснено в пункте 166 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

В пункте 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015), содержится разъяснение о том, что для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 названного Кодекса, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При установлении обстоятельств использования спорного товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака. Если товарный знак используется для индивидуализации конкретных товаров и в отношении этих товаров он является широко известным, то правовая охрана подлежит оставлению в силе в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых товарный знак используется и широко известен (пункт 166 Постановления N 10).

Исходя из даты направления в адрес ответчика предложения заинтересованного лица (25.09.2020) период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 25.09.2017 по 24.09.2020 включительно.

Суд первой инстанции установил, что в подтверждение использования спорного товарного знака применительно к товарам 5-го класса МКТУ, исследуемых в настоящем деле, компания Arysta LifeScience пояснила, что в указанный период вводила в гражданский оборот пестицид "ЭВОЛЮШН", зарегистрированный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 18.12.2017 за N 1663, маркированный сходным обозначением с изменением отдельных элементов, не меняющих, по мнению компании, существа данного товарного знака.

В обоснование своей позиции компания Arysta LifeScience представила доказательства государственной регистрации пестицида "ЭВОЛЮШН" (соответствующее свидетельство, зафиксированные в различные даты скриншоты сайта arystalifescience.ru, подтверждающие предложение к продаже гербицида "ЭВОЛЮШН"), а также его включения в онлайн-справочник "АгроXXI".

Исследовав и оценив представленные ответчиком документы, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что они подтверждают производство и введение ответчиком в гражданский оборот пестицида, маркированного обозначением "ЭВОЛЮШН", а следовательно, доказывают использование товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 552343. Суд первой инстанции исходил из того, что различия в применении латинского алфавита / кириллицы (EVOLUTION/ЭВОЛЮШН) не влияют на восприятие товарного знака русскоязычными потребителями по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам признает обоснованным довод заявителя кассационной жалобы о том, что документы о производстве и введении ответчиком в гражданский оборот пестицида под обозначением "ЭВОЛЮШН" не подтверждают использование спорного товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку, поскольку написание этого знака в кириллице существенно меняет его восприятие.

Так, положение пункта 2 статьи 1486 ГК РФ допускает существование незначительных различий между формой, в которой знак зарегистрирован, и формой, в которой он применяется, а также отличий от той формы, в которой знак был впервые зарегистрирован. При этом обязательным условием сохранения правовой охраны товарного знака является допущение его использования только с такими отличиями, которые не изменяют характерные черты товарного знака.

Анализ названного положения позволяет сделать вывод о том, что использование товарного знака в значительно измененном виде (вид алфавита, словесного элемента, наличие, добавление или изменение изобразительных и неохраняемых элементов), т.е. в виде, который меняет его существо, не является использованием товарного знака в смысле статьи 1486 ГК РФ.

В подпункте 2 пункта С статьи 5 Парижской конвенции отмечено, что применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.

Данное положение допускает существование незначительных различий между формой, в которой знак зарегистрирован, и формой, в которой он применяется, а также отличий от той формы, в которой знак был впервые зарегистрирован.

Вместе с тем использование обозначения на ином языке меняет существо знака.

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу N СИП-335/2017 и от 06.12.2021 по делу N СИП-880/2020.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судом первой инстанции алгоритма установления использования обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака, которая судом первой инстанции не соблюдена. При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам признает неправомерным вывод суда первой инстанции о доказанности компанией Arysta LifeScience факта использования спорного товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку, при производстве и введении ответчиком в гражданский оборот пестицида, маркированного обозначением "ЭВОЛЮШН": в данном случае изменено существо товарного знака.

Суд первой инстанции не учел то обстоятельство, что использование товарного знака в значительно измененном виде (использование обозначения в кириллице), т.е. в виде, который меняет его различительную способность, не является использованием товарного знака в смысле статьи 1486 ГК РФ.

Учитывая изложенное, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к тому выводу, что при принятии решения суд первой инстанции неправильно применил нормы материального права, поэтому обжалуемое решение подлежит изменению.

Согласно пункту 2 части 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но этим судом неправильно применена норма права.

В абзаце пятом пункта 33 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции" указано, что если допущенные нарушения могут быть устранены в суде кассационной инстанции, то в целях рассмотрения дела в разумный срок, не передавая его на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и принять новый судебный акт на основании пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что суд первой инстанции фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установил на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, однако при неправильном применении норм материального права, что в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для изменения судебного акта и вынесения судом кассационной инстанции нового судебного акта без передачи дела на новое рассмотрение.

При названных обстоятельствах заявленные требования компании LESAFFRE ET COMPAGNIE о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 552343 в отношении товаров 5-го класса МКТУ вследствие его неиспользования подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом принятого судебного акта расходы компании LESAFFRE ET COMPAGNIE по уплате государственной пошлине за подачу кассационной жалобы относятся на компанию Arysta LifeScience S.A.S.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

кассационную жалобу иностранного лица LESAFFRE ET COMPAGNIE удовлетворить.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2021 по делу N СИП-1092/2020 изменить.

Абзацы первый, второй, третий резолютивной части решения Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2021 по делу N СИП-1092/2020 изложить в следующей редакции:

"требования иностранного лица LESAFFRE ET COMPAGNIE удовлетворить полностью.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 552343 в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.".

В остальной части решение Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2021 по делу N СИП-1092/2020 оставить без изменения.

Взыскать с иностранного лица Arysta LifeScience S.A.S. в пользу иностранного лица LESAFFRE ET COMPAGNIE 3 000 (три тысячи) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Химичев

Е.С. Четвертакова

Н.Л. Рассомагина

Д.А. Булгаков