Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 сентября 2021 г. по делу N СИП-363/2021 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку услуги по реализации товаров определенного вида и соответствующие товары при определенных обстоятельствах могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 8 сентября 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 9 сентября 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Рогожина С.П., Сидорской Ю.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Грищенко А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "НАТЛЕН" (ул. Толбухина, 11, 2, Москва, 121596, ОГРН 1057749168729) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 25.02.2021 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 778786.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЭНЕРГОРЕСУРС" (ул. Новая заря, д. 3, этаж 1, пом. 15, Москва, 115191, ОГРН 1087746482746).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "НАТЛЕН" - Андриенко Е.Э., Обедин К.Б. (по доверенности от 12.08.2021), Фельдшеров Ю.В. (по протоколу N 1);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Гаглоева В.П. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-666/41);

от общества с ограниченной ответственностью "ПРОМЭНЕРГОРЕСУРС" - Белявский А.И. (по доверенности от 21.01.2021), Добровольский К.В. (по доверенности от 04.09.2020 N 3), Котенков П.А. (по доверенности от 04.09.2020 N 4).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "НАТЛЕН" (далее - общество "НАТЛЕН", заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 25.02.2021 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 778786.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЭНЕРГОРЕСУРС" (далее - общество "ПРОМЭНЕРГОРЕСУРС", третье лицо).

Как следует из материалов дела, товарный знак " " по заявке N 2020715485 с приоритетом от 26.03.2020 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за N 778786 в отношении указанных в перечне свидетельства товаров 17-го, 19-го классов и услуг 37-го, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Правообладателем товарного знака является общество "ПРОМЭНЕРГОРЕСУРС".

Полагая, что правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 778786 противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), общество "НАТЛЕН" обратилось в Роспатент с возражением.

Решением административного органа от 25.02.2021 возражение заявителя было оставлено без удовлетворения.

Не согласившись с указанным ненормативным правовым актом, общество "НАТЛЕН" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением, содержащим требования о признании недействительным решения Роспатента от 25.02.2021 и о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 778786.

В Суд по интеллектуальным правам поступили отзывы, в которых Роспатент и общество "ПРОМЭНЕРГОРЕСУРС" выразили несогласие с правовой позицией общества "НАТЛЕН" и просили оставить заявленные требования без удовлетворения.

Впоследствии в Суд по интеллектуальным правам поступили возражения и письменные пояснения, в которых заявитель поддержал ранее изложенную правовую позицию, а также выразил несогласие с доводами отзывов административного органа и третьего лица.

В судебном заседании представители общества "НАТЛЕН" поддержали заявленные требования и просили признать оспариваемый ненормативный правовой акт недействительным.

В судебном заседании представители Роспатента и общества "ПРОМЭНЕРГОРЕСУРС" возражали против заявленных требований и просили оставить их без удовлетворения.

Изучив материалы дела, выслушав мнения представителей участвующих в деле лиц, оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок обществом "НАТЛЕН" соблюден, что не оспаривается лицами, участвующими в деле.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий: 1) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту; 2) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку входит в компетенцию Роспатента.

Оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции, что лицами, участвующими в деле, также не оспаривается.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Принимая во внимание разъяснения, изложенные в пункте 27 постановления от 23.04.2019 N 10, суд полагает, что при принятии оспариваемого решения Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки N 2020715485 на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака (26.03.2020) правовая база для оценки охраноспособности указанного обозначения в качестве товарного знака включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482.

Как следует из оспариваемого решения, Роспатент установил, что основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на спорный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 778786 и на фирменное наименование общества "НАТЛЕН".

Принимая во внимание, что общество "ПРОМЭНЕРГОРЕСУРС" обратилось к обществу "НАТЛЕН" с претензиями, содержащими требование прекратить предложение к продаже товаров, маркированных обозначениями "НАТЛЕН", "НАТЛЕН-1", "НАТЛЕН-2", а также удалить из сети Интернет и со всех рекламных носителей указанные обозначения и информацию с их использованием для индивидуализации однородных товаров и услуг, административный орган заключил, что между подателем возражения и правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 778786 существует спор о нарушении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 778786.

С учетом изложенного Роспатент признал общество "НАТЛЕН" лицом, заинтересованным в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 778786.

При рассмотрении возражения административный орган исходил из того, что для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 778786 необходимо доказать наличие таких юридически значимых обстоятельств, как 1) сходство спорного обозначения и фирменного наименования подателя возражения до степени смешения, 2) факт возникновения исключительного права на фирменное наименование ранее даты приоритета спорного товарного знака, 3) факт использования фирменного наименования подателем возражения в отношении однородных товаров (услуг) до даты приоритета спорного товарного знака.

Роспатент установил, что общество "НАТЛЕН" приобрело исключительное право на фирменное наименование с момента регистрации в качестве юридического лица - 22.11.2005, то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 778786 (26.03.2020).

При этом административный орган сделал заключение о том, что словесный элемент "НАТЛЕН" спорного товарного знака тождествен отличительной части фирменного наименования "НАТЛЕН" подателя возражения.

Вместе с тем Роспатент установил, что представленными в материалы дела документами не подтверждается факт использования фирменного наименования подателем возражения в отношении однородных товаров (услуг) до даты приоритета спорного товарного знака. При этом административный орган исходил из следующих обстоятельств.

В материалах дела имеются технические условия на товары "гидроизоляционные смеси", экспертное заключение на строительные смеси и гидроизоляционные смеси "Натлен-1", сертификат качества на гидроизоляционную смесь "Н-2" по ТУ, относящиеся к периоду до даты приоритета спорного товарного знака. Тем не менее Роспатент признал, что сами по себе вышеуказанные документы не могут подтвердить факт введения товаров "НАТЛЕН" в хозяйственный оборот.

Роспатент указал, что представленные сведения о применении гидроизоляционного материала "Натлен", о его технических характеристиках и об испытаниях проб данного материала не являются доказательством факта использования подателем возражения обозначения "Натлен".

Согласно приложенному к возражению соглашению общество "НАТЛЕН" предоставляет закрытому акционерному обществу финансово-промышленной группе "ОБОРОНЭНЕРГО" (далее - общество "ОБОРОНЭНЕРГО") исключительное и эксклюзивное право продвижения и реализации на всей территории Российской Федерации и за ее пределами гидроизоляционных смесей "Натлен-1" и "Натлен-2". Представленные документы подтверждают факт исполнения обязательств по данному соглашению.

Товарные накладные от 07.09.2006 N 6, от 07.04.2006 N 3, от 28.04.2009 N 5, от 19.08.2008 N 14, от 08.08.2018 N 10, от 07.11.2007 N 43 и платежные поручения к ним подтверждают факт поставки различным лицам гидроизоляционных смесей. Товарная накладная от 11.02.2020 N 4 имеет отношение к периоду после даты приоритета спорного товарного знака, в связи с чем не может быть учтена при рассмотрении настоящего возражения.

Проанализировав вышеуказанные материалы, относящиеся к периоду до даты приоритета спорного товарного знака, административный орган пришел к выводу о том, что подателем возражения осуществляется деятельность по продвижению различным лицам гидроизоляционных смесей, маркированных обозначениями "Натлен", "Натлен-1", "Натлен-2".

Вместе с тем Роспатент констатировал, что оказываемые обществом "НАТЛЕН" услуги корреспондируют только услугам 35-го класса МКТУ "продвижение товаров для третьих лиц", которые отсутствуют в перечне свидетельства на спорный товарный знак.

При этом, как указал административный орган, материалы административного дела не содержат документов, подтверждающих, что до даты приоритета спорного товарного знака общество "НАТЛЕН" занималось производством каких-либо товаров и оказывало услуги, относящиеся к поименованным в свидетельстве Российской Федерации N 778786 товарам и услугам 17, 19-го и услугам 37, 42-го классов МКТУ.

Роспатент также отметил, что в материалах дела отсутствуют сведения о том, что податель возражения размещал заказы на производство товаров для третьих лиц с целью их последующей реализации.

С учетом совокупности изложенных обстоятельств административный орган пришел к выводу о неподтвержденности довода общества "НАТЛЕН" о несоответствии правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 778786 требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, в связи с чем отказал в удовлетворении возражения и оставил правовую охрану спорного товарного знака в силе.

Выражая несогласие с решением Роспатента от 25.02.2021, общество "НАТЛЕН" указывает на то, что, вопреки выводам административного органа, имеющимися в материалах дела доказательствами подтверждается факт использования заявителем фирменного наименования с обозначением "НАТЛЕН" в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам 17, 19, 37, 42-го классов МКТУ, до даты приоритета спорного товарного знака.

При этом общество "НАТЛЕН" обращает внимание на то, что по смыслу пункта 8 статьи 1483 ГК РФ правовое значение имеет не факт производства соответствующих товаров, а факт их введения в гражданский оборот под фирменным наименованием лица, подавшего возражение о признании недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

Кроме того, заявитель отмечает, что основной целью услуг, включенных в 35-й класс МКТУ, является оказание содействия третьим лицам в продвижении их товаров. Между тем предмет соглашения, заключенного между обществом "НАТЛЕН" и обществом "ОБОРОНЭНЕРГО", заключается в осуществлении поставок и в реализации товаров, маркированных обозначением "НАТЛЕН", и, таким образом, отличается от существа услуг, включенных в 35-й класс МКТУ.

С учетом указанных обстоятельств заявитель полагает, что изложенные в оспариваемом решении выводы Роспатента противоречат фактическим обстоятельствам дела и не соответствуют содержанию действующих норм материального права.

При этом общество "НАТЛЕН" настаивает на ранее изложенном в возражении доводе о том, что товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, являются однородными деятельности, осуществляемой заявителем под принадлежащим ему фирменным наименованием.

Оценивая законность оспариваемого решения с учетом приведенных доводов заявления, судебная коллегия исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Для признания несоответствия регистрации товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ необходимо установить совокупность следующих юридически значимых обстоятельств:

1) зарегистрированный товарный знак является сходным с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;

2) исключительное право на указанное фирменное наименование возникло ранее даты приоритета товарного знака;

3) фирменное наименование использовалось заинтересованным лицом в отношении однородных товаров и услуг до даты приоритета товарного знака.

При этом согласно сложившемуся в правоприменительной практике подходу обстоятельства широкой известности фирменного наименования и известности потребителю такой деятельности до даты приоритета спорного товарного знака не имеют какого-либо правового значения.

Как усматривается из материалов дела, участвующими в деле лицами не оспариваются вывод административного органа о тождестве спорного товарного знака и фирменного наименования общества "НАТЛЕН", а также сделанный Роспатентом вывод о том, что исключительное право на указанное фирменное наименование возникло ранее даты приоритета спорного товарного знака.

С учетом данного обстоятельства законность вывода административного органа о доказанности первых двух юридически значимых обстоятельств, составляющих основание для признания предоставления правовой охраны товарному знаку не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, не проверяется Судом по интеллектуальным правам.

Вместе с тем доводы заявления общества "НАТЛЕН", по существу, сводятся к несогласию с выводом Роспатента о недоказанности того обстоятельства, что фирменное наименование использовалось подателем возражения в отношении товаров и услуг, однородных указанным в свидетельстве Российской Федерации N 778786 товарам и услугам, до даты приоритета спорного товарного знака.

Проверяя законность оспариваемого решения в указанной части, судебная коллегия полагает необходимым отметить следующее.

При рассмотрении возражения Роспатент верно установил, что исключительное право общества на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета спорного знака обслуживания, и что они являются тождественными, в связи с чем вывод о соответствии регистрации указанного знака обслуживания положениям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ зависит от доказанности однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, и видов деятельности общества фактически осуществляемых под своим фирменным.

При обращении в Роспатент с возражением общество "НАТЛЕН" ссылалось на факт осуществления им деятельности по реализации товаров 17-го класса МКТУ (изоляционные материалы) и товаров 19-го класса МКТУ (неметаллические строительные материалы), а также по оказанию услуг 37-го класса МКТУ (услуги строительства) и услуг 42-го класса МКТУ (научно-исследовательская деятельность).

В подтверждение данного обстоятельства податель возражения представил: соглашение от 30.11.2005 N ОЭ-01-10 с приложенными к нему счетами, платежными поручениями, товарными накладными; товарные накладные, счета, платежные поручения, доверенности за период с 2006 по 2020 годы, данные с сайта natlen-info.ru; технические условия ТУ 5745-002-79388220-09 от 17.04.2009; экспертное заключение Научно-исследовательского института механики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова от 12.01.2017; сертификат качества от 11.02.2020.

По результатам рассмотрения возражения исходя из содержания соглашения от 30.11.2005 N ОЭ-01-10 и документов, подтверждающих факт исполнения обязательств по нему, административный орган счел доказанным лишь то обстоятельство, что обществом "НАТЛЕН" осуществляется деятельность по продвижению различным лицам гидроизоляционных смесей.

При этом Роспатент указал, что названные услуги соответствуют лишь услугам 35-го класса МКТУ "продвижение товаров для третьих лиц", которые в рассматриваемом случае отсутствуют в перечне свидетельства на спорный товарный знак.

Иные представленные подателем возражения доказательства были отклонены административным органом как не способные подтвердить факт производства обществом "НАТЛЕН" товаров и факт оказания названным обществом услуг, относящихся к товарам и услугам 17, 19, 37, 42-го классов МКТУ, до даты приоритета спорного товарного знака.

Оценивая законность выводов административного органа в указанной части, судебная коллегия отмечает, что в настоящем деле не имеет правого значения, кто является производителем гидроизоляционных смесей, которые реализовывались обществом под своим фирменным наименованием.

Утверждение Роспатента о том, что для применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ в отношении товаров необходимо доказать производство товаров обладателем соответствующего фирменного наименования, основано на неправильном толковании норм материального прав.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что для целей применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ не имеет значения, чья продукция поставлялась лицом, оспаривающим регистрацию товарного знака, своим контрагентам.

Значение имеет сам факт введения этим лицом в гражданский оборот под своим фирменным наименованием товаров определенного класса МКТУ, в отношении которого оспаривается регистрация товарного знака, или однородных им до даты его приоритета.

Между тем, как следует из материалов дела, согласно положениям раздела 1 соглашения от 30.11.2005 N ОЭ-01-10 (т. 2, л.д. 29-35) общество "НАТЛЕН" предоставляет обществу "ОБОРОНЭНЕРГО" исключительное и эксклюзивное право продвижения и реализации на всей территории Российской Федерации и за ее пределами гидроизоляционных смесей, изготавливаемых обществом "НАТЛЕН", а общество "ОБОРОНЭНЕРГО" принимает на себя обязательства по полной реализации всего производимого обществом "НАТЛЕН" товара на согласованных условиях.

Как следует из положений раздела 2 соглашения от 30.11.2005 N ОЭ-01-10, общество "НАТЛЕН" обязуется своевременно изготавливать и бесперебойно поставлять обществу "ОБОРОНЭНЕРГО" по утвержденным и представленным заявкам указанную в пункте 1 соглашения продукцию в объеме не менее 2000 тонн в год в соответствии с графиками производства и отгрузки готовой продукции. При этом обязанности, связанные с поставкой продукции (гидроизоляционных смесей), в рассматриваемом случае возложены именно на общество "НАТЛЕН".

В материалах административного дела также имеются счета от 05.12.2005 N 1, от 17.01.2006 N 1, от 01.02.2006 N 2 (т. 2, л.д. 36-39), счет на оплату от 09.12.2019 N 37 (т. 2, л.д. 51), платежные поручения от 09.03.2006 N 33, от 03.05.2006 N 51, от 19.05.2006 N 59, от 05.07.2006 N 73, от 10.10.2006 N 117, от 08.06.2007 N 377, от 03.03.2009 N 00117, от 09.04.2009 N 129, от 18.12.2019 N 955, от 19.12.2019 N 960, от 06.02.2020 N 978 (т. 2,л.д. 40-50, 66), товарные накладные от 07.04.2006 N 3, от 28.04.2009 N 5, от 20.12.2019 N 34, от 23.12.2019 N 35/2, от 11.02.2020 N 4 (т. 2, л.д. 52-53, 56, 62, 72), а также доверенность на получение товарно-материальных ценностей от 07.04.2006 N 10 (т. 2, л.д. 57).

Перечисленные доказательства подтверждают факт введения в гражданский оборот обществом "НАТЛЕН" под своим фирменным наименованием гидроизоляционных смесей до даты приоритета спорного товарного знака.

Кроме того, в материалах административного дела также имеются: платежное поручение от 05.09.2006 N 49 (т. 2, л.д. 61), товарная накладная от 07.09.2006 N 6 (т. 2, л.д. 58), доверенность на получение товарно-материальных ценностей от 05.09.2006 N 5 (т. 2, л.д. 59), платежное поручение от 12.08.2008 N 377 (т. 2, л.д. 60), товарная накладная от 19.08.2008 N 14 (т. 2, л.д. 63), доверенность на получение товарно-материальных ценностей от 19.08.2008 N 86 (т. 2, л.д. 64-65), платежное поручение от 12.11.2017 N 98 (т. 2, л.д. 68), товарная накладная от 14.11.2017 N 34 (т. 2, л.д. 67), доверенность на получение товарно-материальных ценностей от 13.11.2017 N 11 (т. 2, л.д. 69), платежное поручение от 20.08.2018 N 90 (т. 2, л.д. 73), товарная накладная от 08.08.2018 N 10 (т. 2, л.д. 70), а также товарная накладная от 26.08.2019 N 16 (т. 2, л.д. 74), которые также подтверждаются факт осуществления деятельности по поставке обществом "НАТЛЕН" гидроизоляционных смесей под своим фирменным наименованием.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в силу пункта 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом.

Коммерческая организация может использовать свое фирменное наименование путем указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в Интернете.

С учетом содержания приведенной нормы материального права перечисленные и имеющиеся в материалах административного дела документы оцениваются судебной коллегией в качестве относимых доказательств, подтверждающих факт использования заявителем отличительной части фирменного наименования "НАТЛЕН" в своей коммерческой деятельности по реализации гидроизоляционных смесей до даты приоритета спорного товарного знака. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

При этом Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что как указывалось ранее, вопреки утверждениям административного органа о недоказанности факта производства соответствующей продукции обществом "НАТЛЕН" или по его заказу третьими лицами, для целей применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ не имеет значения, чья продукция поставлялась лицом, оспаривающим регистрацию товарного знака, своим контрагентам. Значение имеет сам факт введения этим лицом в гражданский оборот под своим фирменным наименованием товаров определенного класса МКТУ, в отношении которого оспаривается регистрация товарного знака, или однородных им.

Аналогичная правовая позиция изложена, в частности, в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2018 по делу N СИП-347/2017.

Кроме того, судебная коллегия полагает необходимым отметить следующее.

Согласно разъяснениям Роспатента, изложенным в пункте 4 информационного письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 N 2 "О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ" перечень товаров и услуг, содержащихся в МКТУ, не является исчерпывающим, поэтому термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть использованы с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности. В таком случае услуги по реализации конкретных товаров могут быть признаны однородными этим товарам.

Таким образом, при определенных обстоятельствах товары и услуги могут быть признаны однородными между собой.

Однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При оценке однородности товаров/услуг следует принимать во внимание то, что степень однородности товаров/услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки: чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Между тем, установив факт тождества спорного товарного знака и отличительной части фирменного наименования подателя возражения, а также признав, что имеющиеся в материалах дела доказательства подтверждают факт осуществления обществом "НАТЛЕН" под своим фирменным наименованием деятельности по продвижению различным лицам гидроизоляционных смесей (услуги 35-го класса МКТУ), Роспатент в нарушение сформулированной им самим же правовой позиции не дал оценку степени однородности соответствующего вида деятельности, осуществляемой обществом "НАТЛЕН" под своим фирменным наименованием, и перечисленных в свидетельстве на спорное обозначение товаров/услуг.

Таким образом, с учетом наличия в материалах дела доказательств, подтверждающих факт использования обществом "НАТЛЕН" фирменного наименования при реализации третьим лицам такой продукции, как гидроизоляционные смеси, соответствующий вид деятельности подлежал оценки на предмет однородности с поименованными в свидетельстве Российской Федерации N 778786 товарами 17, 19-го и услугами 37, 42-го классов МКТУ.

Однородность товаров и услуг спорного товарного знака и услуг, оказываемых обществом "НАТЛЕН" под своим фирменным наименованием, - это обстоятельство, которое подлежит установлению в настоящем деле.

Учитывая отсутствие в оспариваемом решении Роспатента мотивов, по которым Роспатентом не исследовался вопрос наличия либо отсутствия однородности между товарами/услугами, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и деятельностью общества с использованием своего фирменного наименования, коллегия судей полагает, что возражение общества в указанной части Роспатент фактически не рассмотрел.

Вместе с тем, установление фактического использования фирменного наименования в отношении однородных товаров/услуг имеет существенное значение для проверки соответствия правовой охраны товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

При таких обстоятельствах, оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что в нарушение пункта 8 статьи 1483 ГК РФ Роспатент при проверке доводов общества о том, что спорный товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным фирменным наименованием, используемым в отношении однородных товаров/услуг, не провел детальный анализ однородности товаров/услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с использованием фирменного наименования, не оценил в полном объеме совокупность представленных обществом доказательств.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что Роспатентом при рассмотрении возражения общества не исполнил свою функцию по защите интеллектуальных прав в административном порядке, установленную пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ.

При таких обстоятельствах судебная коллегия полагает, что осуществленную Роспатентом проверку соответствия предоставления правовой охраны спорному товарному знаку требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ нельзя считать проведенной в полном объеме.

При этом Суд по интеллектуальным правам учитывает, что в ходе производства по настоящему делу общество "НАТЛЕН" представило в материалы судебного дела договор на оказание услуг от 11.01.2008 N 1, акт сдачи-приемки работ от 31.03.2008, договор на выполнение работ по изготовлению продукции от 02.04.2012 N 121, акты выполненных работ от 29.06.2013 N 2602, от 30.11.2014 N 6219, счета-фактуры от 01.07.2016 N 3093, от 10.08.2017 N 4639, от 16.10.2019 N 7470 (т. 4, л.д. 37-42).

Вместе с тем судебная коллегия отмечает, что согласно разъяснению, изложенному в пункте 137 постановления от 23.04.2019 N 10, при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям, принятых по результатам рассмотрения возражений, заявлений, податель возражения, заявления вправе представлять доказательства, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, для опровержения выводов этого органа, не дополняя при этом изначально поданное возражение, заявление новыми доводами (основаниями). Документы, дополняющие изначально поданное возражение, заявление, могут быть положены в основу самостоятельного возражения, заявления.

С учетом того, что вновь представленные заявителем доказательства не были приложены им к возражению и не являлись предметом рассмотрения административного органа, они не могут быть приняты во внимание судом при оценке законности оспариваемого ненормативного правового акта.

Исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства с учетом приведенных доводов заявителя, судебная коллегия полагает, что изложенные выводы административного органа не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и свидетельствуют о незаконности оспариваемого решения.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что пунктом 4.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), предусмотрена обязанность Палаты по патентным спорам обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела.

Процедура рассмотрения и разрешения споров в административном порядке должна обеспечивать реальную возможность защиты каждому, чьи права на результат интеллектуальной деятельности оспариваются.

Только в этом случае достигается основная цель деятельности федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности - обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, а также законных интересов иных физических и юридических лиц при принятии решений в административном порядке.

Таким образом, из комплексного толкования процедурных норм, предусмотренных Правилами N 56, следует, что решение Роспатента должно быть мотивированным, содержать выводы относительно доводов возражения и отзыва на него, а также относительно доказательств, представленных лицами в обоснование собственных правовых позиций.

Как разъясняется в пункте 136 постановления от 23.04.2019 N 10, нарушение Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Судом по интеллектуальным правам на основании пункта 2 статьи 11 ГК РФ осуществляется последующий судебный контроль принятого в административном порядке решения Роспатента.

Для осуществления квалифицированного судебного контроля необходимо, чтобы проверяемое решение было мотивированным и принятым с соблюдением всех формальных требований. В противном случае задачи судопроизводства (в частности, судебная защита прав и законных интересов правообладателей и заинтересованных лиц) в нарушение статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не могут быть достигнуты в полной мере.

Оценка судом документов и обстоятельств без их анализа уполномоченным государственным органом фактически подменяла бы административную процедуру, что не предусмотрено пунктом 1 статьи 1500 ГК РФ.

Аналогичная правовая позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2018 по делу N СИП-57/2018.

На основании изложенного, принимая во внимание допущенные Роспатентом нарушения, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что административным органом не была дана надлежащая оценка всем доказательствам и сведениям, представленным в материалы административного дела с возражением, а также не были установлены все обстоятельства, имеющие существенное значение для полного и обоснованного рассмотрении возражения общества "НАТЛЕН".

На основании вышеизложенного Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что Роспатент при рассмотрении возражения не дал оценку всем обстоятельствам и доводам заявителя, что могло повлечь вынесение Роспатентом незаконного решения по результатам рассмотрения возражения и не может быть устранено на стадии последующего судебного контроля.

При указанных обстоятельствах судебная коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемое решение нарушает права общества "НАТЛЕН" и принято с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, в связи с чем подлежит признанию недействительным.

Согласно пункту 138 постановления от 23.04.2019 N 10 если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 названного Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

При признании решения федерального органа исполнительной власти - Роспатента незаконным у последнего возникает обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленном законом порядке, то есть повторного рассмотрения возражения общества.

Исходя из того что Роспатентом допущены существенные нарушения процедуры рассмотрения возражения общества "НАТЛЕН", Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о необходимости обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение общества "НАТЛЕН" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 778786.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и отнесены на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.02.2021 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 778786 как не соответствующее требованиям пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "НАТЛЕН" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 778786.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "НАТЛЕН" (ул. Толбухина, 11, 2, Москва, 121596, ОГРН 1057749168729) 3 000 (Три тысячи) рублей в счет возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин

Судья

Ю.М. Сидорская