Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 сентября 2021 г. N С01-999/2021 по делу N СИП-883/2020 Суд оставил без изменения судебный акт о признании недействующим решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания, поскольку правообладатель не представлял в Роспатент на стадии экспертизы какие-либо доказательства против регистрации спорного обозначения и не обращался с неформальным возражением

Резолютивная часть постановления объявлена 30 августа 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 2 сентября 2021 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1., Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2021 по делу N СИП-883/2020

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "КАФЕ КАПРИ" (ул. Красная, д. 143/3, пом. 6, г. Краснодар, 350020, ОГРН 1092311000572) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.07.2020 об отказе в удовлетворении возражения на решение от 24.10.2019 об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке N 2018739280.

В судебном заседании принял участие представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Козача А.С. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-660/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "КАФЕ КАПРИ" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 23.07.2020 об отказе в удовлетворении возражения на решение от 24.10.2019 об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке N 2018739280.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2021 требования общества удовлетворены: решение Роспатента от 23.07.2020 об отказе в удовлетворении возражения на решение от 24.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2018739280 признано недействительным как не соответствующее требованиям пунктов 3 и 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ); суд обязал административный орган повторно рассмотреть возражение на решение Роспатента от 24.10.2019 об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке N 2018739280.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент просит отменить решение суда первой инстанции и отказать в удовлетворении заявленных обществом требований, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права.

Общество представило отзыв на кассационную жалобу, в котором не согласилось с изложенными в ней доводами.

Представитель Роспатента принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Общество, надлежащим образом извещенное о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Представитель Роспатента поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, просил ее удовлетворить.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как установил суд первой инстанции и следует из материалов дела, общество 11.09.2018 обратилось в Роспатент с заявкой N 2018739280 на регистрацию обозначения " " в качестве знака обслуживания в отношении услуг 43-го класса "агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; ясли детские" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

По результатам рассмотрения указанной заявки 24.10.2019 Роспатент принял решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания в отношении всех перечисленных в перечне услуг, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Отказывая в регистрации заявленного обозначения, административный орган отметил, что в его состав включен словесный элемент "Бумбараш", который является воспроизведением названия кинофильма "Бумбараш" (СССР, киностудия им. А. Довженко, 1971, цв., 135 мин), снятого по мотивам одноименного литературного произведения Гайдара А.П., и права на который возникли ранее даты подачи заявки обществом.

При этом Роспатент учел, что общество не представило согласие правообладателей произведений (режиссеры Рашеев Н.Г. и Народицкий А.А., наследники Гайдара А.П.).

В связи с изложенным административный орган признал, что регистрация заявленного обозначения в качестве знака обслуживания на имя общества без согласия правообладателей указанных кинематографического и литературного произведений способна ввести потребителей в заблуждение в отношении перечисленных в заявке услуг или оказывающего их лица.

Не согласившись с решением административного органа об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения, общество 24.02.2020 обратилось в Роспатент с возражением.

Решением Роспатента от 23.07.2020 в удовлетворении возражения общества отказано, решение административного органа от 24.02.2019 оставлено в силе, в регистрации обозначения по заявке N 2018739280 в качестве знака обслуживания отказано с учетом дополнительных оснований.

Рассматривая возражение общества на заседании коллегии 29.05.2020, административный орган выявил дополнительные обстоятельства, которые не были указаны в заключении экспертизы: заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания в отношении всех перечисленных в заявке услуг на основании пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, поскольку является тождественным названию известного на территории Российской Федерации аудиовизуального произведения "Бумбараш" (СССР, киностудия им. А. Довженко, 1971, цв., 135 мин).

При этом Роспатент отклонил доводы общества о том, что права киностудии им. А. Довженко и режиссеров фильма Рашеева Н.Г. и Народицкого А.А. не установлены, указав на наличие общедоступной информации о кинофильме "Бумбараш" и о создателях этого аудиовизуального произведения.

Учитывая отсутствие согласия указанных лиц или данных, опровергающих наличие у них прав на название кинофильма "Бумбараш", Роспатент пришел к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Проанализировав спорное обозначение на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, административный орган пришел к выводу о том, что словесный элемент "Бумбараш" вызывает ассоциации с названием одноименного кинофильма, получившего приз на телефестивале в Ташкенте в 1972 году и вошедшего в список "100 лучших российских фильмов" (http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/824662), в связи с чем его использование в качестве средства индивидуализации оказываемых услуг может восприниматься российским потребителем как увеличение правообладателем своего присутствия на рынке либо как использование такого обозначения с согласия правообладателя.

Административный орган не признал обоснованным довод общества о том, что использование изображения барашка совместно со словесным элементом "БУМБАРАШ" порождает в сознании потребителя совершенно иные ассоциации, отличные от названия аудиовизуального произведения, указав, что изображение барашка отсутствует на заявленном обозначении, а фактическое использование обозначения не подлежит оценке.

Таким образом, Роспатент констатировал наличие возможности введения потребителя в заблуждение спорным обозначением в отношении лица, оказывающего услуги 43-го класса МКТУ, либо оснований полагать, что такое использование осуществляется с согласия правообладателя, в связи с чем признал заявленное обозначение не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Считая решение Роспатента от 23.07.2020 незаконным, общество обратилось в суд с заявлением по настоящему делу.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Оценивая законность оспариваемого решения административного органа, суд первой инстанции учел, что тождество словесного элемента спорного обозначения и названия фильма "Бумбараш" не оспаривалось лицами, участвующими в деле.

При этом суд первой инстанции отметил, что установленный Роспатентом факт присвоения фильму "Бумбараш" приза на телефестивале в Ташкенте имел место в 1972 году, тогда как заявка N 2018739280 подана обществом 11.09.2018. Принимая во внимание значительное количество времени, прошедшее между названными событиями, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в отсутствие доказательств осведомленности потребителей о данном событии на дату приоритета спорного обозначения сам по себе факт присуждения награды фильму "Бумбараш" не может свидетельствовать об известности соответствующего аудиовизуального произведения.

В отношении вывода Роспатента о вхождении фильма "Бумбараш" в рейтинг "100 лучших российских фильмов" (http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/824662) суд первой инстанции указал, что указанный источник информации не является авторитетным в области кинематографа.

На основании изложенного суд первой инстанции счел необоснованным вывод Роспатента о возможности возникновения у потребителей ассоциаций между словесным элементом заявленного обозначения и названием фильма "Бумбараш", а также между обществом и обладателями исключительного права на названное аудиовизуальное произведение.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции признал ошибочным вывод административного органа о способности заявленного обозначения вводить потребителей в заблуждение в отношении перечисленных в заявке услуг или оказывающего их лица.

Что касается вывода Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, суд первой инстанции указал, что согласно пункту 1 статьи 1499 Кодекса в ходе проведения экспертизы обозначения последнее не подлежит проверке на соответствие его указанным требованиям.

Суд первой инстанции обратил внимание на то, что для проверки соответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ законом предусмотрены иной правовой механизм и иная процедура, которые отвечают существу охраняемого данной нормой интереса, - оспаривание уже зарегистрированного товарного знака (знака обслуживания) заинтересованным лицом путем подачи им соответствующего возражения.

Вместе с тем в рассматриваемом деле заинтересованное лицо, а именно правообладатель аудиовизуального произведения "Бумбараш", не обращалось в административный орган с самостоятельным возражением.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к заключению о том, что вывод административного органа о несоответствии обозначения по заявке N 2018739280 требованиям пункта 9 статьи 1483 ГК РФ сделан с нарушением норм материального права и предусмотренных законом правил рассмотрения возражения заинтересованного лица.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о наличии у Роспатента полномочий по рассмотрению возражений и принятию решений по результатам такого рассмотрения, а также о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

В кассационной жалобе Роспатент выражает несогласие с выводом суда первой инстанции о недоказанности позиции административного органа, касающейся возможности возникновения у потребителей ассоциаций между словесным элементом спорного обозначения и названием фильма "Бумбараш", а также между обществом и правообладателями названного аудиовизуального произведения.

Административный орган обращает внимание на то, что при принятии оспариваемого ненормативного правового акта было установлено, что двухсерийный фильм "Бумбараш" был снят в 1971 году киностудией имени А. Довженко по мотивам ранних произведений и одноименной повести Гайдара А.П., а также то, что режиссерами названного фильма являются Рашеев Н.Г. и Народицкий А.А., автором сценария - Митько Е.Н.

Кроме того, Роспатент указывает на получение фильмом "Бумбараш" приза за режиссуру на телефестивале в Ташкенте в 1972 году и на его вхождение в список "100 лучших российских фильмов" (http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/824662).

Административный орган также полагает, что известность названия фильма "Бумбараш" российскому потребителю доказывают неоднократные показы его по телевидению и высокие оценки телезрителей.

Таким образом, по мнению заявителя кассационной жалобы, спорное обозначение может ввести потребителя в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги 43-го класса МКТУ, либо ошибочно указывать на то, что использование обозначения осуществляется с согласия правообладателя.

Роспатент также отмечает, что суд первой инстанции не опроверг содержащийся в оспариваемом ненормативном правовом акте вывод о несоответствии спорного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ в отсутствие согласия обладателя исключительных прав на фильм "Бумбараш".

Кроме того, заявитель кассационной жалобы полагает неправомерным вывод суда первой инстанции о том, что спорное обозначение на стадии экспертизы не подлежало проверке на предмет соответствия положениям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

По мнению Роспатента, в случае наличия у него фактических сведений о существовании сходного названия известного произведения с заявленным на регистрацию обозначением и отсутствия согласия правообладателя произведения на регистрацию такого обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) административный орган вправе отказать в регистрации последнего.

Как полагает заявитель кассационной жалобы, иное толкование положений подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ допускает ситуацию, при которой административный орган будет принимать заведомо незаконное решение, нарушающее права добросовестного правообладателя.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к следующим выводам.

В отношении несогласия заявителя кассационной жалобы с выводами суда первой инстанции о несоответствии оспариваемого ненормативного правового акта требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя.

Упомянутая норма материального права закрепляет абсолютное основание для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака и касается случаев, когда само обозначение в силу определенных признаков является ложным или вводящим потребителя в заблуждение.

При рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение в отношении товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, о его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Как указано в подпункте 1 пункта 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39), элементы обозначений, прямо указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе, не соответствующие действительности, называют ложными. Ложность элементов является очевидной. Она не требует обоснования.

Элементы обозначений, указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер.

Подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ охватываются лишь обозначения, которые ложно указывают на свойства того товара, в отношении которого испрашивается правовая охрана. Обозначения, указывающие на не присущее товару свойство, которое рядовым, средним потребителем не может быть воспринято как правдоподобное, ложными (способными ввести в заблуждение) в смысле подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не являются.

Следует обратить внимание на то, что из такого понимания ложности обозначения в смысле этой нормы права исходит и сам Роспатент в подпунктах 1 и 2 пункта 3 Рекомендаций N 39.

В абзаце седьмом подпункта 1 пункта 3 Рекомендаций N 39 отмечено, что вопрос о том, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения. Одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантазийным.

Как указано в подпункте 2 пункта 3 Рекомендаций N 39, в отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на вопрос: "описывает ли элемент товары ложно?"; "может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение?". Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить, являются ли ложные указания правдоподобными; являются ли ассоциативные представления правдоподобными; поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель. Если элементы обозначения можно отнести к ложным или способным ввести в заблуждение, но неправдоподобным, обозначение нецелесообразно признавать ложным или способным ввести в заблуждение.

Таким образом, предполагаемая ложная ассоциация обозначения в отношении конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации в том числе с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Под способностью товарного знака ввести в заблуждение потребителя подразумевается, в частности ситуация, когда информация, содержащаяся в товарном знаке (знаке обслуживания), может создать искаженное представление о товаре и его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

Возможность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара устанавливается исходя из фактов осведомленности потребителя о ранее существовавшем обозначении и об ассоциации его с иным лицом, не являющимся правообладателем товарного знака, в том числе и на основании предшествующего опыта потребителя об использовании тождественного или сходного обозначения в гражданском обороте лицом, отличным от правообладателя.

Вывод о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным изготовителем товара/исполнителем услуг может быть сделан при наличии доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров/услуг со сходным обозначением иным изготовителем/исполнителем, но и свидетельствующих о возникновении у потребителей устойчивой ассоциативной связи между самим товаром/услугой и лицом, изготавливающим товар или оказывающим услуги.

Таким образом, для констатации возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем. При определении ложности представления, вызываемого обозначением, влекущим введение потребителей в заблуждение в отношении экономической связи спорящих субъектов предпринимательской деятельности, для целей подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ во внимание должны приниматься следующие факторы: 1) сила (степень) ассоциаций у потребителей, возникающих при восприятии ими сравниваемых обозначений; 2) сходство этих обозначений; 3) близость областей деятельности спорящих субъектов; 4) однородность товаров и услуг, входящих в объем правовой охраны сравниваемых обозначений. Также могут приниматься во внимание и иные факторы, например местонахождение бизнеса спорящих субъектов; характеристики рынка; намерение лица на создание в глазах общественности не соответствующего действительности представления о его экономической связи с лицом, заявляющим о наличии у него старших прав на спорное обозначение.

Аналогичная правовая позиция неоднократно поддерживалась президиумом Суда по интеллектуальным правам, в том числе в постановлениях от 04.06.2018 по делу N СИП-539/2017, от 15.02.2021 по делу N СИП-381/2020.

Оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров и услуг, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров/услуг.

Соответствующая оценка производится исходя из восприятия этого обозначения на конкретную дату - дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания) в Роспатент.

При этом при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, учитываются существующие или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств. Представленные доказательства относимы, если на их основании возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары/услуги, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Суд первой инстанции обоснованно указал на то, что установление Роспатентом факта присвоения фильму "Бумбараш" приза за режиссуру на телефестивале в Ташкенте задолго до даты подачи обществом заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве знака обслуживания в совокупности с размещением информации о названном фильме в списке "100 лучших российских фильмов" (http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/824662) само по себе не является основанием для применения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги.

Довод административного органа о том, что факт известности фильма "Бумбараш" среди российских потребителей подтверждается также тем, что названный фильм транслировался по телевидению и имел высокие рейтинги, не может быть принят в качестве обоснованного.

Президиум Суда по интеллектуальным права отмечает: норма подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ в части заблуждения в отношении изготовителя применяется только в случае, когда обозначение активно использовалось не заявителем, а иным лицом, для обозначения именно товаров и услуг, и только когда в результате такого использования у потребителей возникли устойчивые ассоциации с этим иным лицом, с его товарами и/или услугами.

Так, в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.02.2018 по делу N СИП-544/2017 указано, что ассоциативные связи должны быть доказаны не в отношении действующих лиц каких-либо произведений или в отношении каких-либо товаров или услуг в целом, а в отношении товаров/услуг, для которых испрашивается правовая охрана спорному обозначению и которые относятся к определенной сфере.

Суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что наличие таких обстоятельств Роспатент не доказал в оспариваемом решении, а следовательно, ненормативный правовой акт не отвечает требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Дополнительно президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание на то, что норма подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ является абсолютным основанием для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания), в то время как в решениях административного органа как по результатам экспертизы, так и по результатам рассмотрения возражения общества эта норма применена в связи с отсутствием согласия правообладателей объектов авторского права на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания). Это обстоятельство свидетельствует об искусственной квалификации обстоятельств, связанных с выявлением препятствующих регистрации обозначения объектов авторского права, в качестве оснований для применения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

По сути, административный орган ссылается на то, что на стадии экспертизы он применил нормы подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ исходя из наличия фильма "Бумбараш".

Вместе с тем фактически это означает, что Роспатент заменил основание, которое он не может проверить на стадии экспертизы (подпункт 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ), основанием, которое он проверяет на стадии экспертизы (подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 указанного Кодекса).

Эксперты административного органа, знающие о том, что они не вправе применять подпункт 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ на стадии экспертизы, те обстоятельства, которые охватываются этим подпунктом, искусственно подводят под подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Впоследствии на стадии рассмотрения возражения Палата по патентным спорам "переквалифицирует" эти обстоятельства по подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает невозможным поддерживать очевидно недобросовестные действия государственного органа, которые он совершает в обход закона.

Это само по себе свидетельствует о законности в этой части решения суда первой инстанции.

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2021 по делу N СИП-577/2020.

В отношении доводов кассационной жалобы о несогласии ее заявителя с выводами суда первой инстанции, касающимися несоответствия оспариваемого ненормативного правового акта требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В силу прямого указания пункта 1 статьи 1499 ГК РФ в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7, подпункта 3 пункта 9 (в части промышленных образцов), пункта 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) статьи 1483 данного Кодекса.

Таким образом, на стадии экспертизы Роспатент по собственной инициативе не проверяет соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 8 и подпунктов 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ (по инициативе правообладателя или известного лица такая проверка возможна, но лишь при наличии их обращения - пункт 1 статьи 1493 Кодекса).

Равным образом эти основания не применяются по инициативе административного органа при рассмотрении возражения лица, подавшего заявку, и на стадии оспаривания отказа в государственной регистрации товарного знака. Данная стадия последовательно продолжает стадию регистрации товарного знака.

Исключение подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ из числа проверяемых Роспатентом оснований (и их включение в круг оснований, для которых возможен только последующий контроль) - не ошибка законодателя, а следствие того, в чьих интересах установлены соответствующие требования.

Норма подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ направлена на защиту частного интереса правообладателя.

Роспатент не может защищать этот частный интерес по собственной инициативе.

Как отмечено в пункте 2 статьи 11 ГК РФ, защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом.

Смысл законодательного регулирования, не допустившего проверку соответствия заявленного на регистрацию обозначения требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ Роспатентом по собственной инициативе, состоит в том, что осуществление такой проверки зависит от воли лица, чьи права затронуты.

Права лиц, в чьих интересах установлены требования подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, защищаются в прямо предусмотренном законом порядке - путем подачи ими самостоятельных обращений на стадии регистрации товарного знака (пункт 1 статьи 1493 названного Кодекса) или путем подачи ими возражений уже после такой регистрации (статья 1513 ГК РФ).

Иные случаи защиты права правообладателя в административном порядке (пункт 2 статьи 11 ГК РФ) закон не предусматривает.

В своем обращении или в своем возражении именно это лицо должно доказать обстоятельства, необходимые для применения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ. Роспатент не вправе самостоятельно искать такие доказательства.

В соответствии с нормами подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ ограничения в отношении регистрации товарных знаков, тождественных произведениям, установлены в пользу правообладателей и их правопреемников, поэтому лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию, являются только правообладатели известных в Российской Федерации произведений, а также их правопреемники.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2017 по делу N СИП-414/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 N 300-ЭС17-10477 отказано в передаче дела N СИП-414/2016 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке кассационного производства), от 30.07.2021 по делу N СИП-577/2020, от 05.08.2021 по делу N СИП-929/2020 и других.

В данном случае суд первой инстанции установил, что в материалах дела не имеется обращения правообладателя на стадии регистрации товарного знака (пункт 1 статьи 1493 ГК РФ), а Роспатент применил норму подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса по собственной инициативе.

Таким образом, Роспатент не был вправе применить ни на стадии экспертизы, ни на стадии рассмотрения возражения общества нормы подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ исходя из самостоятельно добытых доказательств.

Аналогичная правовая позиция приведена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.02.2021 по делу N СИП-479/2020 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 20.07.2021 N 300-ЭС21-7871 Роспатенту отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации).

Доводы административного органа о том, что:

когда у добросовестного правообладателя прав на произведение отсутствует возможность обращения на стадии экспертизы, то в случае наличия у Роспатента фактических сведений о существовании сходного названию известного произведения с заявленным на регистрацию обозначением и отсутствием согласия правообладателя произведения он вправе отказать в регистрации такого обозначения;

на основании пункта 4.8 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), в случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении такого возражения, или членом коллегии Палаты по патентным спорам сведений из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения, подлежат отклонению президиумом Суда по интеллектуальным правам.

Как прямо указано в ГК РФ, право правообладателя на подачу обращения может быть реализовано только на стадии экспертизы знака обслуживания (пункт 1 статьи 1493 данного Кодекса).

Если после завершения экспертизы заявитель с решением экспертизы не согласен, он вправе подать возражение.

Возражение заявителя против отказа в государственной регистрации товарного знака рассматривается исходя из доводов возражения и словарно-справочных материалов (пункт 2.5 Правил N 56). Приводить доводы и представлять словарно-справочные материалы могут только лица, участвующие в рассмотрении возражения (пункт 4.8 Правил N 56).

С учетом того что податель возражения (лицо, подавшее заявку на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) и получившее отказ) не имеет интереса доказывать незаконность регистрации своего обозначения, а Роспатент не вправе собирать в инициативном порядке доказательства противоречия заявленного обозначения нормам подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, возражение может быть рассмотрено исходя из тех доказательств, которые уже имеются в административном деле и представлены в него на стадии экспертизы с обращением в порядке пункта 1 статьи 1493 Кодекса.

Правила N 56 не допускают представление каких-либо доказательств иными лицами и сбора таких доказательств самостоятельно Роспатентом.

Суд первой инстанции обоснованно установил, что обладатель исключительного права на произведение не представлял в Роспатент на стадии экспертизы какие-либо доказательства, необходимые для применения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, и не обращался с неформальным возражением, а следовательно, административный орган не мог самостоятельно собирать доказательства и применять указанное основание для отказа в регистрации обозначения по заявке N 2018739280 в качестве вновь выявленного на стадии рассмотрения возражения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что судом первой инстанции верно определен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно применены законы и иные нормативные акты, регулирующие спорные правоотношения, дана оценка всем имеющимся в материалах дела доказательствам с соблюдением требований процессуального законодательства.

В соответствии с положениями статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судом при их рассмотрении, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

Иная оценка заявителем кассационной жалобы исследованных судом доказательств и установленных обстоятельств не может служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта. Переоценка установленных судом первой инстанции обстоятельств и доказательств по делу находится за пределами компетенции и полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, определенных положениями статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что судом первой инстанции всесторонне, полно и объективно исследованы и оценены фактические обстоятельства и материалы дела, нормы материального права при рассмотрении дела применены судом правильно.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2021 по делу N СИП-883/2020 оставить без изменения, кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина