Резолютивная часть постановления объявлена 1 июня 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 4 июня 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Сидорской Ю.М.,

судей Лапшиной И.В., Четвертаковой Е.С.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Семена Саратова" (ул. Кирова, д. 13, с. Старые Бурасы, Базарно-Карабулакский район, Саратовская область, 412607, ОГРН 1146444000075) на решение Арбитражного суда Саратовской области от 28.10.2020 по делу N А57-11164/2020

по исковому заявлению Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Юго-Востока" (ул. им. Тулайкова Н.М., д. 7, г. Саратов, 410010, ОГРН 1026403055975) к обществу с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Семена Саратова" о взыскании убытков и пени по лицензионному договору.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Юго-Востока" (далее - институт) обратился в Арбитражный суд Саратовской области с иском к обществу с ограниченной "Научно-производственный центр "Семена Саратова" (далее - НПЦ "Семена Саратова") о взыскании убытков, причиненных в результате невыплаты суммы вознаграждения за использование сорта семян пшеницы мягкой яровой "Саратовская 68" по неисключительному лицензионному договору от 09.09.2014 N 42 (далее - лицензионный договор) в размере 300 000 рублей, пени за просрочку исполнения обязательств по лицензионному договору за период с 30.06.2019 по 15.09.2020 в размере 300 000 рублей; истец просил также продолжить начислять пени в размере 0,5% от суммы платежа за каждый день просрочки с 16.09.2020 до момента фактического исполнения денежного обязательства (с учетом принятого судом уточнения исковых требований на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 28.10.2020 с НПЦ "Семена Саратова" в пользу института взыскано невыплаченное вознаграждение за использование сорта семян пшеницы мягкой яровой "Саратовская 68" по лицензионному договору в размере 300 000 рублей, пени в размере 300 000 рублей. В удовлетворении остальной части заявленных требований отказано.

Определением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.02.2021 ответчику было отказано в восстановлении срока на апелляционное обжалование, апелляционная жалоба возвращена заявителю.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2021 определение о возвращении апелляционной жалобы оставлено без изменения.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой ссылается на нарушение судом первой инстанции норм материального права (статей 15, 330, 333, 431, 1237 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее - ГК РФ) и разъяснений, содержащихся в абзаце 5 пункта 40 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), просит отменить обжалуемый судебный акт, принять решение об отказе в иске.

В обоснование кассационной жалобы НПЦ "Семена Саратова" отмечает, что исходя из буквального толкования условий пункта 3.1 заключенного между сторонами спора договора, обязательство по оплате возникает по факту реализации произведенных семян, доказательства факта реализации семян в материалах дела отсутствуют; в случае, если семена не реализованы, истец вправе потребовать взыскании убытков.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что при расчете взысканной суммы суд неверно применил цену за 1 килограмм оригинальных семян, тогда как ответчиком было сертифицировано товарное зерно, которое по стоимости значительно; судом не принято во внимание, что представленные в материалы дела сертификаты касаются одного объема семян урожая 2017 года.

НПЦ "Семена Саратова" настаивает на том, что начисление неустойки на сумму убытков не производится. Кроме того, взысканная судом неустойка, по мнению ответчика, подлежит снижению на основании статьи 333 ГК РФ в связи с ее несоразмерностью последствиям нарушения денежного обязательства.

Институт отзыв на кассационную жалобу не представил.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Законность обжалуемого решения суда первой инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, институту принадлежит патент Российской Федерации N 1712 на селекционное достижение "Пшеница мягкая яровая, Саратовская 68" (выдан по заявке N 9904956 с датой приоритета 19.11.1999).

Между институтом (лицензиар) и НПЦ "Семена Саратова" (лицензиат) заключен лицензионный договор, по условиям пункта 1.1 которого лицензиар предоставляет лицензиату неисключительную лицензию на право использования селекционного достижения (пшеница мягкая яровая, сорт "Саратовская 68"), охраняемого патентом на селекционное достижение N 1712, выданным Государственной комиссией Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений.

В соответствии с пунктом 2.1 лицензионного договора лицензиату передаются права на совершение с семенами сорта следующих действий: производство и воспроизводство оригинальных, элитных и репродукционных семян сорта; доведение до посевных кондиций для последующего размножения; продажа и иные виды сбыта семян по категориям; вывоз с территории Российской Федерации; ввоз на территорию Российской Федерации; хранение в перечисленных выше целях.

В пункте 3.2 лицензионного договора стороны условились, что расчеты с лицензиаром производятся ежегодно и должны быть завершены не позднее 30 июня следующего календарного года.

Согласно пункту 4.1 лицензионного договора он действителен до 31.12.2020.

Институт указывает на то, что лицензиатом в 2018, 2019 году произведена сертификация семян пшеницы мягкой яровой "Саратовская 68", категория оригинальные (ОС) суперэлита в общем объеме 120 тонн, что подтверждается сертификатами, выданными федеральным государственным бюджетным учреждением "Россельхозцентр" по Саратовской области от 16.03.2018 N РСЦ 058009Е1 0092-18 и от 25.01.2019 N РСЦ 058 009 Е1 0024-19.

Институт, ссылаясь на неисполнение лицензиатом обязательства по оплате лицензионного вознаграждения, направил в адрес НПЦ "Семена Саратова" претензию от 25.02.2020 N 1-6/72 с требованием предоставления документов, послуживших основанием для сертификации семян пшеницы; предоставления информации об использовании сорта и о реализации партий. В этой же претензии содержалось требование об оплате убытков, причиненных в результате бездоговорного использования селекционного достижения.

Неисполнение требований претензии в добровольном порядке послужило основанием для обращения института в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Удовлетворяя исковые требования в части, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что обусловленные договором обязательства были исполнены институтом надлежащим образом, у лицензиара в силу положений статей 1227, 1235 ГК РФ возникли обязательства по оплате вознаграждения. Представленный истцом расчет задолженности, произведенный с учетом сертификации семян в 2018 году в количестве 60 тн и в 2019 году в количестве 60 тн, средней рыночной цены 50 рублей за килограмм и ставки лицензионного вознаграждения 5% от стоимости реализованных семян, суд проверил и признал верным.

Руководствуясь пунктом 5.3 лицензионного договора, суд первой инстанции взыскал с лицензиата в пользу лицензиара 300 000 рублей пени за нарушение срока оплаты лицензионных платежей за период с 30.06.2019 до 15.09.2020, в удовлетворении требований о взыскании неустойки в остальной части судом отказано ввиду несоразмерности.

Предметом апелляционного пересмотра решение суда первой инстанции не являлось в связи с нарушением ответчиком срока на подачу апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба на решение суда первой инстанции подана заявителем в течение двух месяцев с момента принятия определения о возвращении апелляционной жалобы, соответственно предусмотренный статьей 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации срок на подачу кассационной жалобы ответчиком соблюден.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об обоснованности кассационной жалобы.

Суд по интеллектуальным правам не может признать соответствующими нормам материального права и представленным в материалы дела доказательствам выводы суда первой инстанции о взыскании лицензионного вознаграждения по лицензионному договору и неустойки, начисленной за просрочку оплаты лицензионного вознаграждения.

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ к числу результатов интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана, относятся селекционные достижения.

Объектами интеллектуальных прав на селекционные достижения являются сорта растений и породы животных, зарегистрированные в государственном реестре селекционных достижений; патент на селекционное достижение удостоверяет приоритет селекционного достижения, авторство и исключительное право на селекционное достижение (статьи 1412, 1415 ГК РФ).

Согласно пунктам 1, 3 статьи 1421 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования селекционного достижения в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса. Использованием селекционного достижения считается осуществление с семенами и племенным материалом селекционного достижения следующих действий:

1) производство и воспроизводство;

2) доведение до посевных кондиций для последующего размножения;

3) предложение к продаже;

4) продажа и иные способы введения в гражданский оборот;

5) вывоз с территории Российской Федерации;

6) ввоз на территорию Российской Федерации;

7) хранение в целях, указанных в подпунктах 1 - 6 настоящего пункта.

В силу пункта 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ, по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.

Гражданским законодательством предусмотрена возможность заключения лицензионного договора в отношении селекционного достижения: по лицензионному договору о предоставлении права использования селекционного достижения одна сторона - патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне - пользователю (лицензиату) удостоверенное патентом право использования соответствующего селекционного достижения в установленных договором пределах (статья 1428 ГК РФ).

Согласно пункту 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются. Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

К договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права (пункт 2 статьи 1233 ГК РФ).

Согласно пункту заключенного сторонами 3.1 лицензионного договора права на использование сорта предоставлены лицензиату на условиях обязательных лицензионных платежей путем отчислений лицензиатом лицензиару на расчетный счет в следующих размерах:

5% от общей стоимости всех поступлений, полученных лицензиатом от реализации произведенных оригинальных семян сорта;

5% от общей стоимости всех поступлений, полученных лицензиатом от реализации произведенных элитных семян сорта;

2% от общей стоимости всех поступлений, полученных лицензиатом от реализации произведенных репродуктивных семян сорта (I репродукция);

2% от общей стоимости всех поступлений, полученных лицензиатом от реализации произведенных репродуктивных семян сорта (II репродукция).

Из буквального толкования условий лицензионного договора по правилам статьи 431 ГК РФ усматривается, что размер вознаграждения согласован сторонами в форме процентных отчислений от стоимости реализации произведенных семян.

Как разъяснено в пункте 40 Постановления N 10, по смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В связи с этим лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства. В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения только в форме процентных отчислений от дохода (выручки), а использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации не осуществлялось, лицензиар вправе потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также расторгнуть договор. Размер убытков может быть определен, в частности, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование этого или аналогичного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

С учетом содержания приведенных норм права и разъяснений, содержащихся в пункте 40 Постановления N 1, в предмет доказывания по делам о взыскании денежных средств за ненадлежащее исполнение обязательства по оплате вознаграждения по лицензионному договору, в котором размер вознаграждения согласован только в форме процентных отчислений от дохода (выручки), входит установление обстоятельства относительно того, осуществлялось ли использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации.

В зависимости от установления данного обстоятельства требования лицензиара подлежат правовой квалификации судом как требования о взыскании долга по оплате лицензионного вознаграждения (при использовании результата интеллектуальной деятельности) либо как требование о взыскании убытков (при неподтверждении материалами дела факта такого использования).

Суд первой инстанции пришел к выводу о возникновении у ответчика обязательства по оплате лицензионного вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) при не устанавливал обстоятельства относительно реализации лицензиатом спорной партии семян.

Истцом в материалы дела в подтверждение факта использования селекционного достижения представлены сертификаты N РСЦ 058 009 Е1 0092-18, РСЦ 058 009 Е1 0024-19, выданные филиалом федерального государственного бюджетного учреждения "Россельхозцентр". Между тем данные документы сами по себе не подтверждают факт реализации ответчиком товара третьим лицом.

Судебная коллегия отмечает, что под продажей [реализацией] товара понимается передача покупателю товаров на определенных условиях, в том числе по договору купли-продажи или иным аналогичным договорам (пункт ГОСТа Р 51303-2013).

Реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе (статья 39 Налогового кодекса Российской Федерации).

В материалы дела не представлены доказательства, подтверждающие факт передачи ответчиком на возмездной основе третьим лицом права собственности на товар.

С учетом разъяснений, содержащихся в пункте 40 Постановления N 10, в случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения только в форме процентных отчислений от дохода (выручки), а использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации не осуществлялось, за лицензиаром сохраняется право на взыскание убытков в связи с неиспользованием результата интеллектуальной деятельности.

Вопреки приведенным разъяснениям высшей судебной инстанции заявленное истцом требование не получило соответствующую правовую квалификацию со стороны суда.

Суд по интеллектуальным правам полагает заслуживающим внимания и аргумент заявителя кассационной жалобы относительно того обстоятельства, что сертификаты N РСЦ 058 009 Е1 0092-18, N РСЦ 058 009 Е1 0024-19, выданы филиалом федерального государственного бюджетного учреждения "Россельхозцентр" в отношении семян урожая 2017 года, количество 60 тонн. Суд первой инстанции не выяснял, выдавались ли данные сертификаты в отношении одной и той же партии товаров или разных партий. Между тем данное обстоятельство существенным образом влияет на размер подлежащих удовлетворению требований.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что при рассмотрении заявленных истцом требований правовая квалификация предъявленной к взысканию денежной суммы имеет правовое значение и для установления правовых оснований для взыскания суммы неустойки за просрочку оплаты лицензионного соглашения.

В случае установления судом факта реализации семян лицензиатом, с него подлежит взысканию сумма долга по лицензионному договору, а также договорная неустойка, предусмотренная пунктом 5.3 договора. Напротив, при недоказанности факта реализации, и, как следствие, при правовой квалификации спорной суммы как убытков, на сумму убытков не подлежит начислению договорная неустойка, поскольку неустойка, как и убытки, является видом ответственности за нарушение обязательства и по отношению к убыткам носит зачетный характер.

Вместе с тем доводы заявителя кассационной жалобы о несоразмерности подлежащей взысканию неустойки последствиям нарушения денежного обязательства подлежат отклонению судебной коллегией.

Как разъяснено в пункте 72 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", заявление ответчика о применении положений статьи 333 ГК РФ может быть сделано исключительно при рассмотрении дела судом первой инстанции или судом апелляционной инстанции в случае, если он перешел к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции (часть 5 статьи 330, статья 387 ГПК РФ, часть 6.1 статьи 268, часть 1 статьи 286 АПК РФ).

Ответчик, надлежащим образом извещенный о дате судебного заседания в суде первой инстанции соответствующее возражение не заявил. Кроме того, до правовой квалификации суммы основного долга (в качестве вознаграждения по лицензионному договору либо убытков), разрешение вопроса о соразмерности предъявленной ко взысканию неустойки последствиям нарушения обязательства является преждевременным.

В силу пункта 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65, части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле устанавливает стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака.

С учетом изложенного обжалуемый судебный акт не может быть признан соответствующим вышеприведенным требованиям, поскольку судом не были установлены все юридические значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему делу, не произведена полная и надлежащая оценка представленных в материалы дела доказательств.

Отсутствие должной мотивировки выводов суда, а также неполнота исследования доказательств и допущенные нарушения при их оценке являются существенными нарушениями норм процессуального права, которые могли привести к принятию неправильного судебного акта.

Нарушение процессуального закона в части требований, предъявляемых к мотивировочной части решения суда первой инстанции и игнорирование любого необходимого элемента мотивировочной части судебного акта дает повод усомниться в его законности, препятствует надлежащей проверке обжалуемого акта в суде кассационной инстанции.

Учитывая, что допущенные судом первой инстанции нарушения норм процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам привели к принятию неверного судебного акта, решение суда первой инстанции не может быть признано законным и подлежит отмене в соответствии с частями 2 и 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из того, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; установить, имел ли место факт реализации семян и в каком объеме, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Саратовской области от 28.10.2020 по делу N А57-11164/2020 отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Ю.М. Сидорская

Судья

Е.С. Четвертакова

Судья

И.В. Лапшина