Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 апреля 2021 г. N С01-1842/2020 по делу N А40-310460/2019 Дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства передано на новое рассмотрение, поскольку при определении размера взыскиваемой компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем

Резолютивная часть постановления объявлена 14 апреля 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 апреля 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Борисовой Ю.В., Силаева Р.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Смешарики" (наб. Петроградская, д. 34, литер А, пом. 10-Н, Санкт-Петербург, 197101, ОГРН 1037843073322) на решение Арбитражного суда города Москвы от 04.02.2020 по делу N А40-310460/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.10.2020 по тому же делу,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Смешарики" к индивидуальному предпринимателю Швец Юлии Сергеевне (ОГРНИП 316774600167969) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Смешарики" - Волков И.С. (по доверенности от 23.12.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Смешарики" (далее - общество "Смешарики") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Швец Юлии Сергеевне (далее - ответчик, предприниматель) о взыскании компенсации (с учетом уточнения иска в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) в размере 300 000 рублей за нарушение исключительного права.

Определением арбитражного суда первой инстанции от 28.11.2019 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства в соответствии с главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением арбитражного суда города Москвы от 04.02.2020 исковые требования удовлетворены частично в размере 20 000 рублей, принят отказ от исковых требований в части взыскания компенсации за использование персонажей "Крош", "Бараш", "Ежик".

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.06.2020 апелляционный суд перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.10.2020 решение суда первой инстанции отменено, исковые требования удовлетворены частично в размере 30 000 руб.

Истец, не согласившись с вышеназванными судебными актами, обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить данные судебные акты, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы истец ссылается на то, что суды по собственной инициативе изменили вид компенсации, тем самым нарушив нормы материального права.

Как указывает заявитель жалобы, им заявлено о взыскании компенсации определенной в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в обоснование расчета компенсации представлен сублицензионный договор от 10.04.2015 N 10/04-15 НЛ/С, которому суды не дали оценку, не проверили представленные истцом сведения о стоимости права использования произведений.

Кроме того, истец ссылается на неправомерное снижение компенсации в отсутствие соответствующих доказательств от ответчика, а также на нарушении пункта 5 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку в обжалуемых судебных актах отсутствует указание за нарушение исключительных прав на какой именно объект взыскана компенсация.

Ответчик представил отзыв на кассационную жалобу, в котором возражал против ее удовлетворения.

В судебном заседании представитель истца выступил по доводам, изложенным в кассационной жалобе.

Как установлено судом кассационной инстанции, решение отменено постановлением суда апелляционной инстанции.

На основании изложенного, доводы кассационной жалобы направленные на оспаривание решения суда первой инстанции не подлежат рассмотрению, поскольку предметом кассационного обжалования в силу статьи 273 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут быть только вступившие в законную силу судебные акты, в то время как решение суда первой инстанции отменено постановлением суда апелляционной инстанции.

Законность обжалуемого постановления проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество является обладателем исключительных прав на произведение изобразительного искусства рисунок персонажа "Нюша" из анимационного сериала "Смешарики".

Ответчик в торговом помещении 16.08.2019 и 24.08.2019 реализовал товар - торт, с изображением персонажей анимационного сериала "Смешарики".

В подтверждение факта совершения ответчиком сделки розничной купли-продажи товара истец представил в материалы настоящего дела видеозапись.

Представитель истца направил ответчику письменную претензию, в которой предложил связаться с ним для целей урегулирования вопроса о выплате компенсации за нарушение исключительных прав.

Поскольку ответчик требования истца не исполнил, общество обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением по настоящему делу о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведение.

В обоснование размера заявленной компенсации, рассчитанной на основании подпункта 3 статьи 1301 ГК РФ, истец представил в материалы дела сублицензионный договор от 10.04.2015 N 10/04-15 НЛ/С.

Удовлетворяя заявленные требования частично, суд первой инстанции исходил из доказанности фактов принадлежности обществу исключительных прав на произведение и нарушения предпринимателем этих прав путем предложения к продаже товара, на котором размещено изображение, воспроизводящее произведение истца.

При определении размера компенсации суд первой инстанции учел характер нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, отсутствие ранее совершенных предпринимателем аналогичных правонарушений, вероятные убытки правообладателя, и пришел к выводу о снижении компенсации до 30 000 руб.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав представителя истца, явившегося в судебное заседание, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 1259 ГК РФ произведения изобразительного искусства относятся к объектам авторских прав.

Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Статьей 1301 ГК РФ предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования. При определении размера компенсации подлежат учету вышеназванные критерии.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как следует из материалов дела и установлено судами, материалами дела подтверждается, что истец является обладателем исключительных прав на произведение "Нюша", также материалами дела подтвержден факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на указанное произведение.

Суды, удовлетворяя исковые требования частично, исходили из доказанности нарушения ответчиком исключительного права на товарный знак, посчитав возможным снизить заявленный размер компенсации до 30 000 рублей.

При этом суды сослались на положения статьи 1515 ГК РФ, указав, что минимальный размер компенсации составляет 10 000 рублей, приняли во внимание характер нарушения, степень вины, недоказанность вероятных убытков правообладателя в заявленном размере, принципы разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что обжалуемые судебные акты нельзя признать законными и обоснованными, поскольку они вынесены с нарушением норм материального права, без учета правовых позиций высшей судебной инстанции.

Как ранее было указано, размер компенсации определен истцом на основании подпункта 3 статьи 1301 ГК РФ в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель и снижен добровольно истцом до 300 000 руб.; в обоснование стоимости права использования произведения представлен сублицензионный договор от 10.04.2015 N 10/04-15 НЛ/С.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

При этом если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное его использование тем способом, который использовал нарушитель.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения.

Поэтому арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего объекта исключительных прав тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Таким образом, при взыскании компенсации на основании подпункта 3 статьи 1301 ГК РФ суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего произведения.

Между тем в настоящем деле данные обстоятельства суды не устанавливали, представленный истцом сублицензионный договор не оценивался судами, условия этого договора не соотносились с обстоятельствами допущенного нарушения.

Суды фактически рассмотрели требование истца о взыскании компенсации исходя из правил, относящихся к требованиям о взыскании компенсации, заявленным на основании подпункта 1 статьи 1301 ГК РФ.

Вместе с тем, при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем.

Суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно правовой позиции, сформулированной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.08.2018 N 305-ЭС18-4819, суды первой и апелляционной инстанций не вправе, нарушая принципы равноправия сторон и состязательности, при определении размера подлежащей взысканию компенсации по своей инициативе снижать исковые требования ниже минимального предела, установленного законом.

Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами.

Между тем из материалов дела не усматривается, что ответчик оспаривал рассчитанный на основании сублицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных/сублицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, в отсутствие документально подтвержденных возражений ответчика против иска суды не вправе были снижать размер компенсации ниже минимального размера.

При указанных обстоятельствах постановление суда апелляционной инстанции нельзя признать вынесенным с правильным применением норм материального права, а вывод суда - соответствующими фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

Учитывая, что допущенные судом апелляционной инстанции нарушения норм материального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам привели к принятию неверного постановления, оно не может быть признано законным и подлежит отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Иные доводы кассационной жалобы не свидетельствуют о нарушении судом апелляционной инстанции норм процессуального права.

Исходя из того, что для принятия законного и обоснованного решения требуются исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, определить размер подлежащей взысканию компенсации, и исходя из установленного принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.10.2020 по делу N А40-310460/2019 отменить.

Направить дело N А40-310460/2019 на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Р.В. Силаев