Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2021 г. N С01-1713/2020 по делу N СИП-400/2020 Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на его решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания, поскольку при рассмотрении этого возражения Роспатент не мотивировал, каким образом применение спорного обозначения к услугам, не имеющим прямого отношения к деятельности в сфере энергетики, приведет к дезориентации потребителя в отношении конкретной услуги или сможет ввести его в заблуждение в отношении ее назначения

Резолютивная часть постановления объявлена 22 января 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 января 2021 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л., Четвертаковой Е.С. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2020 по делу N СИП-400/2020

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "ЭнергоАудитСервис" (ул. Калининградская, д. 35, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, 360024, ОГРН 1070721006696) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.02.2020 об отказе в удовлетворении возражения от 26.11.2019 на решение от 31.10.2019 об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке N 2019702713.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ЭнергоАудитСервис" - Журавлев И.Е. (по доверенности от 13.03.2020 N 2943);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Тетцоева З.В. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-275/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоАудитСервис" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением, в котором просило признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 28.02.2020 об отказе в удовлетворении возражения от 26.11.2019 на решение от 31.10.2019 об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке N 2019702713 и обязать Роспатент принять решение о государственной регистрации знака обслуживания по указанной заявке (с учетом принятого судом уточнения заявленных требований на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2020 заявление общества удовлетворено: решение Роспатента от 28.02.2020 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2019702713 признано недействительным как не соответствующее требованиям подпункта 3 пункта 1, подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

На Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть поступившее 26.11.2019 возражение общества на решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке N 2019702713.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, Роспатент просит отменить решение суда первой инстанции, направить дело на новое рассмотрение.

Общество представило отзыв на кассационную жалобу, в котором не согласилось с изложенными в ней доводами.

Представители общества и Роспатента приняли участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Представитель Роспатента поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, просил ее удовлетворить.

Представитель общества возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая обжалуемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, общество 28.01.2019 обратилось в Роспатент с заявкой N 2019702713 на государственную регистрацию обозначения " " в качестве знака обслуживания в отношении услуг 37-го класса "асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление одежды; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация сооружений [строительство]; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горнорудных полезных ископаемых; заряд аккумуляторов транспортных средств; заточка ножей; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; мытье транспортных средств; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; настройка музыкальных инструментов; обивка мебели; обновление одежды; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для сушки посуды; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат посудомоечных машин; прокат стиральных машин; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт линий электропередачи; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; стерилизация медицинских инструментов; стирка; стирка белья; строительство; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство молов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; судостроение; уборка зданий [внутренняя]; уборка снега; уборка улиц; уничтожение вредителей, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по балансировке колес; услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по гидроразрыву пласта; услуги по заправке порошковых картриджей; услуги по заправке чернильных картриджей; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных; услуги электриков; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

По результатам рассмотрения указанной заявки 31.10.2019 Роспатент принял решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания в отношении всех указанных в перечне услуг, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с названным решением об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения, общество 26.11.2019 обратилось в Роспатент с возражением, в обоснование которого указало на то, что слово "ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС" является неологизмом, созданным в первую очередь для использования в качестве фирменного наименования общества.

Общество отметило, что само слово "ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС" не представлено ни в одном словаре в качестве самостоятельной лексической единицы, а составные части этого слова "ЭНЕРГО", "АУДИТ" и "СЕРВИС" относятся к разным областям, имеют каждое свою семантику, в связи с чем не могут в своей совокупности указывать на какие-либо конкретные услуги.

Решением от 28.02.2020 Роспатент отказал в удовлетворении возражения общества, свое решение от 30.10.2019 оставил в силе.

В ходе рассмотрения возражения общества административный орган установил, что словесный элемент "ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС" представляет собой сложносоставное слово, состоящее из элементов:

"ЭНЕРГО" - начальная часть сложных слов, вносящая значения 1) энергия; 2) энергетический;

"АУДИТ" - независимая экспертиза финансовой деятельности компании, фирмы, проводимая профессионалами (аудиторами) путем проверки соблюдения установленного порядка ведения бухгалтерского учета, соответствия хозяйственных и финансовых операций законодательству, полноты и верности отражения показателей деятельности предприятий в финансовой отчетности; контрольная функция правильности составления финансовых документов;

"СЕРВИС" - оказание услуг, удовлетворение бытовых потребностей населения.

Кроме того, административный орган отметил, что словесный элемент "ЭНЕРГО" достаточно часто является составным элементом различных словесных обозначений и перестал быть новым и оригинальным, в связи с чем не может выполнять индивидуализирующую функцию.

На основании изложенного Роспатент пришел к выводу о восприятии обозначения "ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС" как имеющего отношение к финансовой деятельности в сфере энергетики, несмотря на слитное написание.

Административный орган сделал вывод о том, что заявленное на регистрацию обозначение представляет собой услугу "аудит в области энергетики", в связи с чем не обладает различительной способностью и не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

По мнению административного органа, указанная услуга тесно связана с частью заявленных обществом услуг 37-го класса МКТУ (например, "заряд аккумуляторов транспортных средств; прокладка кабеля; ремонт линий электропередачи; услуги электриков; устранение помех в работе электрических установок; установка и ремонт электроприборов; установка и ремонт лифтов; и т.п."), которые непосредственно относятся к услугам, связанным с услугами, предоставляемыми в области энергетики.

Таким образом, по мнению Роспатента, в отношении части заявленных услуг 37-го класса МКТУ заявленное обозначение будет указывать на их вид и назначение, в связи с чем противоречит положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В отношении другой части заявленных услуг, которые не относятся к деятельности в области энергетики, Роспатент отметил, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение в отношении вида и назначения услуг, в связи с чем противоречит положениям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, административный орган обратил внимание, что отсутствие различительной способности заявленного обозначения подтверждается использованием подобных обозначений иными лицами в качестве фирменного наименования.

Роспатент указал на отсутствие документов, свидетельствующих о приобретении заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки на регистрацию знака обслуживания, а также отклонил ссылки общества на примеры иных подобных регистраций.

С учетом изложенного Роспатент не усмотрел оснований для удовлетворения возражения общества.

Общество обратилось в суд с заявлением по настоящему делу, полагая, что решение Роспатента от 28.02.2020 не соответствует закону.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

В ходе проверки законности оспариваемого ненормативного акта суд первой инстанции определил, что Роспатент пришел к выводу о необходимости разделения указанных в заявке на регистрацию знака обслуживания услуг на две группы:

услуги, в отношении которых заявленное на регистрацию обозначение является описательным, так как характеризует такие услуги;

услуги, в отношении которых заявленное на регистрацию обозначение является вводящим потребителя в заблуждение.

Суд первой инстанции констатировал, что конкретные перечни услуг, относящиеся к первой и второй группам, Роспатентом не выделены: неисчерпывающие перечни приведены в качестве примеров.

Следуя методологическому подходу, сформированному на основании применимых норм материального права судебной практикой, а также изложенному в методических рекомендациях самого Роспатента, используемых в ходе экспертизы заявленного обозначения, суд первой инстанции отметил, что одно и то же обозначение может быть по отношению к одним услугам описательным, по отношению к другим - вводящим потребителя в заблуждение, для третьих - фантазийным, то есть заявленные на регистрацию услуги должны быть разделены Роспатентом на три группы (либо должна быть приведена мотивировка того, что среди перечисленных в заявке позиций отсутствуют услуги, относящиеся к какой-либо из групп), указаны перечни услуг, относящихся к каждой из групп, изложены мотивы отнесения той или иной услуги к конкретной группе.

Поскольку Роспатентом была нарушена методология проверки охраноспособности заявленного обозначения, надлежащий анализ заявленных на регистрацию услуг выполнен не был, суд первой инстанции пришел к выводу о несоответствии спорного ненормативного правового акта требованиям законодательства (пунктам 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ).

Суд первой инстанции признал, что допущенные Роспатентом нарушения не могут быть устранены на стадии судебного контроля (поскольку это означало бы не проверку выводов Роспатента, а самостоятельный судебный анализ тех обстоятельств, которые административным органом не оценивались), в связи с чем обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение общества на решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Проанализировав доводы кассационной жалобы, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что Роспатентом не оспариваются его полномочия по принятию ненормативного правового акта, а также выводы о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

По мнению Роспатента, суд первой инстанции не исследовал вопрос, будет ли обозначение "ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС" описательным в отношении услуг 37-го класса МКТУ, связанных с аудитом в области энергетики, а также о том, будет ли оно вызывать у потребителя не соответствующие действительности ассоциативные представления в отношении другой части услуг 37-го класса МКТУ, не относящихся к услугам в области энергетики.

Таким образом, административный орган полагает, что суд первой инстанции не провел анализ обозначения по заявке N 2019702713 на его соответствие условиям охраноспособности, предусмотренным положениями пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ, а также не сделал самостоятельный вывод о соответствии заявленного обозначения этим условиям.

Роспатент считает, что выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Так, заявитель кассационной жалобы отмечает, что, вопреки выводам суда первой инстанции, в оспариваемом решении административный орган установил, что в отношении услуг 37-го класса МКТУ, которые не относятся к услугам в области энергетики, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение в отношении вида и назначения услуг, в связи с чем его регистрация будет противоречить положениям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. Указанный вывод содержится на странице 7 оспариваемого ненормативного правового акта.

Учитывая вышеизложенное, Роспатент полагает вывод суда первой инстанции о том, что административный орган не дал оценку всем обстоятельствам дела и всем доводам лиц, участвующих в деле, не основан на имеющихся доказательствах.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к следующим выводам.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ и пунктом 35 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, пункт 34 Правил N 482 относит в том числе простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящих хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

При квалификации спорного обозначения в качестве описательного Роспатент учитывает (либо мотивирует причины неучета) пункт 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39), согласно которому в случае, если для формулирования описательной характеристики товара или характеристики сведений об изготовителе нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным. Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы: понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания; воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе.

Вывод о возможности восприятия заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения как указания на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта может оказаться достаточным для принятия решения об отказе в регистрации обозначения в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара либо его изготовителя.

На основании пункта 37 Правил N 482 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение в отношении товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, о его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров. При этом данной нормой охватываются лишь обозначения, которые ложно указывают на свойства того товара, в отношении которого испрашивается правовая охрана. Обозначения, указывающие на не присущее товару свойство, которое рядовым, средним потребителем не может быть воспринято как правдоподобное, ложными в смысле подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не являются.

Мнение самого Роспатента о ложности обозначения по смыслу вышеуказанной нормы содержится также в подпунктах 1 и 2 пункта 3 Рекомендаций N 39.

В абзаце седьмом пункта 3 Рекомендаций N 39 указано, что вопрос о том, является ли обозначение ложным, рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения. Одно и то же обозначение в отношении одних товаров может быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантазийным.

В этом же абзаце пункта 3 Рекомендаций N 39 приведен пример: обозначение "ОПЕРЕТТА" целесообразно признать описательным в отношении услуг театра оперетты, ложным - в отношении услуг театра драмы, фантазийным - в отношении товара "духи".

В подпункте 2 пункта 3 Рекомендаций N 39 разъяснено, что в отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на вопрос: описывает ли элемент товары ложно; может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение. Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить, являются ли ложные указания правдоподобными; являются ли ассоциативные представления правдоподобными; поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель. Если элементы обозначения можно отнести к ложным или способным ввести в заблуждение, но неправдоподобным, обозначение нецелесообразно признавать ложным или способным ввести в заблуждение.

Таким образом, предполагаемая ложная ассоциация обозначения в отношении конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер. Регистрация таких обозначений возможна.

В связи с этим следует рассматривать обозначение на предмет признания его ложным применительно к конкретным услугам, для которых испрашивается регистрация обозначения, учитывая, что одно и то же обозначение может в отношении одних услуг быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантазийным.

Суд первой инстанции установил, что вывод Роспатента о несоответствии спорного обозначения требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ обусловлен восприятием обозначения "ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС" как имеющего отношение к финансовой деятельности в сфере энергетики, в связи с чем в отношении соответствующих услуг 37-го класса МКТУ (в качестве примера приведен неисчерпывающий перечень услуг) будет указывать на их вид и назначение.

В отношении другой части заявленных услуг (в качестве примера приведен неисчерпывающий перечень услуг), которые не относятся к деятельности в области энергетики, административный орган пришел к выводу о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение в отношении вида и назначения услуг, в связи с чем противоречит положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

При этом в оспариваемом ненормативном правовом акте Роспатент хотя и привел некий перечень услуг 37-го класса, включенных в первую и вторую группы, но, как справедливо отметил суд первой инстанции, этот перечень определен кратко, неисчерпывающим образом.

Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводом суда первой инстанции об отсутствии в оспариваемом решении административного органа полноценной оценки всего перечня заявленных услуг 37-го класса МКТУ.

Как правильно указал суд первой инстанции, применительно к данной ситуации услуги должны разделяться на три группы:

услуги, в отношении которых обозначение является описательным (характеризует услуги);

услуги, в отношении которых обозначение является ложным или вводящим потребителей в заблуждение (вызывая у них правдоподобные ассоциации);

услуги, в отношении которых обозначение является фантазийным (не описывает товары и не вызывает правдоподобные ассоциации).

В анализируемом перечне может не оказаться услуг, относящихся к одной из групп (например, фантазийных), однако эта ситуация должна быть проанализирована и должны быть сделаны выводы как в отношении услуг, применительно к которым обозначение их характеризует, так и об ассоциации потребителей в отношении иных услуг - являются эти ассоциации правдоподобными или нет.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что разделение Роспатентом услуг только на две группы без анализа правдоподобности вызываемых у потребителей ассоциаций суд первой инстанции правомерно признал нарушением административным органом собственных методологических подходов к исследованию заявленного обозначения.

Данное обстоятельство, в свою очередь, свидетельствует о неправильном применении Роспатентом норм материального права (пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ).

Суд первой инстанции верно указал на то, что в оспариваемом ненормативном правовом акте не приведены мотивы, по которым административный орган включил в первую группу услуг (для которых он счел обозначение описательным) такие услуги, как "информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами", которые явно не связаны ни с самой сферой энергетики, ни с финансовым аудитом в такой сфере. Не приведены также мотивы, по которым включенные во вторую группу (для которых обозначение он счел ложным или вводящим в заблуждение) услуги 37-го класса МКТУ "восстановление одежды; мытье окон; реставрация мебели; дезинфекция; дератизация; услуги по заправке порошковых картриджей; услуги по заправке чернильных картриджей" могут вызвать у потребителей правдоподобные ассоциации об их связи с финансовым аудитом в сфере энергетики.

В такой ситуации довод Роспатента о неправильном применении судом первой инстанции пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ отклоняется как необоснованный.

Позиция Роспатента, выраженная в кассационной жалобе и состоящая в том, что суд первой инстанции самостоятельно не проанализировал охраноспособность заявленного на регистрацию обозначения по отношению ко всем указанным в перечне заявки услугам, не может быть поддержана президиумом Суда по интеллектуальным правам: такой анализ должен был сделать сам Роспатент, к компетенции суда первой инстанции относится проверка соответствия требованиям применимого законодательства сделанных Роспатентом выводов. В отсутствие в проверяемом ненормативном правовом акте выводов (в отношении перечней услуг, относящихся к той или иной группе, в отношении мотивов, по которым услуги подлежат отнесению к той или иной группе) суд первой инстанции не обладает компетенцией делать такие выводы самостоятельно, подменяя собой административный орган.

Суд первой инстанции обоснованно указал, что отзыв Роспатента может содержать более подробные объяснения в поддержку сделанных в оспариваемом ненормативном правовом акте выводов, но не новые выводы, которые должны были содержаться в оспариваемом ненормативном акте, но фактически отсутствуют.

В пункте 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 названного Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения административного органа, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает правомерным вывод суда первой инстанции о том, что при рассмотрении возражения общества Роспатент не выделил перечни услуг, относящиеся к той или иной группе, не мотивировал, каким образом применение спорного обозначения к услугам, не имеющим прямого отношения к деятельности в сфере энергетики, приведет к однозначной дезориентации потребителя в отношении конкретной услуги или сможет ввести потребителя в заблуждение в отношении ее назначения. При этом обстоятельства, связанные с анализом отношения потребителей к заявленному обозначению, Роспатентом не устанавливались.

В связи с изложенным суд обоснованно признал принятое административным органом по результатам рассмотрения возражения решение не соответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ и обязал административный орган повторно рассмотреть возражение общества.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав явившихся в судебное заседание представителей Роспатента и общества, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2020 по делу N СИП-400/2020 оставить без изменения, кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина

Е.С. Четвертакова