Резолютивная часть постановления объявлена 31 мая 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 6 июня 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Голофаев В.В., Пашкова Е.Ю.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "КОРМАКО" (пр. Победы 20-А, офис 2-3, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628609, ОГРН 1026301698884)

на решение Арбитражного суда Самарской области от 15.12.2015 (судья Хмелев С.П.) и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2016 (Николаева С.Ю., Балакирева Е.М., Тереньев Е.А.),

принятые в рамках дела N А55-13802/2015

по иску закрытого акционерного общества "КОРМАКО"

к закрытому акционерному обществу "Научно-исследовательский производственный центр" "НефтеГазСервис" (пр. Совхозный, д. 6, г. Самара, 443063, ОГРН 1026301698884)

о защите исключительных прав и взыскании убытков,

с участием третьих лиц: Гончарова Валерия Александровича (г. Нижневартовск), открытого акционерного общества "Газпромнефть-ННГ" (ул. Ленина, д. 59/87, г. Ноябрьск, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ,629807, ОГРН 1028900703963) при участии в судебном заседании:

от закрытого акционерного общества "КОРМАКО" - представитель Суспицын В.Г. (по доверенности от 18.06.2015), директор Гончаров В.А. (решение N 3/2015 от 17.12.2015);

от закрытого акционерного общества "Научно-исследовательский производственный центр" "НефтеГазСервис" - представитель Смирнова А.М. (по доверенности от 05.05.2016;

от Гончарова В.А. - лично Гончаров В.А., установил:

закрытое акционерное общество "КОРМАКО" (далее - общество "КОРМАКО") обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к закрытому акционерному обществу Научно-исследовательский производственный центр "НефтеГазСервис" (далее - общество НИПЦ "НефтеГазСервис") о запрете использовать в своей деятельности по коррозионному мониторингу трубопроводов принадлежащее истцу изобретение "Способ мониторинга коррозии трубопровода и устройство для его осуществления", защищенное патентом Российской Федерации N 2459136, без заключения лицензионного соглашения на использование интеллектуальных прав с правообладателем - обществом "КОРМАКО" и о взыскании убытков в сумме 1 972 000 руб.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Гончаров А.А., открытое акционерное общество "Газпромнефть-ННГ".

Решением Арбитражного суда Самарской области от 15.12.2015, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2016, в иске отказано.

В кассационной жалобе общество "КОРМАКО" просит указанные судебные акты отменить, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, и направить дело на новое рассмотрение в суде первой инстанции.

Заявитель указывает, что судами ошибочно применены положения статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) о праве преждепользования.

Также общество полагает, что судом допущено нарушение положений статей 71, 75, 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при проведении экспертизы по делу, выраженное в ненаправлении судом в адрес экспертов необходимых для проведения экспертизы документов, в том числе при назначении экспертизы самого патента Российской Федерации N 2459136 как документа, содержащего описание и формулу изобретения.

В отзыве на кассационную жалобу общество НИПЦ "НефтеГазСервис" просит оставить оспариваемые судебные акты без изменения.

Открытое акционерное общество "Газпромнефть-ННГ" представило отзыв, в котором просило в удовлетворении кассационной жалобы отказать.

Представитель истца в судебном заседании поддержал доводы кассационной жалобы.

Представитель ответчика возражал против отмены оспариваемых судебных актов по основаниям, изложенным в мотивированном отзыве.

Третье лицо Гончаров В.А. в судебном заседании поддержал позицию заявителя кассационной жалобы.

Открытое акционерное общество "Газпромнефть-ННГ", надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, своего представителя в суд кассационной инстанции не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Рассмотрев доводы кассационных жалоб, отзывов на нее, выслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, присутствующих в судебном заседании, проверив правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, суд кассационной инстанции приходит к выводу о необходимости отмены оспариваемых судебных актов и направлении дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области в силу следующего.

При рассмотрении спора судами установлено, что общество "КОРМАКО" является правообладателем патента Российской Федерации N 2459136 на изобретение "Способ мониторинга коррозии трубопровода и устройство для его осуществления" (дата приоритета изобретения - 12.05.2009, срок действия исключительного права истекает 12.05.2029) (далее - патент N 245136).

Общество НИПЦ "НефтеГазСервис" на основании договора подряда от 21.12.2012 с открытым акционерном обществом "Газпромнефть-ННГ" выполняло работы по мониторингу коррозии трубопроводов и физического состояния трубопроводов.

Обращаясь с настоящим иском, истец указывает, что ответчик без заключения лицензионного договора, при выполнении вышеуказанного договора подряда использует изобретение, защищенное патентом N 2459136, нарушая исключительные права истца.

Отказывая в иске, суд первой инстанции установил, что действие патента N 2459136 было прекращено Федеральной службой по интеллектуальной собственности в период с 08.07.2012 по 09.03.2013 из-за неуплаты пошлины за поддержание патента, при этом ответчиком осуществлении мониторинга коррозии трубопроводов по договору подряда N Д/2140/12-1898 начато 21.12.2012, поэтому ссылаясь на положения статьи 1361 ГК РФ, пришел к выводу о наличии у ответчика права использования решений, тождественных изобретению истца.

Кроме того, для установления факта использования ответчиком принадлежащего истцу изобретения судом была назначена патентоведческая судебная экспертиза, проведение которой было поручено экспертам общества с ограниченной ответственностью "Агентство ГЛИНТ" Заметалиной Н.П. и Степнову В.В.

Принимая во внимание выводы судебных экспертов, а также оценив в совокупности и взаимосвязи иные представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что ответчик при выполнении работ по вышеуказанному договору с открытым акционерном обществом "Газпромнефть-ННГ" не использует изобретение, исключительное право на которое принадлежит истцу, и не нарушает указанное исключительное право.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, поддержал выводы суда первой инстанции.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что вышеуказанные выводы судов нельзя признать обоснованными, поскольку они сделаны без надлежащего исследования всех обстоятельств, имеющих значение для дела и с нарушениями норм материального и процессуального права.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 названной статьи.

В соответствии с пунктом 3 той же статьи изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

В то же время согласно пункту 1 статьи 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382 ГК РФ) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Однако для применения указанной статьи нужно установить два обстоятельства: 1) даты приоритета изобретения и начала использования на территории Российской Федерации технического решения, 2) тождественность изобретения и созданного независимо от автора технического решения.

Как следует из материалов, и установлено судами дата приоритета изобретения по патенту N 2459136 12.05.2009, а дата начала использования технического решения при выполнении ответчиком работ по договору подряда 21.12.2012, тем самым суды неправомерно применили к настоящим правоотношениям положения статьи 1361 ГК РФ о преждепользовании.

В то же время в связи с прекращением действия патента N 2459136 в период с 08.07.2012 по 09.03.2013 в настоящем деле в случае установления тождественности технических решений могли быть применены положения статьи 1400 ГК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 1400 ГК РФ лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования).

Право послепользования, так же как и право преждепользования может быть установлено только в отношении тождественного охраняемому изобретению технического решения, начало использования которого приходится на период, в который действие патента было временно прекращено.

Однако суды на основе экспертного заключения пришли к выводу, что ответчиком не используется изобретение истца, то есть используемое ими технические решения не тождественны.

При установлении указанных обстоятельств нормы ни о преждепользовании, ни нормы о послепользовании не подлежали применению, а выводы судов об обратном являются противоречивыми и необоснованными.

Кроме того, по мнению коллегии судей, проведенная судом патентоведческая судебная экспертиза не может быть признана допустимым доказательством по делу в силу следующих обстоятельств.

Согласно части 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

В соответствии со статьей 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, устанавливающей правило о допустимости доказательств, обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Согласно пункту 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

На основании пункта 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" при назначении экспертизы суд должен руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о судебно-экспертной деятельности, а также положениями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об обеспечении процессуальных прав лиц, участвующих в деле.

При проведении судебной экспертизы экспертами общества с ограниченной ответственностью "Агентство ГЛИНТ" в нарушение абзаца 12 статьи 16 Федерального закона N 73-ФЗ от 31.05.2001 "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" и в нарушение части 1 статьи 83 и части 1 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации использованы документы (сведения из открытого источника, содержащие описание и формулу изобретения патента N 2459136), не предоставленные судом.

Из определения суда от 07.09.2015 о назначении экспертизы не следует, что экспертам направлялись описание и формула изобретения по патенту N 2459136, которые должны были использоваться как объекты исследования при проведении экспертизы, при этом сам эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для производства судебной экспертизы.

Соответственно, отвечая на вопросы суда и проводя экспертизу, эксперты основывались на недопустимых доказательствах.

Ссылка судов первой и апелляционной инстанций на то, что экспертами в соответствии со статьями 1354, 1393, 1394 ГК РФ была получена открытая информация о патенте, не может быть признана правомерной, так как эксперт не вправе использовать информацию для проведения экспертизы (в том числе открытую и содержащуюся в государственном реестре), если она является объектом исследования и доказательством по делу.

Исходя из содержания пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции вправе принять новый судебный акт, не передавая дело на новое рассмотрение, только в случае, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

В соответствии с частью 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

На основании изложенного, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, нельзя признать законными и обоснованными. Принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, кассационная инстанция, отменяя состоявшиеся по делу судебные акты, считает необходимым направить дело на новое рассмотрение.

При изложенных обстоятельствах, с учетом отсутствия полномочий суда кассационной инстанции по оценке представленных в материалы дела доказательств, судебная коллегия считает, что судебные акты не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, что является основанием для их отмены и направления настоящего дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить допущенные нарушения и, обеспечив полноту исследования доказательств, рассмотреть вопрос о наличие или отсутствие у ответчика права послепользования, при необходимости с целью установления тождественности технических решений, назначить экспертизу, установить все обстоятельства, подлежащие доказыванию при рассмотрении требования истца, вынести законный и обоснованный судебный акт с распределением расходов по уплате государственной пошлины, в том числе за рассмотрение кассационной жалобы в соответствии с абзацем вторым части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Самарской области от 15.12.2015 по делу N А55-13802/2015 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2016 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.