Резолютивная часть постановления объявлена 11 февраля 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 февраля 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Погадаева Н.Н., Рогожина С.П.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Компания "Играмир" (ул. Звенигородская, д. 20, литер А, офис 66, Санкт-Петербург, 191119, ОГРН 1157847034564) на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.09.2018 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2019 по делу N А56-56792/2017

по иску общества с ограниченной ответственностью "Си Ди Лэнд контакт" (ул. Садовническая, д. 76/71, стр. 4, Москва, 115035, ОГРН 1107746953313) к обществу с ограниченной ответственностью "Компания "Играмир" о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Си Ди Лэнд контакт" - Большунов С.Б. (по доверенности от 15.10.2019);

от общества с ограниченной ответственностью "Компания "Играмир" - Фисенко М.А. (по доверенности от 15.04.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Си Ди Лэнд контакт" (далее - истец, общество "Си Ди Лэнд контакт") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Компания "Играмир" (далее - ответчик, общество "Компания "Играмир") о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства с условным наименованием "Ждун" в размере 908 000 рублей, судебных расходов на приобретение контрафактного товара в размере 522 000 рублей и расходов на проведение судебной экспертизы в размере 76 000 рублей (с учетом уточнения предмета исковых требований, принятого судом первой инстанции в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.09.2018 уточненные исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2018 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.09.2018 изменено; резолютивная часть данного решения изложена в следующей редакции: "Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Компания "Играмир" (ОГРН 1157847034564) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Си Ди Лэнд контакт" (ОГРН 1107746953313) 200 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на произведение, 37 300 руб. судебных издержек на закупку контрафактного товара и 76 000 руб. расходов на проведение судебной экспертизы. В остальной части в удовлетворении требований отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Компания "Играмир" (ОГРН 1157847034564) в доход федерального бюджета 4 661 руб. 00 коп. государственной пошлины".

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2019 постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2018 по делу отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2019 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.09.2018 по делу изменено, резолютивная часть решения изложена в следующей редакции: "Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Компания "Играмир" (ОГРН 1157847034564) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Си Ди Лэнд контакт" (ОГРН 1107746953313) 908 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на произведение, 37 300 руб. судебных издержек на закупку контрафактного товара и 76 000 руб. расходов на проведение судебной экспертизы, расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы в сумме 3 000 рублей. В остальной части в удовлетворении требований отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Компания "Играмир" (ОГРН 1157847034564) в доход федерального бюджета 21 160 руб. 00 коп. государственной пошлины".

Не согласившись с решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.09.2018 и постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2019, общество "Компания "Играмир" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить указанные судебные акты, отказать в удовлетворении исковых требований или направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы общество "Компания "Играмир" ссылается на установленные судами обстоятельств дела, в силу которых суды должны были прийти к выводам, соответствующим позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 73 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10).

Ответчик полагает, что суды уклонились от исследования его доводов о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом. При этом суд апелляционной инстанции проанализировал такие основания признания наличия в действиях истца признаков злоупотребления правом, которые не были заявлены обществом "Компания "Играмир".

Общество "Компания "Играмир" отмечает, что согласно заключению судебной экспертизы N А18-18-Т-А56-56792/2017 от 21.06.2018, представленному в материалы дела истцом, "текст на английском языке лицензионного договора от 25.04.2017 не соответствует тексту на русском языке нотариально заверенного перевода указанного лицензионного договора от 25.04.2017 в связи с выявлением в переводном тексте фрагментов, искажающих смысл оригинала". В связи с этим ответчик полагает, что суды приняли указанный договор в качестве доказательства в нарушение требований статей 75, 255 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Общество "Компания "Играмир" считает, что в силу отсутствия в материалах дела надлежащего перевода указанного договора суды не могли установить, какой объем правомочий был передан истцу и вправе ли истец, с учетом позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 79 постановления от 23.04.2019 N 10, защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс).

Ответчик также полагает, что суд апелляционной инстанции в нарушение Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установил новое обстоятельство, не установленное судом первой инстанции, в отношении лица, не привлеченного к участию в деле, - акционерного общества Торговый дом "Гулливер". Общество "Компания "Играмир" указывает, что суд затронул интересы акционерного общества Торговый дом "Гулливер" и фактически признал нарушителем исключительных прав истца.

Истец в отзыве на кассационную жалобу просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель ответчика доводы кассационной жалобы поддержал, просит обжалуемые судебные акты отменить, отказать в удовлетворении исковых требований или направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Представитель истца в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационной жалобы, по основаниям, изложенным в отзыве.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, выслушав представителей участвующих в деле лиц, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыва на нее, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу о наличии правовых оснований для их отмены в силу следующего.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Согласно подпунктам 1 и 2 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности воспроизведение произведения, то есть изготовление одного или более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, а также распространение произведения путем продажи.

Подпунктом 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных этим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно статье 1254 ГК РФ, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 этого Кодекса.

В силу пункта 3 статьи 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных этим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 названного Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Как отмечено в пункте 61 постановления от 23.04.2019 N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

При избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения, и определение конкретного размера компенсации за установленное нарушение, исходя из этой цены. При этом определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, обществом "Си Ди Лэнд контакт" 25.04.2017 заключен лицензионный договор с Маргрит Антье ван Бриивурт, являющейся обладателем исключительного права на произведение изобразительного искусства с условным названием Homunkulus Loxodontus, представляющее собой фантазийное существо с головой морского слона и телом личинки, выполненное в положении сидя без ног, а также руками человека (далее - произведение "Ждун"), в соответствии с которым обществу "Си Ди Лэнд контакт" на основании исключительной лицензии предоставлено право использования указанного произведения на территории Российской Федерации. Данный факт также усматривается из сертификата-подтверждения от 25.04.2017 о предоставленном обществу "Си Ди Лэнд контакт" права использования объекта авторского права.

Обществу "Си Ди Лэнд контакт" стало известно, что общество "Компания "Играмир" изготавливает и реализует мягкие игрушки, воспроизводящие произведение "Ждун".

Общество "Си Ди Лэнд контакт" приобрело у общества "Компания "Играмир" соответствующий товар, который, в свою очередь, приобщен в качестве вещественного доказательства к материалам дела и содержит на упаковке следующую информацию: "Игрушка мягконабивная "Ждун" 20 см., принятие претензий от покупателей: ООО "Компания "Играмир"; изготовитель: ООО "Компания "Играмир".

Данный товар был приобретен обществом "Си Ди Лэнд контакт" в рамках заключенного между указанными лицами договора поставки от 11.05.2017 N 11/05-17 в количестве 2 000 штук по товарной накладной от 29.05.2017 N 39 на общую сумму 746 000 рублей (373 рубля за штуку). Поставленный товар был оплачен обществом "Си Ди Лэнд контакт" частично в сумме 522 200 рублей, что подтверждается платежным поручением от 12.05.2017 N 130.

Общество "Си Ди Лэнд контакт", полагая, что общество "Компания "Играмир" незаконно использовало упомянутое произведение, обратилось к нему с претензией от 15.06.2017 N 150617, содержащей требования о прекращении нарушения исключительного права на произведение и выплате компенсации за нарушение этого права.

Оставление обществом "Компания "Играмир" претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения общества "Си Ди Лэнд контакт" в арбитражный суд с исковым заявлением.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, исходил из доказанности истцом наличия у него права на обращение с иском о защите исключительного права на произведение "Ждун" в силу наличия в материалах дела лицензионного договора от 25.04.2017 и сертификата-подтверждения от 25.04.2017 о предоставленном праве использования объекта авторского права, а также факта незаконного использования ответчиком этого произведения путем его воспроизведения в виде игрушки и дальнейшего распространения путем продажи, что подтверждается представленными в материалы дела договором поставки от 11.05.2017 N 11/05-17, счетом на оплату от 11.05.2017 N 46, платежным поручением от 12.05.2017, товарной накладной от 29.05.2017 N 39 и товарно-транспортной накладной от 29.05.2017 N 39, содержащих указание на товар "Мягкая игрушка "Ждун" 20 см".

При этом суд первой инстанции отклонил доводы ответчика о том, что спорный товар был заказан у общества "Компания "Играмир" истцом в качестве законного правообладателя прав на произведение и впоследствии введен им в гражданский оборот, как несостоятельные, поскольку вопреки части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком не представлено в материалы дела надлежащих и допустимых доказательств в обоснование соответствующих утверждений, тем более, что они противоречат письму общества "Компания "Играмир" в адрес автора произведения относительно претензий истца.

Суд первой инстанции взыскал с ответчика компенсацию в размере 908 000 рублей, определенном исходя из двукратного размера стоимости права использования произведения, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель (на основании заключения судебной экспертизы от 21.06.2018 о рыночной стоимости права использования произведения "Ждун").

При этом суд первой инстанции взыскал в полном объеме судебные издержки общества "Си Ди Лэнд контакт", в том числе расходы на закупку контрафактных товаров в размере 522 000 рублей, расходы на проведение судебной экспертизы в размере 76 000 рублей, а также взыскал с ответчика в доход федерального бюджета государственную пошлину за подачу искового заявления в размере 21 160 рублей.

Суд апелляционной инстанции при повторном рассмотрении дела также пришел к выводам о том, что использование ответчиком произведения "Ждун" является незаконным, и посчитал правомерным взыскание компенсации в указанном размере.

Вместе с тем суд апелляционной инстанции указал, что судом первой инстанции при удовлетворении требования истца о взыскании расходов на приобретение контрафактной продукции в сумме 522 000 рублей, не учтен ряд обстоятельств. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что, оценивая действия истца по сбору доказательств для защиты нарушенного права, а также учитывая тот факт, что приобретение игрушек в количестве 2000 штук связано с их дальнейшей реализацией, то издержки истца, понесенные в связи со сбором доказательств по настоящему делу, могут быть взысканы в качестве судебных расходов в сумме 37 300 рублей (из расчета 100 шт. х 373 рубля, с учетом информации на официальном сайте ответчика https://igramir.com/ о минимальном тираже заказа - 100 штук).

При этом суд апелляционной инстанции отклонил доводы ответчика о том, что договор поставки был оформлен с истцом как с правообладателем соответствующих исключительных прав на основании заказа последнего, поскольку, как следует из представленных в материалы дела договора, заказа, спецификации и товарной накладной, ответчик принял на себя обязательство поставить согласованный сторонами товар; доказательств предъявления истцом лицензионного договора при оформлении заказа и в момент поставки материалы дела не содержат; в соответствии с пунктом 1.3.8. именно ответчик гарантировал, что товар не содержит незаконных материалов, разрешен к продаже несовершеннолетним лицам, не нарушает прав и законных интересов третьих лиц (в том числе, авторских и смежных прав, прав на товарные знаки), не порочит честь и достоинство и деловую репутацию третьих лиц и покупателя. Суд апелляционной инстанции указал на то, что до заключения ответчиком договора поставки с истцом в марте 2017 года аналогичные мягкие игрушки являлись предметом поставки по договорам, заключенным с третьими лицами, в том числе с акционерным обществом Торговый Дом "Гулливер".

Суд по интеллектуальным правам полагает, что указанные выводы судов первой и апелляционной инстанций нельзя признать законными и обоснованными, поскольку они сделаны с нарушением норм материального права, а также не соответствуют имеющимся в деле доказательствам.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что выводы судов не соответствуют позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 73 постановления от 23.04.2019 N 10, согласно которой использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации по поручению или заданию правообладателя (например, выпуск типографией экземпляров произведений по заданию издательства, производство товаров с нанесением товарного знака по договору с правообладателем) охватывается исключительным правом правообладателя и не требует заключения лицензионного договора.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что с учетом приведенной позиции Верховного Суда Российской Федерации судам необходимо было при рассмотрении настоящего дела принять во внимание объемы поставки по договору от 11.05.2017 N 11/05-1, заключенному между истцом и ответчиком, и выяснить причины приобретения истцом у общества "Компания "Играмир" соответствующего товара именно в количестве 2 000 штук.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции отмечает, что применительно к цели доказывания приобретение такого объема товара с учетом информации на официальном сайте ответчика https://igramir.com/ о минимальном тираже заказа (100 штук) очевидно носило избыточный характер, не обусловленный достижением указанной процессуальной цели.

На данное обстоятельство ранее обращалось внимание Судом по интеллектуальным правам в постановлении от 11.07.2019, принятом по настоящему делу.

Между тем позиция суда кассационной инстанции не была принята во внимание судом апелляционной инстанции.

При этом Суд по интеллектуальным правам полагает, что суды не уделили достаточное внимание тому, что приобретенная истцом у ответчика партия товара была впоследствии реализована им через розничную торговую сеть.

При указанных обстоятельствах решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции нельзя признать вынесенными с правильным применением норм материального права, а выводы судов - соответствующими фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

Учитывая, что допущенные судами нарушения норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам привели к принятию неверных решения и постановления, они не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из того, что для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.09.2018 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2019 по делу N А56-56792/2017 отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.