Резолютивная часть постановления объявлена 3 апреля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 10 апреля 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Силаева Р.В., Рассомагиной Н.Л.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Аромаркет" (ул. Ватутина, д. 15, оф. 17, Свердловская обл., Екатеринбург, 620050, ОГРН 1096659010568) на решение Арбитражного суда Свердловской области от 25.05.2018 по делу N А60-57142/2017 (судья Франк Ю.Ю.) и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.10.2018 (судьи Балдин Р.А., Кощеева М.Н., Муталлиева И.О.) по тому же делу,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Аромаркет" к индивидуальному предпринимателю Ульяновой Анне Александровне (ОГРНИП 311667135800042), обществу с ограниченной ответственностью "Парфюмбург" (предыдущее наименование общество с ограниченной ответственностью "Аромаркет.ру" (ул. Завокзальная, д. 36, пом. Б4-205/2, Свердловская обл., Екатеринбург, 620141, ОГРН 1069670119617)

с участием в деле третьего лица, акционерного общества "Региональный сетевой информационный центр" (ул. 3-я Хорошёвская, д. 2, стр. 1, пом. I, ком. 40, Москва, 123308, ОГРН 1067746823099)

о защите права на фирменное наименование и коммерческое обозначение.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Аромаркет" - Юдин А.Б. (по доверенности от 10.01.2017 N 1);

от индивидуального предпринимателя Ульяновой Анны Александровны - Белоусов И.А. (по доверенности от 14.01.2019);

от общества с ограниченной ответственностью "Парфюмбург" - Колов А.Ю. (по доверенности от 14.01.2019).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Аромаркет" (далее - общество "Аромаркет") обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к индивидуальному предпринимателю Ульяновой Анне Александровне (далее - предприниматель Ульянова А.А.) и обществу с ограниченной ответственностью "Аромаркет.ру" (сменившее в ходе судебного разбирательства по настоящему делу свое фирменное наименование на общество с ограниченной ответственностью "Парфюмбург") (далее - общество "Парфюмбург") с требованиями о признании незаконным использования предпринимателем Ульяновой А.А. коммерческого обозначения и фирменного наименования истца, в том числе в доменном имени www.aro-market.ru; о признании незаконным использования обществом "Аромаркет.ру" коммерческого обозначения и фирменного наименования истца, в том числе в фирменном наименовании, а также в доменном имени www.aro-market.ru; о запрете предпринимателю Ульяновой А.А. использовать любыми способами (в том числе в коммерческом обозначении, средстве адресации и переадресации в сети "Интернет") коммерческого обозначения, схожего с фирменным наименованием и коммерческим обозначением истца при осуществлении деятельности по рекламе, реализации парфюмерной продукции; о признании администрирования доменного имени www.aro-market.ru нарушением прав истца и запрете администратору доменного имени www.aro-market.ru - Ульяновой А.А. использовать обозначение, правами на которое обладает истец; о запрете обществу "Аромаркет.ру" незаконно использовать любыми способами (в том числе в коммерческом обозначении, средстве адресации и переадресации в сети "Интернет") коммерческого обозначения, схожего с фирменным наименованием и коммерческим обозначением истца при осуществлении деятельности по рекламе, реализации парфюмерной продукции (с учетом уточнения заявленных требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "Региональный сетевой информационный центр".

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 25.05.2018, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.10.2018, в удовлетворении иска отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "Аромаркет", ссылаясь на неправильное применение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суды пришли к необоснованному выводу о том, что использование ответчиками фирменного наименования является допустимым, в том числе в сети "Интернет" на сайте, в рекламе, для целей переадресации и иными способами.

Как считает заявитель кассационной жалобы, в материалы дела не представлены доказательства, подтверждающие принадлежность предпринимателю предприятия как имущественного комплекса.

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что договор купли-продажи домена не влечет переход прав на коммерческое обозначение.

Заявитель кассационной жалобы полагает доказанным факт наличия у истца прав на коммерческое обозначение, а также факт его непрерывного использования.

Кроме того заявитель кассационной жалобы считает, что судами не был рассмотрен заявленный им довод, о том, что у ответчиков право на коммерческое обозначение прекратило свое существование. Так, по мнению заявителя кассационной жалобы, в материалах дела отсутствуют доказательства непрерывности существования у ответчика коммерческого обозначения, в частности отсутствуют документы по рекламе, закупке и реализации товара за несколько лет подряд.

Помимо изложенного, заявитель кассационной жалобы отмечает, что выводы судов о добросовестности ответчиков и наличии законных прав на доменное имя являются необоснованными и несоответствующими фактическим обстоятельствам дела.

В отзывах на кассационную жалобу ответчики просили оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

В судебное заседание явились представители сторон, которые поддержали правовые позиции, изложенные ими ранее в кассационной жалобе и отзывах.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в отсутствие представителей третьего лица.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзывах на нее.

Как следует из материалов дела, истец, в обоснование заявленных требований сослался на то, что он осуществляет деятельность по реализации парфюмерии и косметики через интернет-сайт www.aromarket.ru, обладает правом на фирменное наименование и коммерческое обозначение "Аромаркет" с 26.07.2011.

Истец указал, что предприниматель Ульянова А.А., а также общество "Аромаркет.ру" (сменившее в ходе судебного разбирательства по настоящему делу свое фирменное наименование на общество "Парфюмбург") - незаконно используют коммерческое обозначение "Аро-Маркет"/"AroMarket", тождественное (или сходное до степени смешения) фирменному наименованию и коммерческому обозначению истца - общества "Аромаркет" в отношении аналогичных видов деятельности путем указания средства индивидуализации истца на бланках, счетах, упаковке, в объявлениях и рекламе; путем указания средства индивидуализации общества "Аромаркет" на сайте https://www.aro-market.ru; путем указания средства индивидуализации обществом "Аромаркет" в доменном имени второго уровня aro-market.ru.

Общество "Аромаркет", полагая, что ответчики незаконно используют его коммерческое обозначение и фирменное наименование обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований о признании незаконным использования ответчиками коммерческого обозначения, исходил из того, что ответчики начали использовать в своей деятельности спорное коммерческое обозначение ранее истца, что истец не доказал наличия у истца исключительного права на коммерческое обозначение и возникновение у истца данного права ранее, чем у ответчиков.

Кроме того, суд первой инстанции, установил факт того, что ответчик (общество "Аромаркет.ру") изменило добровольно фирменное наименование на общество "Парфюмбург".

В связи с этим суд первой инстанции требование истца о запрете использования в фирменном наименовании оставлено без удовлетворения.

Сделав вывод о том, что в положениях пункта 4 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) отсутствует такой способ защиты нарушенного права, как признание незаконным использования фирменного наименования, суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленного требования о признании незаконным использования ответчиком фирменного наименования истца в доменном имени и на сайте.

Кроме того, суд первой инстанции оценив представленные в материалы дела доказательства и доводы сторон пришел к выводу о том, что истец не представил доказательства недобросовестности использования предпринимателем спорного доменного имени.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотревший дело, согласился с выводами суда первой инстанции.

Суд по интеллектуальным правам, рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемых решения, постановления, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей сторон, пришел к следующим выводам.

В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если этим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными указанным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную данным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции считает ошибочным вывод судов о том, что, право на фирменное наименование подлежит защите только способом, указанным в пункте 4 статьи 1474 ГК РФ.

В силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

В рамках настоящего дела в качестве объекта защиты истцом, в том числе было обозначено фирменное наименование.

При этом истец указал на использование ответчиком обозначения в доменном имени, при осуществлении деятельности по рекламе, реализации парфюмерной продукции, сходного до степени смешения с фирменным наименованием истца, в рассматриваемом случае выступает в качестве способов незаконного использования, определенного пунктом 1 статьи 1474 ГК РФ объектом интеллектуальной собственности, подлежащим правовой защите в рамках статей 1229, 1252 ГК РФ.

С учетом изложенного, суд кассационной инстанции признает неправомерными выводы судов, сделанные на основе неверного утверждения об отсутствии такого способа защиты нарушенного права как признание незаконным использования фирменного наименования, об отсутствии нарушенного права в рассматриваемом случае.

В связи с чем, у судов не имелось правовых оснований для отказа в заявленных требований в полном объеме.

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее (пункт 2 статьи 1539 ГК РФ).

Лицо, нарушившее правила пункта 2 настоящей статьи, обязано по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки (пункт 3 статьи 1539 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1540 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации.

Исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года (пункт 2 названной статьи).

Как разъяснено в пункте 64 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. В связи с этим судам следует учитывать, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия.

В связи с этим судам следует учитывать, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия.

С учетом изложенного в предмет доказывания по настоящему делу входит выяснение следующих обстоятельств:

факт существования исключительного права истца на коммерческое обозначение (наличие достаточных различительных признаков коммерческого обозначения и известности употребления истцом данного коммерческого обозначения на определенной территории),

факт использования истцом и ответчиком для индивидуализации принадлежащих им предприятий (в смысле статьи 132 ГК РФ) тождественных (либо сходных до степени смешения) коммерческих обозначений,

факт возникновения у истца исключительного права на спорное коммерческое обозначение ранее, чем у ответчика,

факт нарушения ответчиком названного исключительного права истца.

Наличие вышеназванных условий устанавливается судом на основании документов, подтверждающих фактическое использование обозначения для индивидуализации предприятия.

При этом лицом, обратившимся в защиту исключительного права на коммерческое обозначение, должна быть доказана вся совокупность вышеназванных условий, в случае недоказанности хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.

При этом суд кассационной инстанции отмечает, что исключительное право на коммерческое обозначение, равно как и на иные средства индивидуализации, состоит в возможности использования его правообладателем в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

Вместе с тем размещение вывески с указанием соответствующего обозначения, внутренние документы организации об утверждении обозначения в качестве коммерческого, договоры, которые не свидетельствуют о непосредственном широком использовании обозначения на определенной территории, нельзя признать достаточными для возникновения права на коммерческое обозначение.

Необходимо, чтобы употребление коммерческого обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия было достаточно известным в пределах определенной территории.

Именно в этом проявляется связь правообладателя с потребителями: только известное обозначение может претендовать на признание его коммерческим обозначением и соответственно только на такое обозначение возникает исключительное право.

Однако устанавливая наличие у ответчика исключительного права на коммерческое обозначение суды не установили на основании представленных ответчиком доказательств данные обстоятельства, а исходили лишь из того, что доменное имя aro-market.ru было зарегистрировано за обществом "Арлайт" 08.05.2008, по договору от 11.01.2012 общество "Арлайт" передало предпринимателю все права на сайт www.aro-market.ru и названное доменное имя, а также из того, что на основании договора аренды предприятия в целом как имущественного комплекса от 05.11.2016 заключенного между предпринимателем Ульяновой А.А. и обществом "Аро-Маркет", правопреемником которого является общество "Парфюмбург", в лице генерального директора Ульянова Е.С., предприниматель сдала в аренду (во владение и пользование) предприятие в целом как имущественный комплекс для целей осуществления предпринимательской деятельности в составе: интернет-сайта www.aromarket.ru (интернет-магазин парфюмерных изделий и косметики); исключительное право на коммерческое обозначение Aromarket.ru, а также иное имущество, относящееся к вышеуказанному комплексу.

При этом, как указано выше, коммерческое обозначение является средством индивидуализации, и исключительное право на коммерческое обозначение возникает только при наличии ряда условий, в то время как интернет-сайт и доменное имя не являются средствами индивидуализации, исключительное право на само по себе доменное имя или сайт, как на коммерческое обозначение возникнуть не может.

То есть, для того, чтобы обозначение, входящее в состав доменного имени, приобрело статус коммерческого обозначения, оно должно отвечать требованиям, предъявляемым действующим законодательством к коммерческим обозначениям.

При этом суд кассационной инстанции отмечает, что в соответствии с действующим законодательством переход права на коммерческое обозначение возможен лишь в составе предприятия, для индивидуализации которого оно используется (пункты 4, 5 статьи 1539 ГК РФ), по договору об отчуждении исключительного права (пункты 1, 2 статьи 1234 ГК РФ), по договору купли-продажи предприятия (статьи 559-566 ГК РФ), по договору аренды предприятия (статьи 656 ГК РФ), по договору коммерческой концессии (статьи 1027 ГК РФ), в порядке универсального правопреемства (наследование или реорганизация юридического лица).

Статья 560 ГК РФ устанавливает, что договор аренды предприятия подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.

Вместе с тем в материалах дела отсутствуют доказательства регистрации вышеназванного договора аренды предприятия.

Таким образом, суды, по результатам исследования и оценки представленных ответчиком в материалы дела доказательств пришли к недостаточным образом мотивированному выводу о возникновении и наличии у ответчиков исключительного права на коммерческое обозначение, поскольку данный вывод сделан в отсутствие всей совокупности обстоятельств, которые должны быть установлены для такого вывода, вследствие чего противоречит нормам материального права.

Судами, по результатам оценки представленных истцом в материалы дела доказательств в подтверждение факта существования исключительного права на коммерческое обозначение и возникновения у истца данного права ранее ответчика (товарных накладных и расходных накладных с 2014 по 2016 годы) установлено, что данные доказательства не подтверждают возникновение у истца права на коммерческое обозначение "Аромаркет", поскольку их содержание не позволяет достоверно установить известность обозначения "Аромаркет" на определенной территории (город Екатеринбург) и наличие связи общества "Аромаркет" как правообладателя с потребителями.

Суд апелляционной инстанции также признал заслуживающими внимание доводы общества "Парфюмбург" о незначительности оборотов истца за 2012 - 2017 годы, которые незначительно превышают 400 000 рублей или 67 000 рублей в год.

Соответствующий довод кассационной жалобы, выражающий несогласие истца с осуществленной судами оценкой представленных в материалы дела доказательств, касающихся наличия у истца исключительного права на коммерческое обозначение, не свидетельствует о неправильном применении судами норм материального и процессуального права, либо о наличии выводов, не соответствующих обстоятельствам дела.

Рассматриваемый довод кассационной жалобы фактически направлен на переоценку указанных выводов судов, что находится за пределами компетенции и полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, определенных положениями статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При этом судебная коллегия суда кассационной инстанции считает необоснованным довод истца о том, что судом апелляционной инстанции не учтено, что в заявлении истца о приобщении доказательств указано на представление им лишь выборочно копий накладных и документов по реализации продукции истца, с целью показать непрерывность использования коммерческого обозначения и фирменного наименования истца за весь период деятельности в сфере рекламы и реализации парфюмерной продукции.

Суды, оценивая соответствующие доводы сторон, правомерно исходили именно из имеющихся в материалах дела доказательств, объем которых был самостоятельно определен сторонами, в то время как истец, имея соответствующее право по предоставлению доказательств, при наличии у него соответствующей возможности не воспользовался им без уважительных причин.

Вместе с тем иные доводы кассационной жалобы направлены на переоценку представленных в материалы дела доказательств и установленных судами обстоятельств, что не относится в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к полномочиям суда кассационной инстанции.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные нарушения норм материального права являются основанием для отмены принятых по делу судебных актов.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции нельзя признать принятыми на основании надлежащего применения норм материального права. В связи с этим они подлежат отмене в полном объеме с передачей дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное и, исходя из подлежащих применению норм материального права, на основании полного, всестороннего и объективного исследования и оценки имеющихся в материалах дела доказательств, доводов и возражений сторон установить обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения дела и вынести законное, обоснованное и мотивированное решение.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Свердловской области от 25.05.2018 по делу N А60-57142/2017 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.10.2018 по тому же делу отменить.

Направить дело N А60-57142/2017 на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Р.В. Силаев

Судья

Н.Л. Рассомагина