Резолютивная часть постановления объявлена 21 марта 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 марта 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Булгакова Д.А., Снегура А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Терма" (ул. Бородина, д. 63, корп. 3, г. Новосибирск, 630088, ОГРН 1155476003605) и общества с ограниченной ответственностью "Яндекс" (ул. Льва Толстого, д. 16, Москва, 119021, ОГРН 10277009193) на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 10.07.2018 по делу N А45-5897/2018 (судья Хорошуля Л.Н.) и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 27.11.2018 по тому же делу (судьи Павлова Ю.И., Киреева О.Ю., Фертиков М.А.)

по иску индивидуального предпринимателя Сычевой Ирины Юрьевны (г. Новосибирск, ОГРНИП 304540310700049) к обществу с ограниченной ответственностью "Терма" о защите исключительного права на товарный знак,

при участии в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: общества с ограниченной ответственностью "Яндекс" и Воронина Дмитрия Сергеевича (г. Новосибирск).

При участии в судебном заседании представителей:

от индивидуального предпринимателя Сычевой Ирины Юрьевны - Сергуняева И.А. (по доверенности от 19.11.2018);

от общества с ограниченной ответственностью "Терма" - Поварёнкина А.Б. (по доверенности от 20.03.2019), Шехтман Е.Л. (по доверенности от 01.11.2017) и Кокорина А.А. (по доверенности от 01.11.2017);

от общества с ограниченной ответственностью "Яндекс" - Филин А.М. (по доверенности от 30.03.2016 N 65) и Качанов А.Н. (по доверенности от 03.06.2016 N 137);

Воронин Дмитрий Сергеевич лично.

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Сычева Инна Александровна (далее - предприниматель) обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Терма" (далее - общество "Терма") о взыскании 10 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на комбинированный товарный знак со словесным обозначением "Mobiba" по свидетельству Российской Федерации N 332445.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: общество с ограниченной ответственностью "Яндекс" (далее - общество "Яндекс") и Воронин Дмитрий Сергеевич.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 10.07.2018, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 27.11.2018, исковые требования удовлетворены частично: с общества "Терма" в пользу предпринимателя взыскано 2 000 000 рублей компенсации, а также 14 600 рублей в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины. В остальной части иска отказано.

Не согласившись с вышеуказанными судебными актами, общество "Терма" и общество "Яндекс" обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которых просят судебные акты отменить.

Так, общество "Терма" считает, что суды, приняв во внимание решение управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области (далее - УФАС по Новосибирской области) от 28.10.2016 N 06-01-03-14-16, фактически отождествили два самостоятельных правонарушения, а именно: нарушение права на товарный знак и недобросовестную конкуренцию. Общество "Терма" в обоснование названного довода ссылается на высказанную Калятиным В.О. позицию в книге "Право в сфере Интернета", в которой он разграничивает факты нарушения права на товарный знак и недобросовестную конкуренцию. При этом, по мнению общества "Терма", данное решение антимонопольного органа не относится к обстоятельствам рассматриваемого дела, поскольку оно касалось рекламного объявления "Что купить? Терма или Мобиба?", вопрос о нарушении права на товарный знак теми способами, которые вменялись в рамках настоящего дела, антимонопольным органом не рассматривался.

Общество "Терма" также не согласно с выводом судов о вероятности смешения потребителем использованного в html-коде сайта и скрытом тексте слова "Мобиба" с товарным знаком истца, поскольку считает данный довод не соответствующим обстоятельствам дела. В частности, общество "Терма" указывает, что любой текст интернет страниц при их просмотре в режиме веб-обработки, то есть по команде браузеру "просмотр исходного кода" будет представлен в режиме html-кода, который фактически является метаданными интернет-страницы. Вместе с тем, с точки зрения общества "Терма", если предположить что скрытый текст это часть метаданных интернет страниц, то его нельзя считать ключевым словом страницы, которое способно повлиять на выдачу результатов в поисковой системе Яндекс. При этом общество "Терма" считает, что скрытые тексты это устаревший вариант продвижения сайта, поскольку на настоящий момент для этой цели поисковые системы используют многочисленные фильтры.

Общество "Терма" обращает внимание также на то, что в протоколе нотариального осмотра доказательств от 26.05.2017 не зафиксировано использование ответчиком спорного обозначения, в том числе в качестве html-кода сайта www.terma.camp. Общество "Терма" отмечает, что при изучении нотариального осмотра можно заметить переход по ссылке на сторонний сайт - www.youtube.com, в html-коде которого нотариусом и был обнаружен тег "Meta Property" со спорным словом.

Как указывает общество "Терма", размещенные на канале YouTube видеоролики не предлагают к продаже товары под спорным товарным знаком, данные видеоролики являются обзорами товаров только под товарным знаком "Терма".

Кроме того, общество "Терма" указывает на неправильное применение судами статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). По мнению общества "Терма", использование спорного обозначения в качестве ключевого слова в системе "Яндекс.Директ" не является использованием товарного знака и не приводит к смешению, поскольку это обозначение не является частью рекламного объявления. Общество "Терма" считает, что подобное использование не создает вероятности смешения при запросе в поисковой системе, поскольку его сайт выпадает в результатах поиска наряду с иными сайтами, в том числе и с сайтом истца. Общество "Терма" обращает внимание на то, что в его объявлении отсутствует спорное обозначение, поскольку оно содержит иные слова - "Мобильные бани! Зимние палатки! - Большой выбор". При этом общество "Терма" отмечает, что данное объявление является рекламой, в связи с чем не может возникнуть смешения в восприятии потребителя. Таким образом, общество "Терма" полагает, что указание спорного обозначения в качестве ключевого слова в поисковой системе "Яндекс.Директ" осуществляется рекламодателями без преследования цели индивидуализации товаров, - в технических целях, и не может привести к смешению обозначения и товарного знака, а также товаров ими идентифицируемых, как следствие, не может признаваться использованием товарного знака по смыслу статьи 1484 ГК РФ.

Также общество "Терма" оспаривает выводы судов о том, что в спорном случае использование спорного обозначения являлось предложением к продаже товара под обозначениями и "Терма", и "Мобиба". В обоснование данного довода, общество "Терма" указывает, что рекламная ссылка адресовала к сравнительной таблице продукции двух производителей со ссылкой на сайт предпринимателя. Так, фраза "Терма или Мобиба" является именно сравнительной рекламой, в рамках которой сравнивают характеристики товара. Таким образом, общество "Терма" настаивает на том, что посредством спорной рекламы оно путем сравнения товаров истца и ответчика рекламировало свой товар, не вводя потребителей в заблуждение относительно производителя товара под обозначением "Мобиба".

Общество "Терма" также оспаривает взысканный с него размер компенсации, считая его необоснованным, полагая, что при определении размера компенсации суды неправомерно приняли в качестве доказательств лицензионные договоры, представленные в материалы дела истцом, поскольку данные договоры были заключены с аффилированными лицами. При этом, по мнению ответчика, условия данных договоров не могут быть положены в основу сравнения с конкретными обстоятельствами данного дела, поскольку обществом "Терма" не была получена какая-либо выручка от использования спорного обозначения (товарного знака истца).

Общество "Яндекс", в свою очередь, в кассационной жалобе также указывает на то, что ключевое слово не обладает индивидуализирующей функцией в отношении конкретного рекламного объявления, а лишь представляет собой критерий, устанавливаемый рекламодателем в интерфейсе рекламной кампании. Полагает, что суды пришли к ошибочному выводу о возможности ключевого слова влиять на работу поисковой системы.

Кроме того, общество "Яндекс" обращает внимание на то, что в обжалуемых судебных актах отсутствуют какие-либо выводы в части установления сходства между товарным знаком предпринимателя и спорным обозначением. При этом общество "Яндекс" отмечает, что в словесный элемент "Mobiba" в товарном знаке истца не обладает самостоятельной правовой охраной, как следствие, сравнивать спорное обозначение следовало с товарным знаком истца в целом.

Также общество "Яндекс" указывает, что использование спорного обозначения в ключевых словах при размещении рекламных объявлений в сети Интренет, а также в скрытом тексте на сайте, html-коде, в мета-тегах не является по смыслу статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака.

В судебном заседании представители общества "Терма" и общества "Яндекс" поддержали доводы, изложенные в кассационных жалобах.

Воронин Д.С. также поддержал доводы, изложенные в кассационных жалобах общества "Терма" и общества "Яндекс".

Предприниматель в отзывах и его представитель в ходе судебного заседания доводы заявителей кассационных жалоб оспорил, считая обжалуемые судебные акты законными и обоснованными.

Законность обжалуемых судебных актов проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами, предприниматель является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 332445 (дата приоритета - 03.05.2006, дата регистрации - 24.08.2007, дата окончания срока действия регистрации - 03.05.2026), зарегистрированного в отношении товаров 6, 11, 19 и 22-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Предпринимателем предоставлены неисключительные лицензии обществу с ограниченной ответственностью "Сапфира" и обществу с ограниченной ответственностью "Мобиба" на использование указанного товарного знака.

Общество "Терма" осуществляет ввод в гражданский оборот всесезонных палаток и мобильных бань.

В обоснование доводов о том, что при осуществлении такой деятельности названным обществом допущено нарушение исключительного права предпринимателя на указанный товарный знак, им представлены протоколы нотариального осмотра доказательств от 10.04.2017 N 54АА 2505615, от 26.05.2017 N 54АА 2561651 и от 15.11.2017 N 54АА 2772058, ссылаясь на которые предприниматель настаивает на том, что общество "Терма" привлекает внимание к своим товарам, используя обозначение, сходное до степени смешения с его товарным знаком. Соответствующие действия, по мнению предпринимателя, выразились в использовании спорного обозначения html-коде сайта www.terma.camp и скрытом тексте на указанном сайте, в рекламных объявлениях (предложениях к продаже), в ключевых словах шаблонов Яндекс.Директ.

Данные обстоятельства и отсутствие со стороны общества ожидаемой предпринимателем реакции на его претензии и послужили основанием для обращения предпринимателя в арбитражный суд с настоящим иском о взыскании компенсации, рассчитанной на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ как двукратная стоимость использования исключительного права, определенная на основании условий лицензионного договора предпринимателя с вышеупомянутым обществом "Сапфир".

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции исходил из вывода о наличии сходства до степени смешения спорного обозначения, факты использования которого ответчиком суд посчитал документально подтвержденным, с товарным знаком истца.

В частности, суд первой инстанции сделал вывод о том, что размещение спорных обозначений в качестве ключевых слов в метаданных интернет-страниц влияет на работу поисковых систем при обработке страниц, поскольку сайт с такими метатегами в поисковой выдаче чаще всего располагается рядом с сайтом с оригинальным товаром.

Суд первой инстанции также констатировал, что общество "Терма", используя спорное обозначение в качестве ключевого слова и в html-коде сайта, тем самым влияло на работу поисковых систем, предоставляя пользователям доступ к информации об однородных товарах для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак предпринимателя.

С учетом обстоятельств данного конкретного дела суд первой инстанции пришел к выводу о том, что ответчик незаконно использовал товарный знак истца для продвижения своего аналогичного товара, распространяя при этом ложную, неточную, искаженную информацию в отношении товара истца. Делая данный вывод, суд первой инстанции принял во внимание решение управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области от 28.10.2016 N 06-01-03-14-16.

В отношении спорного скрытого текста на сайте ответчика суд первой инстанции, ссылаясь на протокол нотариального осмотра доказательств, сделал вывод, что данный текст доступен для любого пользователя.

Суд первой инстанции также пришел к выводу о том, что рекламное объявление "Что купить? ТЕРМА или МОБИБА?/terma.camp" является активной ссылкой для перехода на сайт ответчика, с которого реализуется однородный товар, в связи с чем слово "Мобиба" носит коммерческий характер и размещалось обществом "Терма" с целью привлечения внимания и увеличения продаж конкурирующих товаров общества. Так, суд первой инстанции констатировал, что именно спорное обозначение привлекало потребителя к вышеуказанному объявлению, поскольку именно данное слово было ярко выделено, как следствие, в данном случае, используя спорное обозначение в своем рекламном объявлении, ответчик привлекал внимание потребителей к своему товару.

Размер компенсации за доказанное нарушение исключительного права истца суд определил с учетом правовых позиций, изложенных в пункте 43.3 совместного постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) и в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края", с учетом ходатайства ответчика о снижении размера компенсации.

Апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Заявителями кассационных жалоб не отрицаются факты наличия у предпринимателя исключительного права на вышеуказанный товарный знак, в связи с чем выводы судов первой и апелляционной инстанций в указанной части не подлежат проверке в кассационном порядке.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационных жалобах и в отзывах на них, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационных жалоб и отмены обжалуемых судебных актов ввиду следующего.

Судами верно определены нормы материального права, подлежащие применению при разрешении настоящего спора, а именно: нормы статей 1229, 1477 и 1484 ГК РФ, устанавливающие право правообладателя товарного знака по своему усмотрению разрешать или запрещать иным лицам использование принадлежащего ему средства индивидуализации товаров и услуг, а также нормы статей 1252 и 1515 ГК РФ, в соответствии с которыми правообладатель товарного знака вправе требовать взыскания с правонарушителя компенсации за его незаконное использование.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В то же время коллегия судей обращает внимание, что выводы судов о сходстве, сходстве до степени смешения, тождестве обозначений (средств индивидуализации товаров и услуг) не могут носить произвольный характер, а должны быть основаны на существующих правовых и методологических подходах, в частности, нормах Правил Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Вместе с тем вопрос сходства сравниваемых обозначений, в том числе до степени смешения, является вопросом факта, отнесенным к полномочиям суда, рассматривающего спор по существу. У суда кассационной инстанции в силу ограничения компетенции, установленной главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отсутствуют полномочия для переоценки данного вывода судов первой и апелляционной инстанций.

Более того, Суд по интеллектуальным правам с учетом положений пунктов 41-44 Правил N 482 и раздела 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (действовавших на момент возникновения спорных правоотношений и рассмотрения дела в суде первой инстанции), не усматривает оснований не согласиться с выводами судов первой и апелляционной инстанций о сходстве спорного обозначения "Мобиба" с комбинированным товарным знаком со словесным обозначением "Mobiba".

Коллегия судей кассационной инстанции соглашается с доводами заявителей кассационных жалоб о том, что не всякое использование в письменной речи в гражданском обороте обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака либо сходного с таким товарным знаком до степени смешения, является использование товарного знака по смыслу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ. Так, следует различать использование обозначения в качестве средства индивидуализации товаров и услуг с указанием, например, на одноименный предмет, существующий в объективной реальности.

Вместе с тем установление вменяемого истцом ответчику факта (фактов) нарушения исключительного права на товарный знак как на средство индивидуализации товаров и/или услуг также относиться к компетенции суда, рассматривающего спор по существу, и не относиться к компетенции суда кассационной инстанции.

Соответствующие выводы судами первой и апелляционной инстанций надлежащим образом мотивированы (статьи 15, 170 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12 сформулирована правовая позиция, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

В отношении доводов общества "Терма" относительно размера компенсации, взысканной с ответчика, коллегия судей отмечает, что суда кассационной инстанции отсутствуют основания для переоценки решения суда в части присужденной компенсации, поскольку определение судом, рассматривающим спор по существу, конкретного размера компенсации не является выводом о применении нормы права (часть 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При этом коллегия судей обращает внимание на то обстоятельство, что размер компенсации, рассчитанный истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ как двукратная стоимость использования исключительного права, определенная на основании условий лицензионного договора предпринимателя с вышеупомянутым обществом "Сапфир", судом первой инстанции проверен, признан соответствующим приведенной правовой норме. Уменьшение судом первой инстанции компенсации с 10 000 000 рублей до 2 000 000 рублей истцом не оспаривается.

В целом доводы, изложенные в кассационных жалобах, направлены на переоценку доказательств, в том числе решения УФАС по Новосибирской области от 28.10.2016 N 06-01-03-14-16, и установленных на их основе фактических обстоятельств дела и заявлены без учета определенных законом пределов рассмотрения дела в суде кассационной инстанции.

В соответствии с положениями статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суду кассационной инстанции не предоставлены полномочия пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судом при их рассмотрении, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении либо были отвергнуты судом первой инстанции.

Как следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224 по делу N А40-26249/2015, вопросы факта устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств. Суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.

Кроме того, как указано в определении Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 N 300-КГ18-16152 по делу N СИП-515/2017, согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной, в том числе в определении от 17.02.2015 N 274-О, статьи 286-288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела. Иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципов состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо.

На основании изложенного кассационные жалобы общества "Терма" и общества "Яндекс" удовлетворению не подлежат.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебных актов в любом случае, судом кассационной инстанции не установлено.

Судебные расходы по уплате госпошлины за подачу кассационных жалоб относятся на их заявителей в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 10.07.2018 по делу N А45-5897/2018 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 27.11.2018 по тому же делу оставить без изменения, кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Терма" и общества с ограниченной ответственностью "Яндекс" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.