Резолютивная часть постановления объявлена 21 января 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 января 2019 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе: председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Уколова С.М., Химичева В.А.;

судьи-докладчика Голофаева В.В. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (ул. Силикатная, д. 3, корп. 2, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450003, ОГРН 1110280024832) на решение Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2018 по делу N СИП-261/2018 (судьи Кручинина Н.А., Васильева Т.В., Погадаев Н.Н.)

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 29.01.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 553481.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом ПЕТРОДИЕТ" (Ропшинское ш., д. 2, к. 12, дер. Кипень, Ломоносовский р-н, Ленинградская обл., 188515, ОГРН 1037851042382).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Шеманин Я.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-415/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом ПЕТРОДИЕТ" - Вишневская Е.О. (по доверенности от 26.12.2018).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (далее - общество "ХК "Бизнесинвестгрупп") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 29.01.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 553481.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом ПЕТРОДИЕТ" (далее - общество "Торговый дом ПЕТРОДИЕТ", третье лицо).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2018 требования общества "ХК "Бизнесинвестгрупп" оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "ХК "Бизнесинвестгрупп", ссылаясь на несоответствие содержащихся в решении от 27.07.2018 выводов суда установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, на неправильное применение норм материального права и нарушение норм процессуального права, просит указанное решение суда отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В кассационной жалобе общество "ХК "Бизнесинвестгрупп" оспаривает вывод суда первой инстанции об отсутствии сходства до степени смешения спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 553481 с противопоставленным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 591469.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что выявленные судом первой инстанции различия сравниваемых товарных знаков по фонетическому и визуальному признакам свидетельствуют лишь об отсутствии тождества, но не об отсутствии сходства до степени смешения.

Как отмечает общество "ХК "Бизнесинвестгрупп", признавая словесное обозначение "живые фрукты" фантазийным, суд первой инстанции уклонился от оценки словесного обозначения "живое" на предмет фантазийности. По его мнению, суд первой инстанции, указав на то, что словесное обозначение "живые фрукты" обозначает что-то живительное, обладающее жизненной энергией, а также на многозначность термина "живое", уклонился от представления своего вывода о значениях этого слова.

Ссылаясь на то, что анализ степени сходства товарных знаков нельзя проводить в отрыве от перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что слово "фрукты" указывает на вид товаров, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак. При этом заявитель отмечает, что согласно правовой позиции высшей судебной инстанции добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

По мнению общества "ХК "Бизнесинвестгрупп", суд первой инстанции не учел его довод о том, что словесные элементы "ЖИВЫЕ" и "ЖИВОЕ" представляют собой одно и то же слово, а выполнение противопоставленного товарного знака "ЖИВОЕ" в единственном числе и в среднем роде не имеет значения для дела. При этом суд уклонился от оценки довода общества "ХК "Бизнесинвестгрупп" о том, что наличие у него исключительного права на использование слова "ЖИВОЕ" предоставляет ему также исключительное право на использование этого слова как во множественном числе ("ЖИВЫЕ"), так и в мужском и женском роде ("ЖИВОЙ", "ЖИВЫЕ"), тогда как общество "ХК "Бизнесинвестгрупп" вправе использовать слово "ЖИВОЕ" с незначительными изменениями (например, "ЖИВЫЕ") в отношении таких товаров, как фрукты (свежие, консервированные и другие), а также указывать на вид товаров (фрукты).

Заявитель кассационной жалобы также ссылается на отсутствие в обжалуемом решении суда оценки его довода о том, что наличие правовой охраны спорного товарного знака и противопоставленного товарного знака влечет риск появления на рынке идентичных товаров (фруктов или товаров, изготовленных из них), маркированных тождественными обозначениями "ЖИВЫЕ" или сходными до степени смешения ("ЖИВЫЕ" и "ЖИВОЕ").

Кроме того, общество "ХК "Бизнесинвестгрупп" полагает не соответствующим нормам материального и процессуального права содержащееся в обжалуемом решении указание на то, что заявителем не представлены доказательства осуществления какой-либо предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации с использованием противопоставленного товарного знака и это препятствует возможности смешения деятельности общества "ХК "Бизнесинвестгрупп" и общества "Торговый дом ПЕТРОДИЕТ" в глазах потребителей. При этом общество "ХК "Бизнесинвестгрупп" указывает, что оно не ссылалось на использование противопоставленного товарного знака в предпринимательской деятельности, так же как и не определялось это обстоятельство в качестве значимого судом первой инстанции, в связи с чем суд неправомерно указал на недоказанность этого обстоятельства.

Общество "Торговый дом ПЕТРОДИЕТ" в своем письменном возражении на кассационную жалобу и Роспатент в письменных объяснениях на кассационную жалобу просят в ее удовлетворении отказать, считая обжалуемое решение законным и обоснованным.

До судебного заседания от общества "ХК "Бизнесинвестгрупп" поступили письменные возражения на письменные пояснения Роспатента, которые были приобщены к материалам дела в отсутствие возражений представителей Роспатента и третьего лица.

Представители Роспатента и общества "Торговый дом ПЕТРОДИЕТ" в судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам возражали против удовлетворения кассационной жалобы.

Общество "ХК "Бизнесинвестгрупп", извещенное надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы, своего представителя в судебное заседание не направило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения кассационной жалобы.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в письменном возражении на нее.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, спорный комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 553481 с датой приоритета от 12.07.2013 зарегистрирован на имя общества "Торговый дом ПЕТРОДИЕТ" 01.10.2015 в отношении товаров 29-го класса "желе фруктовое; консервы фруктовые; мармелад, за исключением кондитерских изделий; мякоть фруктовая; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; пюре клюквенное; пюре яблочное; салаты фруктовые; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; цедра фруктовая; чипсы фруктовые" и 30-го класса "изделия желейные фруктовые [кондитерские]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; пюре фруктовые [соусы]" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Общество "ХК "Бизнесинвестгрупп" 13.11.2017 обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 553481, полагая, что его регистрация не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Возражение общества "ХК "Бизнесинвестгрупп" было мотивировано тем, что спорный товарный знак сходен до степени смешения с зарегистрированным на имя общества "ХК "Бизнесинвестгрупп" с более ранним приоритетом от 20.02.2013 словесным товарным знаком "ЖИВОЕ" по свидетельству Российской Федерации N 591469, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 29-го класса МКТУ "овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; масла и жиры пищевые".

По результатам рассмотрения этого возражения решением Роспатента от 29.01.2018 в его удовлетворении отказано. Правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 553481 оставлена в силе.

Отказывая в удовлетворении возражения, Роспатент исходил из того, что спорный и противопоставленный товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку отсутствует фонетическое, графическое и семантическое сходство, в связи с чем сравниваемые обозначения не могут ассоциироваться между собой в целом.

В то же время Роспатент признал однородность товаров 29-го и 30-го классов МКТУ, указанных в перечне регистрации спорного товарного знака, товарам 29-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, поскольку они имеют одинаковые назначение, круг потребителей, условия реализации.

Общество "ХК "Бизнесинвестгрупп", не согласившись с названным решением Роспатента, полагая, что оно принято с нарушением действующего законодательства и затрагивает его права и законные интересы, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

Дело рассматривалось судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 553481 соответствует положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными с учетом различий по фонетическому, графическому, семантическому критериям.

Так, поддерживая вывод Роспатента о наличии семантических различий между сравниваемыми товарными знаками, суд первой инстанции принял во внимание то, что слова "живые" и "фрукты", содержащиеся в словесном элементе спорного товарного знака, грамматически и семантически взаимосвязаны и образуют единое словосочетание, в котором логическое ударение падает на существительное "фрукты". С учетом этого суд признал обоснованной позицию Роспатента о том, что словосочетание "живые фрукты" будет восприниматься потребителями как фантазийное обозначение.

При этом суд отметил, что словосочетание "живые фрукты" указывает на что-то живительное, обладающее жизненной энергией. Названные смысловые оттенки, по мнению суда первой инстанции, способствуют различному восприятию спорного и противопоставленного товарных знаков. Наличие в спорном товарном знаке элемента "фрукты", на которое падает логическое ударение, существенно меняет семантику обозначения, придает словосочетанию "живые фрукты" совсем иное смысловое значение, отличающееся от смыслового значения составляющих его слов по отдельности.

В свою очередь, как отметил суд, противопоставленный товарный знак, представляющий собой прилагательное "ЖИВОЕ", в силу своей многозначности может вызывать у потребителя разные смысловые ассоциации.

Вместе с тем судом первой инстанции отмечено, что заявителем не оспаривается содержащийся в решении от 29.01.2018 вывод Роспатента об однородности товаров, для которых зарегистрированы спорный и противопоставленный товарные знаки.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения и о применимом законодательстве. Кроме того, обществом "ХК "Бизнесинвестгрупп" не оспаривается вывод суда первой инстанции об однородности товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и в возражении на нее, выслушав мнения представителей Роспатента и третьего лица, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда обстоятельствам дела и представленным доказательствам, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что переоценка имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судом первой инстанций обстоятельств (в том числе обстоятельств сходства обозначений) не входит в полномочия суда кассационной инстанции, определенные главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем доводы заявителя кассационной жалобы свидетельствуют не о несогласии с данной судом первой инстанции оценкой доказательств, а о неправильном применении судом первой инстанции положений пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату приоритета спорного товарного знака) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015; далее - Обзор от 23.09.2015).

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (противопоставленных товарных знаков, знаков обслуживания) (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При этом суд должен учитывать, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров (определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 N 307-ЭС16-881 по делу N А56-62226/2014).

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06).

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

В части оценки сходства обозначений президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Как указывалось выше, вопрос сходства товарных знаков является вопросом факта, разрешаемым судом с позиций среднего потребителя. В то же время разрешение такого вопроса не предполагает произвольное усмотрение суда, а должно быть основано на приведенных нормах и методологических подходах.

Судом первой инстанции вывод об отсутствии вероятности смешения обозначений основан на выводе о полном несходстве обозначений.

Между тем не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из двух словесных элементов спорного товарного знака.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу N СИП-210/2017, от 21.05.2018 по делу N СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу N СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 N 300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 19.10.2018 по делу N СИП-137/2018.

Степень сходства товарных знаков судом первой инстанции также не устанавливалась.

Кроме того, согласившись с выводом Роспатента об однородности товаров спорного и противопоставленного товарных знаков, суд не исследовал степень этой однородности, имеющую значение для разрешения вопроса о вероятности смешения обозначений, не оценил тот факт, что в перечнях регистраций спорного и противопоставленного товарных знаков имеются и совпадающие товары.

Таким образом, вывод суда первой инстанции об отсутствии вероятности смешения сравниваемых знаков в рассматриваемом случае сделан без учета вышеуказанных правовых подходов.

Что касается обстоятельств неиспользования противопоставленного товарного знака, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что данное дело не является делом о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, в рамках которого бремя доказывания распределено законом и правообладатель обязан доказать использование товарного знака.

В рамках же настоящего дела в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо должно само доказывать обстоятельства, на которые ссылается в обоснование своих требований и возражений.

Учитывая все вышеизложенные положения, при разрешении настоящего спора суду при проверке законности обжалуемого ненормативного правового акта необходимо было провести оценку вероятности смешения обозначений, сделав выводы о степени сходства (высокой, средней или низкой), провести сравнение перечней товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, с целью установления степени их однородности (высокой, средней или низкой), а также при наличии соответствующих доводов установить наличие обстоятельств, которые влияют на вероятность смешения (различительную способность старшего товарного знака, круг потребителей и уровень их внимательности, наличие серии товарных знаков, наличие доказательств фактического смешения, приобретение спорным обозначением высокой различительной способности и другие). Установление всех этих обстоятельств должно предшествовать выводу о наличии или отсутствии вероятности смешения товарных знаков (знаков обслуживания).

Между тем судом первой инстанции при разрешении настоящего спора не были приняты во внимание указанные нормы материального права и подходы высших судебных инстанций, сложившиеся при рассмотрении подобных дел.

Поскольку для разрешения спора о недействительности оспариваемого ненормативного правового акта необходимо установление всех указанных значимых для дела обстоятельств, решение суда подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение (пункт 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В связи с тем что судья Кручинина Н.А. - председательствующая по делу при его рассмотрении судом первой инстанции Указом Президента Российской Федерации от 11.10.2018 N 573 назначена судьей Арбитражного суда Московского округа и ее участие при новом рассмотрении дела является невозможным, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином судебном составе.

При новом рассмотрении дела суду необходимо дать правовую оценку законности выводов, изложенных в оспариваемом ненормативном правовом акте, и, обеспечив полноту исследования имеющихся в деле доказательств и установление значимых для правильного разрешения спора обстоятельств, рассмотрев доводы и возражения лиц, участвующих в деле, принять законный судебный акт.

В силу части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопрос о распределении судебных расходов, понесенных в связи с подачей кассационной жалобы, подлежит разрешению при новом рассмотрении дела.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2018 по делу N СИП-261/2018 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином судебном составе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

С.М. Уколов

В.А. Химичев

В.В. Голофаев