Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 29 ноября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 6 декабря 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Васильевой Т.В., Лапшиной И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Биг Дата Технолоджи" (ул. Рочдельская, д. 15, стр. 23, пом. N I, ком. N 2, Москва, 123022, ОГРН 1137746981932) о признании незаконными действий Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) по изменению статуса патента и отмене учтенной за шестой год пошлины за поддержание в силе патента Российской Федерации N 130176 на полезную модель,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Сайфокс" (ул. 8-я Советская, д. 48, литер А, пом. 14Н, комн. 10, Санкт-Петербург, 191114, ОГРН 1097847143350).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Биг Дата Технолоджи" - Баринова Н.Е. и Яшуничкина Е.Р. (по доверенностям от 17.08.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Сенчихин М.С. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-405/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Сайфокс" - Алфимова А.С. (по доверенности от 24.09.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Биг Дата Технолоджи" (далее - общество "Биг Дата Технолоджи") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о признании незаконными действий Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) по изменению статуса патента и отмене учтенной за шестой год пошлины за поддержание в силе патента Российской Федерации N 130176 на полезную модель с 21.02.2018 по 20.02.2019.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Сайфокс" (далее - общество "Сайфокс").

В уточненном в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявлении общество указывает (том 3, л.д. 58-62), что оно является обладателем исключительной лицензии на использование полезной модели по патенту Российской Федерации N 130176 на основании лицензионного договора от 03.02.2014 N БДТ-6, однако, по непонятным для него причинам, не понимает, как так получилось, что после указания в "Открытом реестре полезных моделей Российской Федерации", "Статус: действует (последнее изменение статуса: 09.04.2018) Пошлина: учтена за 6 год с 21.02.2018 по 20.02.2019", она была изменена на запись "Статус: действует (последнее изменение записи 27.04.2018) пошлина учтена за 5 год с 21.02.2017 по 20.02.2018", что, по мнению заявителя, не соответствует нормам действующего законодательства и нарушает его права в сфере экономической деятельности.

Также, по мнению заявителя, не соответствуют нормам действующего законодательства действия Роспатента, связанные с рассмотрением поступивших от общества "Сайфокс" обращений от 11.04.2018 и 12.04.2018, в результате чего, учет патентной пошлины за поддержание его в силе за 6-й год был признан недействительным.

По мнению заявителя, учитывая принятые патентообладателем на себя обязательства по лицензионному договору, он должен был совершать действия направленные на поддержание патента в силе, тогда как Роспатент, зная о наличии между сторонами данного договора судебного спора (дело N А40-67790/17), Роспатент не вправе был принимать самостоятельных решений по отмене учтенной пошлины за 6-й год действия патента, так как, таким образом, способствовал недобросовестным и несоответствующим действующему законодательству действиям патентообладателя, что привело к неблагоприятным последствиям для общества "Биг Дата Технолоджи".

Общество "Биг Дата Технолоджи" полагает, что Роспатент таким действиями вышел за пределы своих полномочий.

В судебном заседании представители общества "Биг Дата Технолоджи" поддержали правовую позицию, изложенную в уточненном заявлении, просили заявленные требования удовлетворить.

Представители Роспатента и общества "Сайфокс" выступили по доводам, изложенным в отзывах, просили отказать в удовлетворении исковых требований.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив все доказательства в их совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Под ненормативным актом, который в соответствии со статьей 13 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть оспорен и признан судом недействительным, понимается документ властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и влекущий неблагоприятные юридические последствия.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Исходя из приведенной нормы, суд устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), в любом случае, в том числе и когда соответствующий довод не приводится заявителем.

Согласно пункту 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и пункту 52 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Аналогичные положения подлежат применению и при рассмотрении судами заявлений о признании незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия.

Судом по интеллектуальным правам установлено, что патент Российской Федерации N 130176 на полезную модель "Комплекс для уведомления о событиях поведения абонентов в сетях сотовой связи" был выдан по заявке N 2013107454/08, с датой приоритета от 20.02.2013 (авторы: Ларин Алексей Иванович, Янюшкин Михаил Владимирович; патентообладатель: общество "Сайфокс"), с датой начала отсчета срока действия патента: 20.02.2013.

Как следует из материалов дела, 31.05.2016 в Государственный реестр полезных моделей Роспатентом была внесена запись о государственной регистрации договора о распоряжении исключительным правом на срок действия патента за N РД0199129, заключенного патентообладателем с обществом "Биг Дата Технолоджи".

В подведомственное Роспатенту Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности" (ФИПС) 21.03.2017 от общества "Сайфокс" поступили сопроводительное письмо и платежное поручение от 10.03.2017 N 100 в подтверждение уплаты патентной пошлины за поддержание названного патента Российской Федерации N 130176 за 5-й год действия (том 2, л.д. 24-26).

Уплаченная по названному платежному поручению патентная пошлина за поддержание патента в силе за 5-й год действия с 21.02.2017 по 20.02.2018 была учтена, соответствующая информация об учете патентной пошлины за поддержание патента Российской Федерации N 130176 в силе за 5-й год действия с 21.02.2017 по 20.02.2018 была размещена на сайте ФИПС (www.fips.ru) в разделе "Информационные ресурсы" / "Открытые реестры" в составе данных о патенте.

Также в дальнейшем в Роспатент 19.02.2018 от общества "Сайфокс" поступило обращение, содержащее просьбу об учете пошлин за поддержание патента в силе только от его имени (том 2, л.д. 27).

Впоследствии, на основании поступившего 19.03.2018 в Роспатент сообщения об уплате патентной пошлины за поддержание патента в силе за 6-й год действия и копии платежного документа, подтверждающего уплату, был произведен ее учет, соответствующая информация об учете патентной пошлины за поддержание патента Российской Федерации N 130176 в силе за 6-й год действия с 21.02.2018 по 20.02.2019 была размещена на сайте ФИПС (www.fips.ru) в разделе "Информационные ресурсы" / "Открытые реестры" в составе данных о патенте (том 2, л.д. 31-33).

Вместе с тем поскольку в ФИПС и Роспатент поступили обращения общества "Сайфокс" от 11.04.2018 и 12.04.2018, содержащие просьбу считать недействительным учет патентной пошлины за поддержание патента Российской Федерации N 130176 в силе за 6-й год действия, так как никто от имени общества ее не оплачивал, и не давал соответствующих поручений третьим лицам (том 2, л.д. 34-36), по результатам рассмотрения Роспатентом названных обращений учет патентной пошлины за поддержание патента в силе за 6-й год действия был признан недействительным, о чем обществу "Сайфокс" было сообщено в письме от 24.04.2018 N 41-06265-12 (том 2, л.д. 39), и информация об учете последней патентной пошлины за поддержание патента в силе за 5-й год действия с 21.02.2017 по 20.02.2018 была размещена на сайте ФИПС (www.fips.ru) в разделе "Информационные ресурсы" / "Открытые реестры" в составе данных о патенте.

На основании чего, впоследствии в связи с неуплатой патентообладателем ни в установленный срок (абзац 1 пункта 10 Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 N 941 (далее - Положение о пошлинах), ни в дополнительный срок (абзац 3 пункта 10 Положения о пошлинах) патентной пошлины за поддержание патента Российской Федерации N 130176 в силе за 6-й год действия, он прекратил свое действие досрочно 21.02.2018.

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ исключительное право использования полезной модели в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на полезную модель) патентообладателю принадлежит, в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на полезную модель.

В силу статьи 1226 ГК РФ исключительное право, является имущественным правом.

Как указывалось ранее, патентообладателем патента Российской Федерации N 130176 на полезную модель "Комплекс для уведомления о событиях поведения абонентов в сетях сотовой связи", является общество "Сайфокс".

Из пункта 1 статьи 1363 ГК РФ следует, что исключительное право на полезную модель и удостоверяющий это право патент действуют при условии соблюдения требований, установленных ГК РФ, с даты подачи заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности или в случае выделения заявки (пункт 4 статьи 1381) с даты подачи первоначальной заявки - десять лет.

Согласно абзацу третьему статьи 1399 ГК РФ действие патента на полезную модель прекращается досрочно при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе - по истечении установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе.

В пункте 1 статьи 1249 ГК РФ указано, что за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на полезную модель взимаются патентные и иные пошлины.

Пунктом 4 Положения о пошлинах установлено, что уплату пошлин осуществляют юридические и физические лица, в установленном порядке обратившиеся за совершением юридически значимых действий, либо лица, действующие по их поручению.

Как следует из пункта 6 Положения о пошлинах, пошлина, уплаченная в соответствии с настоящим Положением, возврату не подлежит, за исключением случаев: уплаты пошлины в размере, превышающем размер, установленный настоящим Положением; отказа заявителя от совершения юридически значимого действия до обращения за его совершением в уполномоченный орган; уплаты пошлины за юридически значимое действие, которое не совершалось.

По ходатайству плательщика средства, поступившие в уплату пошлины, или излишне уплаченная сумма возвращаются либо засчитываются в счет других предусмотренных настоящим Положением пошлин, уплата которых допустима на дату подачи ходатайства.

Согласно абзацу 1 пункта 10 Положения о пошлинах уплата годовых пошлин, предусмотренных подпунктом 1.21.2 приложения N 1 к Положению, за поддержание в силе патента на полезную модель производится за каждый последующий год действия патента в течение предыдущего года.

Как установлено абзацем 3 пункта 10 Положения о пошлинах для уплаты указанных пошлин предоставляется дополнительный срок, составляющий 6 месяцев со дня истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, при условии уплаты пошлины в размере, увеличенном на 50 процентов.

Суд по интеллектуальным правам признает необоснованным довод заявителя о том, что наличие принятых патентообладателем на себя обязательств по лицензионному договору, создает для него препятствия по не совершению действий, связанных с поддержанием патента в силе.

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, уплата пошлин за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом, обусловлена свободой выбора: автор изобретения может подать заявку на выдачу патента и тогда будет обязан уплатить пошлину, а может и не претендовать на приобретение вытекающих из патента прав, льгот и преимуществ, обеспечивающих охрану промышленной собственности; равным образом и правоотношения по поддержанию патента на изобретение в силе предполагают либо уплату патентообладателем годовых пошлин, либо отказ от защиты исключительного права патентообладателя на использование изобретения (который, однако, не лишает патентообладателя, являющегося автором изобретения, его права авторства - статьи 7 и 10 Патентного закона Российской Федерации, статьи 1356 и 1358 ГК РФ) (определения от 10.12.2002 N 283-О, от 15.07.2008 N 674-О-О).

Таким образом, только патентообладатель вправе принимать решение о поддержании в силе принадлежащего ему патента и совершать соответствующие действия для его реализации. Такие действия осуществляются путем уплаты соответствующих пошлин в соответствии с Положением о пошлинах. Указанные действия также может производить и представитель патентообладателя, имеющий на то соответствующие полномочия.

Общество "Сайфокс" путем направления в Роспатент обращений от 11.04.2018 и 12.04.2018, руководствуясь своим правом распоряжаться исключительным правом на патент Российской Федерации N 130176, с 21.02.2018 прекратило поддержание указанного патента в силе. Ни общество "Сайфокс", ни его директор - Л.М. Левит не оплачивали патентную пошлину за поддержание патента в силе за 6-й год действия, а также не давали соответствующих поручений третьим лицам, что следует из указанных обращений.

Таким образом, принимая во внимание, что обществом "Сайфокс" патентная пошлина за поддержание патента Российской Федерации N 130176 в силе за 6-й год действия не оплачивалась, а также не давалось соответствующее поручение третьим лицам, ее учет правомерно был признан Роспатентом недействительным.

Довод заявителя о том, что Роспатент не вправе был принимать самостоятельных решений по отмене учтенной пошлины за 6-й год действия патента, и, таким образом, вышел за пределы своих полномочий, признается несостоятельным, так как он основан на неверном толковании норм права.

Роспатент при принятии соответствующего решения, руководствовался поступившими в его адрес от патентообладателя сведениями, указанными в обращениях от 11.04.2018 и 12.04.2018.

Вопреки доводам заявителя, данные действия Роспатента не противоречат пункту 6 Положения о пошлинах, а напротив, соответствуют действующему законодательству.

Следовательно, Роспатент был вправе принять решение об отмене учтенной пошлины за 6-й год действия патента, так данное юридически значимое действие исходило не от патентообладателя патента Российской Федерации N 130176.

Принимая во внимание, что согласно подпункту 1.21 приложения N 1 к Положению о пошлинах поддержание в силе патента Российской Федерации на полезную модель является юридически значимым действием (пункт 1 статьи 1249 ГК РФ), тогда как патентообладатель (общество "Сайфокс") за совершением юридически значимого действия по поддержанию патента Российской Федерации N 130176 в силе не обращалось, и не предоставляло какому-либо лицу право на такое обращение, и ограничилось лишь поддержанием патента в силе за 5-й год действия с 21.02.2017 по 20.02.2018 (пункт 10 Положения о пошлинах), Суд по интеллектуальным правам считает, что Роспатент правомерно, по истечении установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе, досрочно прекратил действие патента на полезную модель (статья 1399 ГК РФ).

В связи с этим Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что действия Роспатента, связанные с изменением статуса в "Открытом реестре полезных моделей Российской Федерации", также соответствуют нормам действующего законодательства, так как данные действия были совершены Роспатентом при оказании государственной услуги в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности.

Наличие между сторонами лицензионного договора судебного спора (дело N А40-67790/17) не влияет на указанную деятельность уполномоченного органа.

То обстоятельство, что общество "Биг Дата Технолоджи" является обладателем исключительной лицензии на использование полезной модели по патенту Российской Федерации N 130176 на основании лицензионного договора от 03.02.2014 N БДТ-6, зарегистрированного Роспатентом 31.05.2016 в Государственном реестре полезных моделей за N РД0199129, прекратившего свое действие, не затрагивает исключительное право заявителя, так как в силу абзаца второго статьи 1233 заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату, тогда как исключительная лицензия подразумевает лишь предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (подпункт 2 пункта 1 статьи 1236 ГК РФ).

Следовательно, доводы заявителя о том, что действия Роспатента, связанные с рассмотрением поступивших от общества "Сайфокс" обращений от 11.04.2018 и 12.04.2018 не соответствуют нормам действующего законодательства, основаны на неправильном понимании норм права.

Таким образом, оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемых действий уполномоченного органа, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемые действия Роспатента, соответствует требованиям действующего законодательства, и не нарушают прав и законных интересов заявителя (пункт 52 постановления N 5/29), в связи с чем требование заявителя о признании незаконными действий Роспатента по изменению статуса патента и отмене учтенной за шестой год пошлины за поддержание в силе патента Российской Федерации N 130176 на полезную модель с 21.02.2018 по 20.02.2019 удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и отнесены на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Биг Дата Технолоджи" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.