Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 9 января 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 10 января 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Пашковой Е.Ю., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Бергман Е.И.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Сохацкого Олега Витальевича (п. Томилино, Московская область, 140070, ОГРНИП 305502707000162) к Дочернему предприятию "Кондитерская компания "РОШЕН" (ул. Электриков, д. 26/9, г. Киев, Украина, 04176, ЕГРПОУ 25392188) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "KREMONA" по свидетельству Российской Федерации N 423199 в отношении товаров 30-го класса МКТУ вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель Сохацкого Олега Витальевича - Суслова Е.С. (по доверенности от 09.01.2018 N 1).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Сохацкий Олег Витальевич (далее - истец, предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к Дочернему предприятию "Кондитерская компания "РОШЕН" (далее - ответчик, компания) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "KREMONA" по свидетельству Российской Федерации N 423199 в отношении товаров 30-го класса МКТУ вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что реализует кондитерские изделия (конфеты, карамели и леденцы) под товарными знаками "Конфитой" и "Взрыв пакет", рассчитанных для детей от 3-х до 16-ти лет, и планирует расширить производство, создав сегмент кондитерских изделий премиального качества для широкого круга потребителей.

В связи с этим предприниматель обратился с заявкой N 2016718170 на регистрацию словесного товарного знака "Кремона Cremona" в отношении широкого перечня товаров 28, 29 и 30-го классов МКТУ, под которым он намерен производить конфеты, шоколадные конфеты, нугу, вафли, карамельные конфеты, леденцы и иные кондитерские изделия. Вместе с тем решением Роспатента от 24.05.2016 в регистрации указанного товарного знака в отношении соответствующих товаров 30-го класса МКТУ и однородных им было отказано ввиду, в том числе, наличия сходного до степени смешения спорного товарного знака, зарегистрированного в отношении однородных товаров 30-го класса МКТУ.

Кроме того, истец отмечает, что является учредителем общества с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "КРЕМОНА" (ОГРН 1164027055521), находящимся на этапе строительства завода по производству кондитерских изделий, одной из целей которого является импортозамещение.

При этом предприниматель обратил внимание на то, что компания не использует спорный товарный знак на территории Российской Федерации ввиду существенного нарушения норм действующего законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека и защиты прав потребителей, что подтверждено письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29.07.2013 N 01/8613-13-32 "О запрете ввоза кондитерских изделий, произведенных на фабриках кондитерской корпорации "Рошен" (далее - письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29.07.2013 N 01/8613-13-32).

Ответчик в отзыве возражал против заявленного требования, указав на отсутствие возможности использования спорного товарного знака на территории Российской Федерации по независящим от правообладателя обстоятельствам, а именно, в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29.07.2013 N 01/8613-13-32 был приостановлен ввоз на территорию Российской Федерации его кондитерских изделий, что препятствует использованию товарного знака "KREMONA".

Роспатент направил в суд отзыв, в котором отметил, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования относится к компетенции суда. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Роспатент и ответчик, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, явку представителей в суд не обеспечили. На основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в их отсутствие.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Как следует из материалов дела и установлено судом в судебном заседании, ответчик является правообладателем словесного товарного знака "KREMONA" по свидетельству Российской Федерации N 423199 с приоритетом от 12.08.2009, зарегистрированного 19.11.2010 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "бисквиты, блины, бриоши, булки, вафли, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские желеобразные, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, изделия кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, изделия пирожковые, какао- продукты, карамели, конфеты, конфеты лакричные, конфеты мятные, крекеры, кулебяки, кушанья мучные, леденцы, марципаны, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), мороженое, мороженое фруктовое, пастилки [кондитерские изделия], петифуры, печенье, пироги, пицца, помадки, [кондитерские изделия], порошки для мороженого, пралине, пряники, пудинги, резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей], сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, сладости, сухари, сэндвичи, тесто миндальное, тортилы [маисовые лепешки], торты фруктово-ягодные, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, халва, шоколад".

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в отношении указанных товаров 30-го класса и полагая, что он не используется правообладателем в отношении этих товаров в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления истцом ответчику предложения в порядке пункта 1 статьи 1486 ГК РФ, обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Исходя из имеющихся в материалах дела доказательств, истцом соблюден претензионный порядок, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ. В адрес ответчика предпринимателем 24.07.2017 направлено предложение заинтересованного лица.

Согласно правовой позиции Президиума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики) истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

В названном пункте Обзора судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истцом представлены в материалы дела следующие документы: товарные накладные от 08.07.2015 N 84, от 20.07.2015 N 101, от 22.07.2015 N 105, по которым истец осуществил поставку акционерному обществу "Международная торговая компания "АЛИСА" эскимо карамели, взрывной карамели и карамели на палочке с различными вкусами, фруктового желе, мармеладных шариков; товарные накладные от 24.09.2015 N 20670, от 12.10.2015 N 22434, от 02.11.2015 N 24516 по которым акционерное общество "Международная торговая компания "АЛИСА" осуществила поставку товаров обществу с ограниченной ответственностью "Кораблик-Р", в числе которых эскимо карамель, карамель на палочке с различными вкусами; копию рекламной газеты общества с ограниченной ответственностью "Кораблик-Р", содержащей информацию о продаваемой продукции и ценах на неё, в том числе карамели на светящейся палочке "Лучик"; свидетельство на товарный знак "Кремона Cremona", по свидетельству Российской Федерации N 621562 и решение Роспатента о государственной регистрации данного товарного знака; нотариально удостоверенный протокол осмотра сайта "korarlik.ru" (представлены сведения из "Whois servise", в соответствии с которым администратором сайта является общество с ограниченной ответственностью "Кораблик-Р") от 16.10.2017, в соответствии с которым на указанном сайте размещены сведения о карамели на светящейся палочке "Лучик" торговой марки "Конфитой" и осуществляется предложение к ее продаже; свидетельство на товарный знак "Конфитой" по свидетельству Российской Федерации N 563676; свидетельство на товарный знак "Взрыв пакет" по свидетельству Российской Федерации N 584998; распечатка с сайта интернет-магазина "V3Toys.ru", согласно которой осуществляется продажа карамели "Взрыв пакет" и драже с игрушкой "Мотоцикл с коляской" бренда "Конфитой"; письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29.07.2013 N 01/8613-13-32, подтверждающее нарушение компанией норм действующего законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека и защиты прав потребителей; решение Роспатента от 11.05.2017, где указано на невозможность регистрации товарного знака по заявке истца ввиду наличия оспариваемого в настоящем деле товарного знака ответчика.

Оценив в совокупности представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров, ввиду следующего.

По мнению суда, представленные истцом документы в совокупности подтверждают осуществление им деятельности, связанной с введением в гражданский оборот кондитерских изделий, которые являются однородными всем товарам 30-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны спорного товарного знака, поскольку они относятся к одному роду (виду) товаров (кондитерские изделия), могут быть взаимозаменяемы, реализуются в общих местах продажи, имеют общий круг потребителей.

Сходство до степени смешения заявленного истцом обозначения "Кремона Cremona" в части 30-го класса МКТУ с оспариваемым товарным знаком выявлено Роспатентом при рассмотрении заявки истца на регистрацию данного обозначения, и лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты направления истцом досудебного предложения ответчику (24.07.2017), период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 24.07.2014 по 23.07.2017.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Содержащийся в отзыве на исковое заявление довод ответчика об отсутствии возможности использования в гражданском обороте оспариваемого товарного знака по независящим от него обстоятельствам, а именно, в связи с запретом с 29.07.2013 ввоза на территорию Российской Федерации кондитерских изделий, произведенных на фабриках кондитерской корпорации "Рошен", не принимается Судом по интеллектуальным правам, поскольку нарушение норм законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека (органолептические показатели, токсические примеси) законодательства в области защиты прав потребителей (несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке), что подтверждено письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29.07.2013 N 01/8613-13-32, является обстоятельством, непосредственно зависящим от воли правообладателя.

Признавая, что оспариваемый товарный знак с 29.07.2013 (т.е. за пределами периода доказывания использования товарного знака) на территории Российской Федерации не используется, ответчик в то же время представил в материалы дела документы, касающиеся использования этого товарного знака: договор от 01.01.2012 N 1К/12, заключенный между ним (заказчиком) и Публичным акционерным обществом "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" (исполнителем) об изготовлении продукции и предоставлении сопутствующих этим работам услуг; приложения к вышеуказанному договору за декабрь 2012, март 2013 и декабрь 2014, подтверждающие исполнение данного договора и передачу готовой продукции ("KREMONA PISTACIO", "KREMONA LATTE", "KREMONA") заказчику; приложение и счет-фактуру от 13.06.2013 N 2472 к договору N UPI/Roshen-06 от 01.12.2011, заключенному между ответчиком (продавцом) и обществом с ограниченной ответственностью "Рошен" (Россия) (покупателем), на продажу конфет шоколадных "Kremona"; дорожную ведомость к вышеуказанному договору, подтверждающую экспорт в Россию конфет шоколадных с начинкой или без; накладную N 861185 от 13.06.2013 к вышеуказанному договору на продажу конфет "Kremona КФР".

Исследовав данные документы, суд пришел к выводу, что они либо не относятся к периоду доказывания использования товарного знака, либо не подтверждают введение товаров с размещенным на них оспариваемым товарным знаком в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Таким образом, ответчиком не оспорен довод истца о неиспользовании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 423199, и не доказан факт его использования в указанной части, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что ответчиком не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака в отношении испрашиваемых истцом товаров 30-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Судебные расходы с учетом принятого решения в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

исковые требования удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 423199 в отношении всех товаров 30-го класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Взыскать с Дочернего предприятия "Кондитерская компания "РОШЕН" (ул. Электриков, д. 26/9, г. Киев, Украина, 04176, ЕГРПОУ 25392188) в пользу индивидуального предпринимателя Сохацкого Олега Витальевича (ОГРНИП 305502707000162) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.