Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 23 ноября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 30 ноября 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Васильевой Т.В., Кручининой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью Банк "Аверс" (ул. М. Джалиля, д. 3, г. Казань, Республика Татарстан, 420111, ОГРН 1021600000993) о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 23.08.2017 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 13.06.2017 на решение Роспатента от 06.04.2017 в части отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке N 2015743549 в отношении услуг 36-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

При участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью Банк "Аверс" - Рябов Д.С. (по доверенности от 05.07.2017 N 155/17);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Глоба Г.А. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-502/41).

Суд по интеллектуальным правам

установил:

общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 23.08.2017 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 13.06.2017 на решение Роспатента от 06.04.2017 в части отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке N 2015743549 в отношении услуг 36-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В обоснование заявленных требований общество ссылается на ошибочность выводов Роспатента о том, что заявленное им для регистрации обозначение не может быть зарегистрировано в отношении услуг 36-го класса МКТУ, ввиду того, что противопоставленные Роспатентом знаки обслуживания не являются сходными до степени смешения с заявленным им в качестве знака обслуживания обозначением, а также отсутствуют основания для признания услуг, в отношении которых они зарегистрированы, с испрашиваемым обозначением, однородными.

Общество считает, что Роспатентом, при экспертизе заявленного обозначения, должны были быть приняты во внимание условия реализации услуг, оказываемых заявителем, и место их оказания.

Общество также считает, что Роспатентом не был учтен традиционный или преимущественный уклад использования услуг, не проводился анализ на отсутствие однородности спорных услуг, а был сделан формальный вывод о том, что все перечисленные в 36-м классе услуги являются финансовыми, и, вместе с тем, не учтено, что услуги, относящиеся к 36-му классу МКТУ подлежат обязательному лицензированию, а следовательно, по его мнению, услуги, оказываемые банками не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Таким образом, требование заявителя мотивировано тем, что заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516 в отношении услуг 36-го класса МКТУ.

В судебном заседании представитель общества поддержал доводы, изложенные в заявлении, просил отменить оспариваемое решение.

Представитель Роспатента поддержал доводы, изложенные в отзыве, просил отказать в удовлетворении заявленного требования.

Из материалов настоящего дела следует, что обществом 29.12.2015 в Роспатент была направлена заявка N 2015743549 на регистрацию в качестве знака обслуживания комбинированного обозначения " " в отношении услуг 35-го и 36-го классов МКТУ.

Роспатентом 06.04.2016 было принято решение о государственной регистрации знака обслуживания в отношении части заявленных услуг 35-го класса МКТУ, тогда как в отношении остальной части услуг 35-го класса МКТУ, а также всех заявленных услуг 36-го класса МКТУ принято решение об отказе в государственной регистрации обозначения в качестве знака обслуживания по причине несоответствия его требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Отказывая в регистрации указанного обозначения в качестве знака обслуживания в отношении части услуг 35-го и всех услуг 36-го классов МКТУ, по результатам заключения экспертизы, было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, включающими словесный элемент "АВЕРС", зарегистрированными в отношении однородных услуг:

- знака обслуживания " " по свидетельству Российской Федерации N 625820, с датой приоритета от 23.06.2015;

- товарного знака "АВЕРС" по свидетельству Российской Федерации N 178136, с датой приоритета от 24.09.1997;

- знака обслуживания " " по свидетельству Российской Федерации N 267516, с датой приоритета от 04.01.2003.

Вместе с тем 13.06.2017 в Роспатент от общества поступило возражение на решение от 06.04.2017, в котором общество просило отменить решение Роспатента от 06.04.2017 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания в отношении всех услуг 36-го класса МКТУ.

Поскольку заявитель не оспаривал решение Роспатента от 06.04.2017 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 35-го класса МКТУ, Роспатент не проводил анализ сходства до степени смешения и анализ однородности услуг заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 178136.

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатент принял оспариваемое решение от 23.08.2017, которым отказал в удовлетворении поступившего 13.06.2017 возражения, оставив решение от 06.04.2017 в силе.

Отказывая в удовлетворении, поданного обществом возражения, Роспатент исходил из того, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания для услуг 36-го класса МКТУ, поскольку оно не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Отказ в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 06.04.2016 послужил основанием для обращения общества в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что заявленное требование не подлежит удовлетворению, по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Под ненормативным актом, который в соответствии со статьей 13 ГК РФ и статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть оспорен и признан судом недействительным, понимается документ властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и влекущий неблагоприятные юридические последствия.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), содержит отказ в удовлетворении заявленного возражения заявителя об отказе в государственной регистрации в качестве знака обслуживания комбинированного обозначения, и может затрагивать его права и законные интересы.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения общества против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции.

Согласно пункту 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и пункту 52 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 постановления N 5/29, при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Учитывая разъяснения, изложенные в пункте 2.3 постановления N 5/29, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки N 2015743549 на регистрацию заявленного обозначения (29.12.2015) правовая база для оценки охраноспособности его в качестве знака обслуживания включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

Поскольку, согласно пункту 1 статьи 1483 ГК РФ государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров, не допускается, а указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, Роспатент, установив, что словесный элемент заявленного обществом по заявке N 2015743549 обозначения "БАНК", не обладает различительной способностью, ввиду того, что представляет собой видовое наименование организации, пришел к выводу, что он является неохраняемым словесным элементом.

Данный вывод Роспатента заявителем не оспаривается.

Как указано в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Решение Роспатента от 06.04.2017 об отказе в государственной регистрации заявленного обществом обозначения в качестве знака обслуживания основано на наличии сходных до степени смешения знаков обслуживания с более ранними датами приоритета, зарегистрированных в отношении однородных услуг 36-го класса МКТУ.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что Роспатент при принятии оспариваемого решения от 23.08.2017 обоснованно исходил из того, что противопоставленные знаки обслуживания и заявленное обществом в качестве знака обслуживания обозначение являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг по следующим основаниям.

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06 (далее - постановление от 18.07.2006 N 2979/06), угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Как указано в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Согласно пункту 41 Правил, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как указано в пункте 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В пункте 45 Правил указано, что при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с подпунктом 4.2.1.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации) к наиболее распространенным случаям звукового сходства относится фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

Подпунктом 4.2.1.3 указанных Методических рекомендаций предусмотрено, что в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

Иногда сильный элемент кладется в основу серии знаков, образуемой путем присоединения к нему различных формантов. Новое заявленное обозначение с тем же сильным элементом может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков (подпункт 4.2.1.4 Методических рекомендаций).

Согласно подпункту 4.2.4.1 тех же Методических рекомендаций, если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом (например, обозначение STELLA ALPINA). Исключение составляют устойчивые словосочетания типа ШАПКА МОНОМАХА, ELIXIR , при экспертизе которых анализируется сходство всего обозначения, а не его отдельных элементов.

В соответствии с пунктом 6.3.1 Методических рекомендаций, доминирование элемента в обозначении может быть вызвано как его более крупными размерами, так и более удобным для восприятия расположением в композиции. Значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный (пункт 6.3.2 Методических рекомендаций).

В соответствии с пунктом 3 Методических рекомендаций, оценка сходства обозначений производится на основе общего зрительного впечатления, формируемого сравниваемыми товарными знаками.

При рассмотрении настоящего спора судом установлено, что заявленное 29.12.2015 обществом в качестве знака обслуживания обозначение" " по заявке N 2015743549 является комбинированным, и состоит из словесных элементов "БАНК" и "АВЕРС", выполненных заглавными буквами стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а также изобразительного элемента, выполненного в виде окружности внутри которой расположен стилизованный графический элемент. Изобразительный элемент расположен между словесными элементами. Обозначение выполнено в зеленом и белом цветовом сочетании.

Роспатент в оспариваемом решении отметил, что при проведении анализа заявленного обозначения им было установлено, что основным, "сильным" элементом, по которому знак (и, как следствие, товары/услуги и их производители) идентифицируется потребителем, является словесный элемент "АВЕРС", ввиду того, что он занимает доминирующее положение по сравнению с изобразительным элементом, тогда как словесный элемент "БАНК", как указывалось ранее, является неохраняемым элементом (пункт 1 статьи 1483 ГК РФ).

Противопоставленный знак обслуживания " " по свидетельству Российской Федерации N 625820, с датой приоритета от 23.06.2015, является комбинированным, и включает в свой состав изобразительный элемент в виде прямоугольника, на фоне которого расположены изобразительный элемент в виде стилизованной монеты и словесные элементы "АВЕРС", выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и "ломбард", выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, в котором словесный элемент "АВЕРС" выполнен более крупным шрифтом по сравнению со словесным элементом "ломбард". Знак выполнен в золотом, молочном, зеленом цветовом сочетании.

При этом, словесный элемент "ЛОМБАРД", как установил Роспатент, является неохраняемым элементом.

Противопоставленный знак обслуживания " " по свидетельству Российской Федерации N 267516, с датой приоритета от 04.01.2003, является комбинированным, и включает в свой состав стилизованный графический элемент, словесный элемент "группа компаний", выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а также словесный элемент "аверс", выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, который выполнен более крупным шрифтом по сравнению со словесным элементом "группа компаний". Знак выполнен в синем, черном цветовом сочетании.

При этом, как установил Роспатент, словесный элемент "группа компаний" не является охраняемым элементом знака.

Таким образом, сопоставительный анализ противопоставленных знаков обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516 на предмет сходства с заявленным обозначением показал, что они являются комбинированными, и включают в свой состав в качестве индивидуализирующего элемента слово "АВЕРС".

Слово "АВЕРС", в свою очередь, согласно словарно-справочным источникам, является лицевой стороной монеты, медали; синоним - орел. (Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический словарь. - 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 479 с., 1999).

При этом слово "АВЕРС", единственный охраняемый словесный элемент заявленного на регистрацию в качестве знака обслуживания обозначения по заявке N 2015743549 фонетически и семантически совпадает со знаками обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516. Учитывая, что указанные знаки обслуживания выполнены буквами одного (русского) алфавита, судебная коллегия полагает, что данное обстоятельство усиливает их сходство.

Тогда как изобразительные элементы, входящих в состав противопоставленных знаков обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516, то при сопоставлении с заявленным обозначением они не оказывают существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений в целом.

При этом, знаки обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516 включают в свой состав такие неохраноспособные словесные элементы как "ломбард" и "группа компаний".

При названных обстоятельствах, полное вхождение всех противопоставленных знаков обслуживания со словесными элементами "АВЕРС", в заявленное обществом на регистрацию обозначение обуславливает их сходство до степени смешения по фонетическому и семантическому критериям.

Следовательно, индивидуализирующий словесный элемент заявленного в качестве знака обслуживания обозначения "АВЕРС" по заявке N 2015743549 является сходным до степени смешения с противопоставленными комбинированными знаками обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516, у которых также словесные элементы "АВЕРС" выполняют индивидуализирующую функцию, а наряду с имеющимся фонетическим и семантическим тождеством доминирующих словесных элементов "АВЕРС" сравниваемых обозначений, суд приводит к выводу об их ассоциировании друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Из изложенного следует, что анализ заявленного обществом на регистрацию обозначения в качестве знака обслуживания и противопоставленных знаков обслуживания показал, что их сходство обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав словесных элементов "АВЕРС", которые являются либо индивидуализирующими элементами сравниваемых обозначений, либо занимают в них доминирующее положение, и акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь.

При этом коллегия судей отмечает, что наличие оригинальных графических элементов, а также наличие графических различий в словесных элементах знаков, не влечет качественно иного восприятия рядовым потребителем указанных знаков обслуживания в целом, ввиду фонетического и семантического сходства словесных элементов этих знаков обслуживания, которые занимают доминирующее положение в них, поскольку именно на них акцентируется основное внимание рядового потребителя, и именно они легче запоминаются ими (пункт 6.3.2 Методических рекомендаций).

В отношении довода заявителя относительно того, что присутствие в знаке обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 625820 словесного элемента "ломбард", которое, по его мнению, изменяет смысловое значение названного знака и делает его не сходным до степени смешения с заявленным обозначением, коллегия судей отмечает, что, как указывалось ранее, словесный элемент "ломбард", включенный в указанный знак обслуживания, не является охраняемым элементом, в связи с чем его присутствие в указанном спорном знаке не влияет на вывод о семантическом сходстве сравниваемых обозначений с учетом фонетическим и семантического тождества включенных в их состав охраняемых элементов.

Кроме того, обществом не представлено доказательств того, что словесные элементы "ломбард" и "АВЕРС" в совокупности образуют устойчивое словосочетание, обладающее определенным смысловым значением, отличным от входящих в него слов.

С учетом изложенного, основанный на вышеперечисленных положениях Правил и Методических рекомендаций вывод Роспатента о том, что заявленное на регистрацию в качестве знака обслуживания комбинированное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками обслуживания, является правильным, поскольку все указанные противопоставленные знаки обслуживания в целом сходны с заявленным обозначением ввиду фонетического и семантического тождества входящих в сравниваемые обозначения словесных элементов "АВЕРС".

В свою очередь сравнительный анализ услуг 36-го класса МКТУ заявленного в качестве знака обслуживания обозначения по заявке N 2015743549 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516 показал следующее.

Правовая охрана знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 625820 предоставлена в отношении услуги 36-го класса МКТУ "предоставление ссуд под залог".

Правовая охрана знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 267516 предоставлена в отношении услуг 36-го класса МКТУ "анализ финансовый, информация финансовая, клиринг, консультации по вопросам финансов, котировки биржевые, менеджмент финансовый, оценка антиквариата, оценка марок, оценка недвижимого имущества, оценки финансовые (банковские операции, недвижимое имущество), посредничество биржевое, управление недвижимостью, экспертиза налоговая".

Правовая охрана по заявке N 2015743549 испрашивалась обществом в отношении услуг 36-го класса МКТУ "страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью; агентства кредитные; агентства по взыскиванию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское удаленное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги таможенных брокеров; учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая".

Суд по интеллектуальным правам, соглашаясь с доводом заявителя, учитывает, что клиринговая, страховая, банковская деятельность и профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг подлежат лицензированию (статья 49 ГК РФ, статья 9 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", статья 26 Федерального закона от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", статья 39 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", статья 1 и часть 1 статьи 13 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-I "О банках и банковской деятельности", пункт 2 статьи 4.1. Закона Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации").

Следовательно, исходя из определения банковских операций, операций на рынке ценных бумаг (биржевые операции), понятия клиринга, страховой деятельности, приведенные в нормах вышеназванных законодательных актов, суд приходит к выводу о том, что услуги 36-го класса МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны по заявке N 2015743549, являются услугами, для которых в силу императивных норм вышеназванных законов, требуется получение соответствующих лицензий для их оказания третьим лицам.

Материалами дела подтверждается, что общество занимается деятельностью, связанной с оказанием финансовых услуг, и у которой имеется лицензия на осуществление банковских операций, и лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг.

Вместе с тем, судебная коллегия отмечает, что наличие/отсутствие лицензий у правообладателей противопоставленных товарных знаков, а также у общества, обратившегося за предоставлением правовой охраны обозначению в качестве знака обслуживания, не является обстоятельством, которое учитывается при принятии решения о государственной регистрации такого обозначения в качестве знака обслуживания в отношении данных видов услуг, поскольку в функции Роспатента не входит исследование вопроса о фактическом использовании правообладателями обозначения в отношении конкретных услуг.

Тогда как обстоятельством, влияющим на принятие Роспатентом решения о предоставлении вышеуказанной заявке правовой охраны в отношении названных выше услуг, является наличие/отсутствие элементов, тождественных или сходных до степени смешения со знаками обслуживания других лиц, имеющими более ранний приоритет, а также наличие/отсутствие в них однородных товаров/услуг.

В связи с чем полагает необходимым отметить, что в соответствии с пунктом 45 Правил и пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации N 198), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В пункте 42 Обзора разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций N 198 вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Систематизация МКТУ и место сопоставляемых товаров и услуг в этой классификации не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным. Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

Согласно пункту 3.1.1. Методических рекомендаций N 198, чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе.

В зависимости от круга потребителей товары могут быть разделены на две группы: товары широкого потребления и товары производственно-технического назначения (пункт 3.1.5. Методических рекомендаций N 198).

При этом, при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (пункт 3.4 Методических рекомендаций N 198).

Кроме того, в соответствии с пунктом 3.6 Методических рекомендаций N 198 степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Указанные правила в полной мере относятся и к определению однородности услуг.

В оспариваемом решении Роспатент, сославшись на пункт 2 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", согласно которому, финансовая услуга - это банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц, пришел к выводу о том, что услуги 36-го класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана по заявке N 2015743549 "страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью; агентства кредитные; агентства по взыскиванию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское удаленное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги таможенных брокеров; учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая", являются однородными услуге 36-го класса МКТУ "предоставление ссуд под залог" противопоставленного знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 625820 и услугам 36-го класса МКТУ "анализ финансовый, информация финансовая, клиринг, консультации по вопросам финансов, котировки биржевые, менеджмент финансовый, оценка антиквариата, оценка марок, оценка недвижимого имущества, оценки финансовые (банковские операции, недвижимое имущество), посредничество биржевое, управление недвижимостью, экспертиза налоговая" противопоставленного знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 267516.

Указанный вывод Роспатент обосновал тем, что часть указанных в заявке и свидетельствах на вышеназванные знаки обслуживания услуг относится к финансовым услугам, в том числе к банковским услугам, услугам по страхованию, оценочным услугам, услугам бирж, а другая часть услуг относится к операциям с недвижимостью, что свидетельствует о том, что эти услуги тесно связаны друг с другом, и имеют одно и тоже назначение, а также круг потребителей, следовательно, соотносятся как род/вид.

Тогда как совпадение по роду/виду, согласно пункту 3.1. Методических рекомендаций N 198, является одним из основных признаков однородности.

Таким образом, учитывая общее функциональное назначение названных услуг, которые имеют свои особенности оказания, каналы реализации, преимущественный уклад использования, и, разумеется, широкий специализированный круг потребителей, для которых они предназначены, что позволяет им выполнять одни и те же универсальные функции (оказывать финансовые услуги, а также услуги, связанными с операциями на рынке недвижимости) (пункт 42 Обзора), принимая во внимание их особое назначение, поскольку они предназначены для конкретного вида деятельности, и принадлежат к одной родовой или видовой группе, а следовательно, имеют одинаковую природу и сущность, а также являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, Суд по интеллектуальным правам считает, что Роспатент пришел к обоснованному выводу, что услуги 36-го класса МКТУ в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки обслуживания и услуги, которые были заявлены обществом для предоставления им посредством обозначения в знаке обслуживания правовой охраны, могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения, и у потребителя может возникнуть представление о принадлежности этих услуг одному производителю.

На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что услуги, в отношении которых обществом испрашивалось предоставление правовой охраны по заявке N 2015743549, и услуги 36-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные Роспатентом знаки обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516, однородны, поскольку являются услугами одного рода, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта и условия реализации, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

В связи с чем, Суд по интеллектуальным правам считает, что Роспатент, отказывая обществу в удовлетворении поступившего 13.06.2017 возражения на решение Роспатента от 06.04.2016, и по результатам рассмотрения указанного возражения Роспатент, приняв 23.08.2017 оспариваемое решение, пришел к обоснованному выводу о том, что заявленное обществом обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания для услуг 36-го класса МКТУ, поскольку оно не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Таким образом, довод общества о том, что решение Роспатента от 23.08.2017 не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку заявленное им на регистрацию в качестве знака обслуживания обозначение не является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 36-го класса МКТУ, с противопоставленными Роспатентом знаками обслуживания, признается несостоятельным.

Относительно довода общества о том, что он является правообладателем сходного до степени смешения с заявленным для регистрации обозначением фирменным наименованием, имеющим более раннюю дату приоритета, чем противопоставленные в оспариваемом решении Роспатентом знаки обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516, Суд по интеллектуальным правам, отмечает, что случаи, когда не применяется предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ основание для отказа в государственной регистрации товарного знака прямо предусмотрено абзацем 5 указанной нормы, согласно которому, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя, и такое согласие не может быть отозвано правообладателем, тогда как наличие фирменного наименования с более ранней датой приоритета, права на которое принадлежат заявителю к таким случаям не отнесено.

Также судебная коллегия, рассматривая ссылку общества на использование им спорного обозначения до дат приоритета противопоставленных знаков обслуживания, отмечает, что право преждепользования, установленное статьей 1361 ГК РФ, действует только в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а законодательство о товарных знаках не устанавливает защиты для преждепользователя, функциональное назначение права преждепользования, известного патентному праву, исключает применение данного института при столкновении интересов лица, использующего обозначение для товара/услуги, схожего до степени смешения с чужим товарным знаком, и интересов правообладателя товарного знака.

Довод заявителя относительно сосуществования на рынке сходных до степени смешения с противопоставленными знаками обслуживания, зарегистрированных в отношении однородных услуг 36-го класса МКТУ товарных знаков, не имеет отношения к настоящему спору, поскольку делопроизводство в Роспатенте по каждой заявке ведется отдельно, что не свидетельствует о необоснованности выводов Роспатента, а также о незаконности принятого им решения.

В отношении довода общества о том, что при принятии оспариваемого решения Роспатентом не были учтены особенности использования заявителем и правообладателями противопоставленных знаков обслуживания сопоставляемых услуг 36-го класса МКТУ, а также различия в месте оказания данных услуг, судебная коллегия отмечает, что при оценке сходства товарных знаков до степени смешения на предмет однородности, оцениваются лишь услуги, для которых товарные знаки зарегистрированы, а не те услуги, для которых такие товарные знаки используются на определенной территории.

Тогда как выяснение вопроса о фактической идентификации и способности отграничения потребителями услуг, оказываемых обществом и услуг, в отношении которых зарегистрированы знаки обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516, не имеет правового значения для рассмотрения настоящего спора, так как для признания обозначений сходными до степени смешения достаточно самой опасности смешения обозначений.

Следовательно, указанные доводы общества не опровергают вывод Роспатента о наличии имеющих более ранний приоритет и зарегистрированных в отношении однородных услуг знаков обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516, сходных до степени смешения с заявленным обозначением.

Принимая во внимание перечисленные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что в регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ отказано правомерно.

Таким образом, Суд по интеллектуальным считает, что решение Роспатента от 23.08.2017 является законным и обоснованным, каких-либо иных оснований в подтверждение указанных доводов, заявителем в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не приводится.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и отнесены на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью Банк "Аверс" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.А. Кручинина