Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 11 июля 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 14 июля 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Погадаева Н.Н., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гончар Д.М.,

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Восточный полюс" (Океанский пр-кт, д. 101, литер А, оф. 18-34, г. Владивосток, Приморский край, 690002, ОГРН 1042503700315) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1027739154343) от 13.01.2017 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 580080.

К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены компания "SOSU COMPANY LIMITED" (Frontier Ebisu building 5F, 1-1-12, Ebisuminami, Shibuya-ku, Tokyo 150-0022, Japan) и общество с ограниченной ответственностью "Осака" (ул. Снеговая, д. 13 Д, оф. 101, г. Владивосток, Приморский край, 690074, ОГРН 1142543011687).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Роспатента - Ковылин М.А. (по доверенности от 19.06.2017) и Козача А.С. (по доверенности от 19.06.2017);

от компании "SOSU COMPANY LIMITED" и общества с ограниченной ответственностью "Осака" - Филиппова И.А. (по доверенностям от 30.09.2016 и от 24.04.2017 соответственно).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Восточный полюс" (далее - заявитель, правообладатель, общество "Восточный полюс") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 13.01.2017 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 580080.

Заявленные требования мотивированы ошибочностью изложенных в решении Роспатента выводов о несоответствии оспариваемой регистрации товарного знака положениям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены лица, обратившиеся с возражением против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку - компания "SOSU COMPANY LIMITED" (далее - компания) и общество с ограниченной ответственностью "Осака" (далее - общество "Осака"),

В судебном заседании представители Роспатента и третьих лиц просили отказать в их удовлетворении.

Заявитель, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, явку своего представителя не обеспечил. Дело рассмотрено на основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя заявителя.

Выслушав доводы явившихся в судебное заседание представителей, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд признает заявленное требование не подлежащим удовлетворению в силу нижеследующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"),

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1513 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

Из материалов дела следует, что регистрация изобразительного товарного знака по заявке N 2015714559 с приоритетом от 19.05.2015 была произведена Роспатентом 08.07.2016 в отношении товаров 03, 05-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков на имя общества "Восточный полюс" (свидетельство Российской Федерации N 580080).

В Роспатент 01.11.2016 от компании "SOSU COMPANY LIMITED", компании "M′s Planning Co.Ltd" и общества "Осака" поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием пункту 3 статьи 1483 ГК РФ ввиду способности ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, а также несоответствием пункту 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый товарный знак представляет собой изображение персонажа, авторское право на которое у "SOSU COMPANY LIMITED" возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом принято решение от 13.01.2017, которым предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 580080 признано полностью недействительным ввиду его несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ. При этом доводы возражения относительно несоответствии оспариваемого товарного знака подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ признаны Роспатентом недоказанными.

Ссылаясь на неправомерность признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, а также на ошибочность изложенных в решении Роспатента от 13.01.2017 выводов относительно наличия у компании "SOSU COMPANY LIMITED" исключительного права на тождественное произведение, общество "Восточный полюс" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании указанного решения Роспатента недействительным.

С учетом даты приоритета спорного товарного знака (19.05.2015) нормативными правовыми актами, подлежащими применению при оценке его охраноспособности, являются часть четвертая ГК РФ (в редакции, действующей на дату приоритета оспариваемого товарного знака) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32).

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

Согласно подпункту 1 пункту 9 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 этого Кодекса.

При рассмотрении настоящего спора судом установлено, что оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 580080  представляет собой изобразительное обозначение фантазийного персонажа с двумя стопами ног, при этом размер стоп значительно крупнее самого персонажа.

В подтверждение довода о том, что исключительные авторские права на тождественное изображение персонажа под названием "SOSU Perorin" возникли у компании "SOSU COMPANY LIMITED" ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, в Роспатент с возражением были представлены:

- договор оказания дизайнерских услуг от 11.01.2012, заключенный между компанией "SOSU COMPANY LIMITED" (заказчик) и Сайто Томоко (исполнитель), о разработке исполнителем дизайна персонажа "SOSU Perorin"; спецификация с изображением персонажа, инвойс от 25.01.2012 и квитанция о получении денежных средств к указанному договору;

- изображения упаковки товаров с персонажем "SOSU Perorin", указанием производителя "SOSU COMPANY LIMITED" и текстом на русском языке;

- страницы каталогов продукции компании "SOSU COMPANY LIMITED" за 2012, 2013 годы, в которых присутствует изображение персонажа;

- договор купли-продажи между компаниями "SOSU COMPANY LIMITED" и "M′s Planning Co.Ltd";

- таможенная декларация от 09.12.2014;

- договоры, заключенные обществом "Осака" на поставку товара в адрес ЗАО Фирма "ЦВ "ПРОТЕК", АО "Крокус", ЗАО "Кротекс" и товарные накладные к ним (в том числе носочков для педикюра "SOSU");

- публикации в сети Интернет;

- свидетельство Российской Федерации на товарный знак "SOSU" N 555188, правообладателем которого является компания "SOSU COMPANY LIMITED";

- лицензионный договор, зарегистрированный Роспатентом 10.05.2016 за N РД 0197630, заключенный между правообладателем товарного знака "SOSU" по свидетельству Российской Федерации N 555188 - компанией "SOSU COMPANY LIMITED" и обществом "Осака";

- страницы каталога продукции "JAPONICA" осень-зима 2014-2015.

Согласно указанным документам по заказу компании "SOSU COMPANY LIMITED" в рамках договора дизайнерских услуг от 11.01.2012 госпожой Сайто Тамоко (исполнитель) был разработан дизайн персонажа "SOSU Perorin". При этом в статье 6 данного договора указано, что все интеллектуальные права на персонаж "SOSU Perorin", включая само изображение этого персонажа, переданы исполнителем заказчику, то есть компании "SOSU COMPANY LIMITED". Также в статье 6 данного договора отмечено, что компания "SOSU COMPANY LIMITED" вправе использовать результат оказанных ей услуг без каких-либо территориальных ограничений (то есть во всем мире).

В силу подпункта 3 пункта 1 статьи 1256 ГК РФ исключительное право на произведения науки, литературы и искусства распространяется на произведения, обнародованные за пределами территории Российской Федерации или необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме за пределами территории Российской Федерации, и признается на территории Российской Федерации за авторами (их правопреемниками) - гражданами других государств и лицами без гражданства в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Российская Федерация и Япония являются участниками Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 (с изменениями).

Таким образом, авторское право на изображение персонажа, возникшее на территории Японии и переданное японской компании, признается на территории Российской Федерации.

Сопоставление изображения персонажа "SOSU Perorin" и оспариваемого товарного знака показало, что это один и тот же персонаж (полностью совпадают характерные черты персонажа, расположение элементов в пространстве и их пропорции, графическая манера исполнения).

При указанных обстоятельствах Роспатент обоснованно исходил из того, что совокупность документов, представленных лицами, обратившимися в Роспатент с возражением, подтверждает, что оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 580080 представляет собой незначительно переработанное изображение персонажа "SOSU Perorin", авторское право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. При этом компания "SOSU COMPANY LIMITED", получив исключительное право на данное изображение, стала использовать этот изобразительный элемент с 2012 года для маркировки своей продукции (педикюрных носочков), которые были поставлены и введены в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного, Роспатентом был сделан правомерный вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Мнение общества "Восточный полюс" об обратном обусловлено его субъективной позицией и не свидетельствует о незаконности принятого Роспатентом решения.

Изложенные в заявлении общества "Восточный полюс" ссылки на то, что при принятии решения от 13.01.2017 Роспатент необоснованно исходил из наличия у компании "SOSU COMPANY LIMITED" исключительных прав на товарный знак "SOSU" по свидетельству Российской Федерации N 555188, отклоняются судом как несостоятельные.

Из оспариваемого решения не усматривается, что выводы Роспатента о незаконности регистрации товарного знака общества "Восточный полюс" основаны на наличии у компании "SOSU COMPANY LIMITED" исключительных прав на товарный знак.

Признавая недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку заявителя, Роспатент исходил из наличия у компании "SOSU COMPANY LIMITED" авторских прав на изображение персонажа "SOSU Perorin", возникших до даты приоритета спорного товарного знака.

Принадлежность компании "SOSU COMPANY LIMITED" товарного знака "SOSU" по свидетельству Российской Федерации N 555188 лишь упомянута Роспатентом в качестве дополнительного обоснования размещения компанией на упаковке педикюрных носочков изображения персонажа "SOSU Perorin" совместно с товарным знаком "SOSU".

Ссылки заявителя на недоказанность введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, маркированных изображением персонажа "SOSU Perorin", отклоняются судом как не имеющие правового значения и не относящиеся к предмету доказывания, поскольку основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку общества "Восточный полюс" явилось наличие у компании "SOSU COMPANY LIMITED" авторских прав на изображение спорного персонажа.

Доказательства принадлежности компании "SOSU COMPANY LIMITED" авторских прав на персонаж обществом "Восточный полюс" не оспорены, о фальсификации данных доказательств в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не заявлено.

Довод заявителя о недоказанности известности персонажа судом отклоняется, поскольку данное обстоятельство не относится к предмету доказывания. В настоящем деле противопоставленный объект авторского права - изображение абстрактного персонажа, представляет собой не часть какого-либо другого произведения, когда в силу положений подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ требовалось бы подтверждение известности такого произведения для оспаривания товарного знака, а является самостоятельным произведением изобразительного искусства, сходство с которым до степени смешения в силу названной нормы достаточно для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

При указанных обстоятельствах, суд, оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации материалы дела, приходит к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует действующему законодательству, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

в удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.