Резолютивная часть постановления объявлена 27 апреля 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 апреля 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Пашковой Е.Ю.,

судей - Голофаева В.В., Рогожина С.П.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Аромаркет" (ул. Ватутина, д. 15, оф. 3, Свердловская область, г. Екатеринбург, ОГРН 1096659010568) на постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2017 по делу N А60-1837/2016 (судьи Дружинина Л.В., Балдин Р.А., Григорьева Н.П.)

по иску индивидуального предпринимателя Ульяновой Анны Александровны (г. Екатеринбург, ОГРНИП 311667135800042)

к обществу с ограниченной ответственностью "Аромаркет", Савоськиной Ольге Сергеевне (г. Екатеринбург)

о защите исключительного права на коммерческое обозначение.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр" (ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр. 1, Москва, 123308, ОГРН 1067746823099) и индивидуальный предприниматель Храмцов Владимир Юрьевич (г. Екатеринбург, ОГРНИП 309667125100052).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Ульяновой Анны Александровны - Юферов К.С., Фадеева Н.В. (по доверенности от 12.01.2017)

от общества с ограниченной ответственностью "Аромаркет" - Юдин А.Б. (по доверенности N 1 от 10.01.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Ульянова Анна Александровна (далее - предприниматель) обратился в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Аромаркет" (далее - общество "Аромаркет"), Савоськиной Ольге Сергеевне об обязании общества "Аромаркет" и Савоськиной О.С. прекратить незаконное использование любыми способами (в том числе в средстве адресации, коммерческом обозначении) коммерческого обозначения, сходного с обозначением Aromarket.ru, при осуществлении деятельности по рекламе, реализации парфюмерной продукции и об обязании общества с "Аромаркет" изменить фирменное наименование, запретив использовать слово "Аромаркет" (с учетом уточнения исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принятого судом первой инстанции).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр" и индивидуальный предприниматель Храмцов Владимир Юрьевич.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 18.10.2016 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2017 решение суда первой инстанции отменено, принят новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "Аромаркет", ссылаясь на неправильное применение судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, просит постановление суда апелляционной инстанции отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд апелляционной инстанции пришел к неправильному выводу о том, что интернет-сайт и доменное имя наделяют их владельца исключительным правом на соответствующее коммерческое обозначение, поскольку интернет-сайт и доменное имя не относятся к результатам интеллектуальной деятельности и не являются средствами индивидуализации, охраняемыми законом.

Как считает общество "Аромаркет", в материалы дела не представлены доказательства, подтверждающие принадлежность предпринимателю предприятия и осуществление им деятельности по реализации парфюмерной продукции.

Ответчик отмечает, что для возникновения исключительного права на коммерческое обозначение необходимо наличие у обозначения определенной степени известности на определенной территории, однако интернет-сайт и доменное имя истца не отвечают признаку известности, поскольку в материалах дела отсутствуют соответствующие доказательства, а территория, на которой спорное обозначение является узнаваемым, судом апелляционной инстанции не определена.

К тому же заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что в сети Интернет представлено множество интернет-магазинов парфюмерии и косметики со сходными до степени смешения доменными именами.

Общество "Аромаркет" полагает, что вывод суда апелляционной инстанции о том, что общество с ограниченной ответственностью "Арлайт" (далее - общество "Арлайт") передало свое право на спорное обозначение предпринимателю на основании договора от 11.01.2012 не обоснован, поскольку в соответствии с действующим законодательством переход исключительного права на коммерческое обозначение возможен только в составе предприятия, для индивидуализации которого оно используется.

При этом, общество "Аромаркет" отмечает, что оригинал договора от 11.01.2012 и доказательства его исполнения в материалы дела не представлены, невозможно установить существенные условия, предмет этого договора, что, по мнению общества "Аромаркет", свидетельствует о том, что передача прав на коммерческое обозначение не осуществлялась.

Ответчик указывает на неправильное применение судом апелляционной инстанции пункта 8 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, который в нарушение названной нормы принял в качестве надлежащего доказательства копию договора от 11.01.2012, несмотря на требование ответчика представить оригинал этого договора и заявление истца об отсутствии соответствующего оригинала.

Помимо этого, заявитель кассационной жалобы ссылается на то, что суд апелляционной инстанции положил в основу своих выводов доказательство (соглашение от 01.11.2011 между индивидуальным предпринимателем Храмцовым В.Ю. и обществом "Арлайт"), которое было исключено истцом из числа доказательств по делу после заявления о его фальсификации.

Также общество "Аромаркет" не согласно с выводом суда апелляционной инстанции о наличии у общества "Арлайт" и предпринимателя исключительного права на коммерческое обозначение непрерывно в течение восьми лет, начиная с 2008 года, поскольку соответствующие доказательства в материалах дела отсутствуют, в частности - договоры, связанные с продвижением коммерческого обозначения.

Кроме того, ответчик считает предъявление к нему истцом настоящих исковых требований актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, поскольку ответчик получил исключительное право на свое фирменное наименование в 2011 году, осуществляет деятельность по реализации парфюмерной продукции с 2012 года, истцу же было известно о существовании сайта ответчика, однако истец длительное время не предпринимал каких-либо действий по защите своих прав на коммерческое обозначение, целью его требований является воспрепятствование предпринимательской деятельности ответчика и присвоение финансовых и материальных вложений ответчика в развитие интернет-сайта www.aromarket.ru.

В отзыве на кассационную жалобу предприниматель просит оставить обжалуемый судебный акт без изменения.

По мнению истца, доводы, изложенные в кассационной жалобе, направлены на переоценку установленных судом апелляционной инстанции обстоятельств, суд исследовал комплекс договоров, подтверждающих наличие у истца предприятия (электронное предприятие) и факт исполнения названных договоров. При этом "предприятие" в каждом конкретном случае может включать в себя разный состав имущества, разный объем прав требования и разные средства индивидуализации, отсутствие на праве собственности земельных участков или иных объектов недвижимости, как и отсутствие государственной регистрации предприятия, не влечет невозможность признать комплекс прав, которые истец приобрел в качестве предприятия для целей защиты своего коммерческого обозначения, и не свидетельствует об отсутствии у истца исключительного права на коммерческое обозначение.

Предприниматель полагает обоснованным и правомерным вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии необходимости в социологических опросах и "наличии у обозначения истца различительной способности, поскольку вопрос о сходстве сравниваемых обозначений решается с позиции рядового потребителя", истцом представлены соответствующие доказательства, которые ответчиком не оспорены.

Истец считает, что копия договора от 11.01.2012 правомерно принята судом в качестве доказательства в совокупности с иными доказательствами, подтверждающими передачу предприятия истцу обществом "Арлайт".

Возражая против доводов общества "Аромаркет", предприниматель также отмечает, что факт создания сайта www.aro-market.ru индивидуальным предпринимателем Храмцовым В.Ю. подтверждается имеющимися доказательствами, заявление о фальсификации соглашения от 01.11.2011 не делалось, названное соглашение было исключено истцом из доказательств в связи с тем, что он не является стороной этого соглашения.

Также истец не согласен с доводом ответчика о недоказанности непрерывности использования истцом спорного коммерческого обозначения, полагая его необоснованным и направленным на переоценку установленных судом апелляционной инстанции обстоятельств.

Кроме того, по мнению предпринимателя, не обоснован и довод общества "Аромаркет" о недобросовестной конкуренции, поскольку право на коммерческое обозначение возникло у предпринимателя раньше, чем у общества "Аромаркет", предприниматель постоянно использует коммерческое обозначение и имеет материально-правовой интерес в нем.

В судебном заседании представитель общества "Аромаркет" доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поддержал.

Представители истца доводы заявителя кассационной жалобы оспорили, просили оставить обжалуемый судебный акт без изменения.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, заслушав явившихся в судебное заседание представителей истца и ответчика, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным судом обстоятельствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, предприниматель в обоснование заявленных требований ссылается на то, что сайт www.aro-market.ru, на котором размещен интернет-магазин), создан для общества "Арлайт" в 2008 году, одновременно с созданием этого сайта было создано коммерческое обозначение - Aromarket.ru.

В 2012 году право администрирования доменного имени aro-market.ru было передано предпринимателю, который также приобрел все права на соответствующий сайт, включая право по продаже парфюмерной продукции через данный сайт, на основании договора от 11.01.2012 с обществом "Арлайт".

Истец установил наличие сайта www.aromarket.ru, на котором размещен интернет-магазин ответчика, являющегося конкурентом истца. Администратором доменного имени aromarket.ru является Савоськина О.С., сайт был разработан индивидуальным предпринимателем Храмцовым В.Ю. в 2012 году.

Истец, полагая, что ответчики незаконно используют коммерческое обозначение истца Aromarket.ru, обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из недоказанности наличия у истца исключительного права на коммерческое обозначение.

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя заявленные требования, признал сходство до степени смешения используемого истцом и ответчиком в доменных именах обозначения aro-market.ru и aromarket.ru.

Также суд апелляционной инстанции, исходя из договора от 11.01.2012 между предпринимателем и обществом "Арлайт", согласно которому последнее продало сайт www.aro-market.ru и все права на указанный сайт и соответствующее доменное имя, а также учитывая, что предприниматель стал администратором доменного имени aro-market.ru, а общество "Арлайт" прекратило осуществление деятельности по реализации парфюмерной продукции с использованием указанных сайта и доменного имени, признал доказанным факт "возникновения у предпринимателя с января 2012 года права на коммерческое обозначение aro-market.ru" и использование его в коммерческой деятельности по реализации парфюмерии посредством соответствующего интернет-сайта.

Кроме того, суд апелляционной инстанции принял во внимание, что доменное имя aro-market.ru было зарегистрировано за обществом "Арлайт" 08.05.2008, затем в мае 2009 регистрация была продлена, и до перехода исключительного права на коммерческое обозначение к предпринимателю, общество "Арлайт" использовало обозначение aro-market.ru в своей деятельности.

Суд установил, что самым ранним доказательством подтверждающим осуществление обществом "Аромаркет" деятельности по реализации парфюмерной продукции, является имеющийся в материалах дела договор поставки от 28.02.2012, товарные накладные от 01.03.2012 с указанием в них наименования товара.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к выводу о доказанности факта нарушения ответчиками исключительных прав истца на коммерческое обозначение aro-market.ru путем использования в аналогичной деятельности по продаже парфюмерной продукции через сеть Интернет сходного до степени смешения доменного имени aromarket.ru.

Суд кассационной инстанции не может согласиться с изложенными выводами суда апелляционной инстанции и полагает, что обжалуемый судебный акт подлежит отмене, как принятый при неправильном применении норм материального права.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если этим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных тем же Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными указанным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную данным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Пунктом 1 статьи 1539 ГК РФ предусмотрено, что правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее (пункт 2 статьи 1539 ГК РФ).

При этом в силу пункта 1 статьи 1540 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации.

Согласно пункту 2 названной статьи исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

В пункте 64 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В связи с этим судам следует учитывать, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия.

С учетом изложенного в предмет доказывания по настоящему делу входит выяснение следующих обстоятельств: факт существования исключительного права истца на коммерческое обозначение (наличие достаточных различительных признаков коммерческого обозначения и известности употребления истцом данного коммерческого обозначения на определенной территории), факт использования истцом и ответчиком для индивидуализации принадлежащих им предприятий (в смысле статьи 132 ГК РФ) тождественных (либо сходных до степени смешения) коммерческих обозначений, факт возникновения у истца исключительного права на спорное коммерческое обозначение ранее, чем у ответчика, факт нарушения ответчиком названного исключительного права истца.

Наличие вышеназванных условий устанавливается судом на основании документов, подтверждающих фактическое использование обозначения для индивидуализации предприятия. При этом лицом, обратившимся в защиту исключительного права на коммерческое обозначение, должна быть доказана вся совокупность вышеназванных условий, в случае недоказанности хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.

При этом суд кассационной инстанции отмечает, что исключительное право на коммерческое обозначение, равно как и на иные средства индивидуализации, состоит в возможности использования его правообладателем в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

Вместе с тем размещение вывески с указанием соответствующего обозначения, внутренние документы организации об утверждении обозначения в качестве коммерческого, договоры, которые не свидетельствуют о непосредственном широком использовании обозначения на определенной территории, нельзя признать достаточными для возникновения права на коммерческое обозначение. Необходимо, чтобы употребление коммерческого обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия было достаточно известным в пределах определенной территории. В этом проявляется связь правообладателя с потребителями: только известное обозначение может претендовать на признание его коммерческим обозначением и соответственно только на такое обозначение возникает исключительное право.

Однако, удовлетворяя исковые требования, суд апелляционной инстанции не установил на основании представленных истцом доказательств данные обстоятельства, а исходил из того, что доменное имя aro-market.ru было зарегистрировано за обществом "Арлайт" 08.05.2008, по договору от 11.01.2012 общество "Арлайт" передало предпринимателю все права на сайт www.aro-market.ru и названное доменное имя.

При этом, как указано выше, коммерческое обозначение является средством индивидуализации, и исключительное право на коммерческое обозначение возникает только при наличии ряда условий, в то время как интернет-сайт и доменное имя не являются средствами индивидуализации, исключительное право на само по себе доменное имя или сайт, как на коммерческое обозначение возникнуть не может. То есть, для того, чтобы обозначение, входящее в состав доменного имени, приобрело статус коммерческого обозначения, оно должно отвечать требованиям, предъявляемым действующим законодательством к коммерческим обозначениям.

Таким образом, суд апелляционной инстанции по результатам исследования и оценки представленных истцом в материалы дела доказательств пришел к неправильному выводу о возникновении и наличии у истца исключительного права на коммерческое обозначение, поскольку данный вывод сделан в отсутствие всей совокупности обстоятельств, которые должны быть установлены для такого вывода, вследствие чего противоречит нормам материального права.

При таких обстоятельствах у суда апелляционной инстанции не имелось оснований для отмены решения суда первой инстанции и удовлетворения заявленных требований.

Суд кассационной инстанции отмечает, что согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 08.05.2015 по делу N 305-ЭС14-8858, компетенция суда кассационной инстанции определена статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым суд кассационной инстанции проверяет правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов о применении норм права установленным обстоятельствам и доказательствам, имеющимся в деле.

Таким образом, направление дела на новое рассмотрение с целью повторного предоставления истцу процессуального права, которым он не воспользовался без уважительных причин при наличии у него соответствующей возможности, противоречит принципу правовой определенности и положениям части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в силу которых лицо, участвующее в деле несет риск наступления неблагоприятных последствий совершения или несовершения этим лицом процессуальных действий.

Направление дела на новое рассмотрение, фактически освободит истца от неблагоприятных последствий несовершения требуемых законом процессуальных действий, предоставив истцу не предусмотренную процессуальным законом и противоречащую принципу правовой определенности возможность неоднократного рассмотрения дела по правилам судебного разбирательства в суде первой инстанции с представлением в материалы дела дополнительных документов и обоснований заявленных требований.

Однако положения частей 1 и 2 статьи 8, частей 1 и 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации конкретизируют закрепленный в статье 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации принцип осуществления судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон.

Из содержания статей 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что суд обязан создать сторонам равные условия для реализации ими своих процессуальных прав (в том числе на представление доказательств) в состязательном процессе и не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

Принимая во внимание изложенную правовую позицию, суд кассационной инстанции полагает, что направление дела на новое рассмотрение с целью восполненные истцом доказательственной базы не будет соответствовать принципам правовой определенности, состязательности и равноправия сторон.

Кроме того, коллегия судей отмечает, что рассматривает кассационную жалобу в пределах изложенных в ней доводов, поэтому, учитывая, что стороны не ссылались на неподведомственность дела (одним из ответчиков является физическое лицо) при рассмотрении дела в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций и были согласны на рассмотрение дела арбитражным судом, а арбитражный суд первой инстанции рассмотрел дело правильно, то в целях правовой определенности суд кассационной инстанции полагает возможным оставить в силе решение суда первой инстанции.

С учетом изложенного постановление суда апелляционной инстанции подлежит отмене, а решение суда первой инстанции - оставлению в силе.

Нарушений норм процессуального права, предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом кассационной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы относятся на истца.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2017 по делу N А60-1837/2016 отменить.

Оставить в силе решение Арбитражного суда Свердловской области от 18.10.2016 по настоящему делу.

Приостановление исполнения постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2017 по делу N А60-1837/2016, принятое определением Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2017, отменить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Ульяновой Анны Александровны (ОГРНИП 311667135800042) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Аромаркет" (ОГРН 1096659010568) 3000 (Три тысячи) рублей государственной пошлины, уплаченной за подачу кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин