Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 30 января 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 6 февраля 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Голофаев В.В., Пашкова Е.Ю.,

рассмотрев в судебном при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Симоновой К.А., с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Томской области (судья Кузьмин А.В.) рассмотрел дело по иску Лушникова Сергея Валерьевича (г. Томск) к обществу с ограниченной ответственностью Торговая компания "Аэросани" (ул. Морозная, д. 6, корп. А, г. Кемерово, 650051 ОГРН 1144205010840) и обществу с ограниченной ответственностью "Аэросани Экспедиция" (ул. Морозная, д. 6, корп. А, г. Кемерово, 650051 ОГРН 1124205022193) о признании патента на полезную модель по свидетельству Российской Федерации N 135968 недействительным, третьи лица: Минаев Михаил Сергеевич (Кемеровский район, Кемеровская область), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, ОГРН 1047730015200), при участии в судебном заседании представителя Лушникова С.В. - Сальникова А.С. по доверенности от 05.09.2016, установил:

Лушников Сергей Валерьевич (далее - Лушников С.В.) обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Торговая компания "Аэросани" (далее - общество "Торговая компания "Аэросани") и обществу с ограниченной ответственностью "Аэросани Экспедиция" (далее - общество "Аэросани Экспедиция") о признании патентов на полезные модели по свидетельствам Российской Федерации N 135968, 135967, 136005 недействительными и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности внести соответствующие сведения в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации.

Определением суда к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности, Минаев Михаил Сергеевич.

В суд 20.12.2016 от Лушникова С.В. поступило ходатайство в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в котором он просит об уточнении заявленных требований, а именно:

1. признать недействительными следующие патенты на полезные модели:

- патент Российской Федерации N 135968, выданный по заявке N 2013122816/11 от 17.05.2013 с приоритетом от 17.05.2013, установленным по дате её подачи;

- патент Российской Федерации N 135967, выданный по заявке N 2013129045/11 от 25.06.2013 с приоритетом от 25.06.2013, установленным по дате её подачи;

- патент Российской Федерации N 136005, выданный по заявке N 2013127006/11 от 13.06.2013 с приоритетом от 13.06.2013, установленным по дате её подачи.

2. обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности выдать новые патенты на полезные модели, в которых в качестве патентообладателей указать Лушникова Сергея Валерьевича и общество Торговая компания "Аэросани".

3. обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести соответствующие сведения в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации.

4. взыскать с общества Торговая компания "Аэросани" и общества "Аэросани Экспедиция" в равных долях расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение настоящего заявления по 9 000,00 рублей с каждого ответчика.

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса указанное ходатайство определением суда от 20.12.2016 было удовлетворено.

Этим же определением суда исковые требования Лушникова С.В. о признании недействительными патентов Российской Федерации N 135967, 136005 выделены в отдельное производство.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы, изложенные в иске, просил удовлетворить заявленное требование в полном объёме.

В материалы дела ответчиками представлены отзывы на исковое заявление, в котором они возражали против заявленных требований. Минаев С.В. также в письменных пояснениях, представленных в суд, возражал против заявленных требований.

В судебное заседание не явились представители ответчиков и третьих лиц, о месте и времени рассмотрения дела уведомлены надлежащим образом.

Дело рассматривалось на основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей ответчика и третьих лиц.

Выслушав доводы представителя истца, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, в Роспатент 17.05.2013 поступило заявление N 2013122816 о выдаче патента Российской Федерации на полезную модель "Аэросани-Экспедиция" в котором в качестве авторов были указаны Лушников С.В и Минаев М.С., а в качестве заявителя (будущего патентообладателя) указано общество "Аэросани Экспедиция".

По результатам экспертизы названной заявки Роспатентом был выдан патент Российской Федерации N 135968 на полезную модель "Аэросани-Экспедиция" в котором в качестве авторов указаны Лушников С.В. и Минаев М.С., а в качестве патентообладателя - общество Экспедиция". В результате государственной регистрации от 08.07.2015 отчуждения исключительного права по договору N РД0176639 патентообладателем указанного патента в настоящее время является общество Торговая компания "Аэросани".

В обоснование своих требований Лушников С.В. указывает, что являясь одним из авторов спорной полезной модели, он не передавал исключительные права на получение патента на созданный объект промышленной собственности, данная полезная модель не является для него служебной.

Таким образом, истец полагает, что патент N 135968 на полезную модель "Аэросани-амфибия" выдан в нарушение подпункта 5 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) поскольку в качестве патентообладателя указанно иное лицо, а не автор изобретения.

Подпунктом 4 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ установлено, что патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с названным Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с названным Кодексом.

В пункте 2.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при рассмотрении дел о признании интеллектуальных прав (при применимом российском праве) подлежит применению российское законодательство, действовавшее на момент возникновения соответствующего права. Так, автор произведения определяется на основе законодательства, действовавшего на момент его создания; автор изобретения, полезной модели или промышленного образца - на основе законодательства, действовавшего на дату подачи заявки на выдачу патента на это изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно статье 1347 ГК РФ автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное.

Как следует из материалов дела полезная модель "Аэросани-экспедиция" по заявке N 2013122816 была создана в результате совместного творческого труда Лушникова С.В. и Минаева М.С.

Возражая против удовлетворения требования Лушникова С.В., ответчики и Минаев М.С. указали на наличие обстоятельств, предусмотренным пунктом 1 статьи 1370 ГК РФ, в соответствии которым изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.

В силу пунктов 1 и 2 статьи 1357 ГК РФ право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или промышленного образца. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору.

Пунктом 1 статьи 1370 ГК РФ установлено, что изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.

На основании пункта 2 названной статьи право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец принадлежит работнику (автору).

Исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное (пункт 3 статьи 1370 ГК РФ).

Пунктом 5 статьи 1370 ГК РФ предусмотрено, что изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не являются служебными. Право на получение патента и исключительное право на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат работнику.

В силу изложенных норм в случае создания работником служебного изобретения заключения между ним и работодателем договора на отчуждение права на получение патента не требуется. Такое право возникает у работодателя на основании закона в силу создания работником соответствующего результата интеллектуальной деятельности в процессе выполнения трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

Существование таких обязанностей или задания возможно только в рамках трудовых отношений.

Согласно статье 15 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

Как отмечено в пункте 39.1 постановления Пленума от 26.03.2009 N 5/29, для определения того, является ли созданное работником после 31.12.2007 по конкретному заданию работодателя произведение служебным, необходимо исследовать вопрос о том, входило ли это задание в пределы трудовых обязанностей работника. Если такое задание работодателя в его трудовые обязанности не входило, то созданное произведение не может рассматриваться как служебное - исключительное право на него принадлежит работнику, его использование работодателем возможно лишь на основании отдельного соглашения с работником и при условии выплаты ему вознаграждения.

Вместе с тем по смыслу пункта 1 статьи 1370 ГК РФ для признания технического решения служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение соответствующих работ по созданию конкретных патентоспособных объектов либо усовершенствованию известных конструкций.

Определяющим для признания изобретения служебным является факт его создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может быть выражено в виде относительно общего круга осуществляемых работником трудовых функций, или конкретного задания.

Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права (пункт 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как следует из материалов дела, в качестве документального обоснования своей правой позиций ответчиками были представлены следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ в отношении общества "Аэросани Экспедиция"; протоколы N 1, 3 от 20.11.2012 участников общества "Аэросани Экспедиция"; приказ N 4 от 28.12.2012 "О создании полезной модели аэросани-амфибия".

По мнению ответчиков, указанные документы подтверждают, что спорная полезная модель является служебной, и принадлежит полностью работодателю - обществу "Аэросани Экспедиция".

Вместе с тем, оценив указанные документы по правилам, предусмотренным статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющих доказательств в деле на относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь представленных в материалы дела доказательств в их совокупности, Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с данным утверждением ввиду следующего.

Приходя к выводу о неслужебном характере спорной полезной модели для общества "Аэросани Экспедиция", суд первой инстанции исходит из анализа всех представленных ответчиками доказательств и пояснений Минаева М.С., из них не следует, что Лушниковым С.В. в рамках своей трудовой деятельности или выполнения служебного задания было создано служебное изобретение для общества "Аэросани Экспедиция".

В рамках настоящего дела заявку на полезную модель подавал Минаев М.С. как генеральный директор общества "Аэросани Экспедиция", которая не была согласована с Лушниковым С.В.

В рамках соглашения о распределении вознаграждения между соавторами объекта интеллектуальной собственности от 03.12.2012, подписанного между Лушниковым С.В. и Минаевым М.С. стороны не устанавливали патентообладателя полезной модели.

В материалах дела отсутствуют доказательства того, что Лушников С.В. являлся работником общества "Аэросани Экспедиция", и в связи выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя создал полезную модель.

То, что Лушников С.В. является участником (учредителем) общества "Аэросани Экспедиция" без доказательств наличия с ним трудовых отношений, не может свидетельствовать о выполнении служебного задания по смыслу положений пункта 1 статьи 1370 ГК РФ.

Также ответчиками не представлено доказательств в рамках статьи 1371 ГК РФ наличие у общества "Аэросани Экспедиция" права на получение патентов и исключительного права на спорную полезную модель, как созданную при выполнении Лушниковым С.В. договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских или технологических работ.

Учитывая, что в силу статьи 1257 ГК РФ авторское право гражданина Лушникова С.В. на спорный патент презюмируется, а в соответствии с пунктом 1 статья 1357 ГК РФ право на получение патента на изобретение первоначально принадлежит автору изобретения, при отсутствии в материалах дела каких-либо доказательств, подтверждающих, что творческий труд Лушникова С.В. используемый в спорном патенте, был реализован по заданию и (или) за счет и по поручению общества "Аэросани Экспедиция", суд полагает, что требование Лушникова С.В. о признании недействительным патента на полезную модель по свидетельству Российской Федерации N 135968 "Аэросани-экспедиция" по заявке N 2013122816 в части указания в нем в качестве патентообладателя только общества "Аэросани Экспедиция" подлежит удовлетворению, поскольку Лушников С.В. также должен был указан в качестве патентообладателя на ряду с обществом "Аэросани Экспедиция" (первоначального патентообладателя), удовлетворение этого требования направлено на восстановление его нарушенного права, предусмотренного статьей 1345 ГК РФ.

В то же время общество "Аэросани Экспедиция" согласно записи в Государственном реестре от 08.07.2015 патентообладателем спорного патента не является.

Указанное обстоятельство (предъявление иска к ненадлежащему ответчику) является основанием для отказа в удовлетворении иска.

Таким образом, заявленные исковые требования подлежат частичному удовлетворению, а именно о признании недействительным патент на полезную модель по свидетельству Российской Федерации N 135968 "Аэросани-экспедиция" по заявке N 2013122816 в части не указания патентообладателем Лушникова С.В.

В пункте 48 постановления Пленума от 26.03.2009 N 5/29 разъяснено, что как предусмотрено подпунктом 2 пункта 1 статьи 1406 ГК РФ, споры об установлении патентообладателя (о признании права патентообладателя), то есть споры о том, кому принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, рассматриваются судом.

В силу пункта 4 статьи 1398 ГК РФ патент признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1258 этого Кодекса, либо вступившего в законную силу решения суда.

В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 1398 ГК РФ в случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент.

Судебные расходы по делу по уплате государственной пошлине за подачу иска относятся на общество с ограниченной ответственностью Торговая компания "Аэросани" как правообладателя спорного патента в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2016 были установлены обеспечительные меры, запрещающие Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Кемерово вносить в Единый государственный реестр юридических лиц запись о ликвидации общества с ограниченной ответственностью "Аэросани Экспедиция".

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 25 Постановления от 12.10.2006 N 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных мер" разъяснил: исходя из части 5 статьи 96 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае отказа в удовлетворении иска, оставления иска без рассмотрения, прекращения производства по делу обеспечительные меры сохраняют свое действие до вступления в законную силу соответствующего судебного акта. В связи с этим арбитражный суд вправе указать на отмену обеспечительных мер в названных судебных актах либо после их вступления в силу по ходатайству лица, участвующего в деле, вынести определение об отмене обеспечительных мер.

Исходя из того что исковые требования к обществу с ограниченной ответственностью "Аэросани Экспедиция" оставлены без удовлетворения, установление судом обеспечительные меры в определении суда от 21.09.2016 подлежат отмене.

Руководствуясь статьями 96, 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования Лушникова Сергея Валерьевича удовлетворить частично.

Признать патент на полезную модель по свидетельству Российской Федерации N 135968 "Аэросани-экспедиция" по заявке N 2013122816 недействительным в части не указания патентообладателем Лушникова Сергея Валерьевича.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности выдать новый патент на полезную модель по заявке N 2013122816 "Аэросани-экспедиция" с указанием в качестве патентообладателей: общества с ограниченной ответственностью Торговая компания "Аэросани" и Лушникова Сергея Валерьевича.

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Торговая компания "Аэросани" в пользу Лушникова Сергея Валерьевича 6000 (Шесть тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Отменить обеспечительные меры, установленные определением Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2016 о запрете Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Кемерово вносить в Единый государственный реестр юридических лиц запись о ликвидации общества с ограниченной ответственностью "Аэросани Экспедиция".

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.