Резолютивная часть постановления объявлена 20 апреля 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 апреля 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Булгакова Д.А., Лапшиной И.В. рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Детская Академия Речи» (Строгинский бульвар, д. 14, к. 3, пом. XI, Москва, 123592, ОГРН 1127746379782)

на решение Арбитражного суда города Москвы от 08.12.2015 (судья Чадов А.С.) по делу № А40-149321/2015 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.02.2016 (судьи Расторгуев Е.Б., Садикова Д.Н., Верстова М.Е.) по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр «Это кино» (ул. Ивана Франко, д. 4, Москва, 121108, ОГРН 1067757854471)

к обществу с ограниченной ответственностью «Детская Академия Речи»

о защите исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество «Региональный Сетевой Информационный Центр» (ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр. 1, Москва, 123308, ОГРН 1067746823099).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Детская Академия Речи» - Малахов Б.А. (по доверенности от 28.09.2015), Краминова А.С. (генеральный директор, на основании сведений из Единого государственного реестра юридических лиц);

от общества с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр «Это кино» - Володина Ж.Л. (по доверенности от 25.06.2015);

от акционерного общества «Региональный Сетевой Информационный Центр» - представителей не направило, извещено надлежащим образом.

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр «Это кино» (далее - Продюсерский центр) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Детская Академия Речи» (далее - общество «ДАР») о признании действий общества «ДАР» по использованию доменного имени dar-deti.ru как способа адресации для интернет-сайта, расположенного по адресу: http://dar-deti.ru/ нарушением исключительного права Продюсерского центра на товарный знак «ДАР ДЕТЯМ» по свидетельству Российской Федерации № 514830; о запрете обществу «ДАР» использовать для интернет-сайта, расположенного по адресу: http://dar-deti.ru/, доменное имя dar-deti.ru; об обязании общества «ДАР» удалить доменное имя dar-deti.ru со всех материалов, которыми сопровождается оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок; о взыскании с общества «ДАР» в пользу Продюсерского центра компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак, принадлежащего Продюсерскому центру, в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 22.09.2015 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество «Региональный Сетевой Информационный Центр» (далее - третье лицо).

Протокольным определением 24.11.2015 Арбитражным судом города Москвы в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приняты уточнения заявленных требований, согласно которым Продюсерский центр просил запретить обществу «ДАР», как администратору доменного имени, использовать доменное имя dar-deti.ru; обязать общество «ДАР» удалить доменное имя dar-deti.ru со всех материалов, которыми сопровождается оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок; взыскать с общества «ДАР» в пользу Продюсерского центра компенсацию за нарушение исключительного прав на товарный знак, принадлежащий Продюсерскому центру, в размере 100 000 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.12.2015, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.02.2016, исковые требования Продюсерского центра удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество «ДАР» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, нарушение судами норм материального права, просит названные судебные акты отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований Продюсерского центра.

По мнению общества «ДАР», суды первой и апелляционной инстанций не исследовали, а истец не доказал всей совокупности обстоятельств, свидетельствующей о нарушении ответчиком исключительного права на товарный знак Продюсерского центра путем использования доменного имени dar-deti.ru.

Так, заявитель кассационной жалобы отметил, что у него имеются законные права и интерес в использовании спорного доменного имени вследствие наличия у него права на сокращенное фирменное наименование - ООО «ДАР», зарегистрированное за ним с 16.05.2012, то есть до даты приоритета противопоставленного товарного знака (22.10.2012). На это обстоятельство, как указывает заявитель кассационной жалобы, он ссылался при рассмотрении спора в первой и апелляционной инстанциях, предоставив в подтверждение возникновения своего права на краткое фирменное наименование устав общества и выписку из единого государственного реестра юридических лиц.

При этом заявитель кассационной жалобы также просит принять во внимание, что словесный элемент «детям» в товарном знаке, права на которые принадлежат Продюсерскому центру, является неохраняемым и может быть использован любым лицом.

Как указал заявитель кассационной жалобы, названное обстоятельство не было предметом исследования судов первой и апелляционной инстанций, ему не была дана какая-либо правовая оценка в обжалуемых судебных актах.

Вместе с тем, по мнению названного общества, исследование данного обстоятельства необходимо для правильного разрешения настоящего дела, так как в силу пункта 6 статьи 1252 ГК РФ преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, и правообладатель исключительного права на фирменное наименование имеет право на использование его в том числе в сети «Интернет» в силу положений статьи 1474 ГК РФ.

Также общество «ДАР» полагает, что судами первой и апелляционной инстанций пришли к неправомерному выводу о наличии в действиях ответчика злоупотребления правом путем использования спорного доменного имени, поскольку такое использование осуществлялось ответчиком добросовестно в своем интересе (при осуществлении своей коммерческой деятельности) как в период до его приобретения (с 15.08.2013 по 30.09.2015), так и после (с 30.09.2015).

Кроме того, общество «ДАР» обратило внимание на то обстоятельство, что Продюсерским центром не был доказан факт наличия у него исключительного права на коммерческое обозначение «Дар детям» ввиду его несоответствия положениям статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В отзыве на кассационную жалобу Продюсерский центр просил оставить ее без удовлетворения, а обжалуемые судебные акты - без изменения, как законные и обоснованные.

В судебное заседание явились представители общества «ДАР» и Продюсерского центра.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

В судебном заседании представители общества «ДАР» поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе, настаивали на ее удовлетворении.

Представитель Продюсерского центра возражал против удовлетворения кассационной жалобы согласно доводам, изложенным в отзыве.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов кассационной жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами, Продюсерский центр является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «ДАР детям» («детям» - неохраняемый элемент) по свидетельству Российской Федерации № 514830 (дата приоритета - 22.10.2012, дата регистрации - 04.06.2014) в отношении товаров и услуг 9, 16, 28, 34 и 41-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Полагая, что ответчик на Интернет сайте «Дар детям», расположенном по адресу dar-deti.ru, неправомерно использует принадлежащий Продюсерскому центру товарный знак, последний обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Поскольку в процессе производства по делу право администрирования доменного имени перешло к ответчику, Продюсерским центром были уточнены заявленные требования.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанций руководствовался статьями 1229, 1252, 1484, 1515 ГК РФ и исходил из установленного сходства оспариваемого доменного имени dar-deti.ru и противопоставленного товарного знака, а также из доказанности факта неправомерного использования ответчиком в оспариваемом доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Суд апелляционной инстанции, соглашаясь с выводами суда первой инстанции, также исходил из установленного наличия у Продюсерского центра исключительного права на коммерческое обозначение «ДАР ДЕТЯМ», возникшего у него с декабря 2011 года.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства судом кассационной инстанции на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами первой и апелляционной инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы общества «ДАР» в силу следующего.

Согласно положениям, изложенным в пункте 1 статьи 1474 ГК РФ, юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".

Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Как следует из материалов дела, при рассмотрении настоящего спора в судах первой и апелляционной инстанций общество «ДАР» ссылалось на приобретение им исключительного права на полное фирменное наименование «Детская Академия Речи» и сокращенное фирменное наименование - ООО «ДАР» до даты приоритета товарного знака, исключительное право на который защищается в настоящем споре, подтверждая названное обстоятельство уставом общества «ДАР» от 01.05.2012, свидетельством о государственной регистрации от 16.05.2012 и выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 16.05.2012. Одновременно общество «ДАР» просило учесть, что словесный элемент «детям» в товарном знаке, права на которые принадлежат истцу, является неохраняемым и может использоваться любым лицом.

Указанные документы, на которые ссылалось общество «ДАР» в подтверждение своего права на использование в том числе в сети Интернет спорного обозначения, были представлены им в материалы дела: копия устава (том 1, л.д. 97-110), выписка из ЕГРЮЛ (том 1, л.д. 116-119), копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (том 1, л.д. 120).

Вместе с тем, из обжалуемых судебных актов не усматривается, что названные обстоятельства были предметом исследования судов первой и апелляционной инстанций и им была дана какая-либо правовая оценка.

Однако при наличии возражений ответчика о наличии у него законного права использовать спорное обозначение, мотивированных принадлежностью ему исключительного права на краткое фирменное наименование, судам следовало с учетом представленных в материалы дела доказательств установить наличие или отсутствие права ответчика на краткое фирменное наименование, на которое он ссылался, а также определить, какое из исключительных прав (истца на товарный знак или ответчика на краткое фирменное наименование) возникло ранее.

Спор о наличии или отсутствии у ответчика права использования в доменном имени и на соответствующем сайте обозначения «ДАР ДЕТЯМ» подлежал разрешению с применением пункта 6 статьи 1252 ГК РФ.

Таким образом, вывод судов об отсутствии у ответчика права использовать спорное обозначение сделан без исследования обстоятельств, подлежащих установлению в рамках настоящего спора, а также с нарушением норм материального права, поскольку судами не был применен подлежащий применению пункт 6 статьи 1252 ГК РФ.

Также из обжалуемых судебных актов не следует, что сравнение противопоставляемых доменного имени dar-deti.ru и товарного знака «ДАР ДЕТЯМ» было произведено с учетом того обстоятельства, что элемент «ДЕТЯМ» указанного товарного знака является неохраняемым.

В отношении же установленного судом апелляционной инстанции наличия у Продюсерского центра исключительного права на коммерческое обозначение «ДАР ДЕТЯМ» судебная коллегия полагает необходимым отметить следующее.

Как следует из заявленных исковых требований, как в их первоначальном содержании, так и в принятом судом первой инстанции уточнении, подача искового заявления была направлена на защиту исключительного права Продюсерского центра на товарный знак «ДАР ДЕТЯМ». Каких-либо требований в отношении защиты исключительного права на одноименное коммерческое обозначение в настоящем деле истцом не заявлялось.

Между тем, в силу положений пункта 2 статьи 1541 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение и исключительное право на товарный знак подлежат самостоятельной защите.

При указанных обстоятельствах вывод суда апелляционной инстанции о возникновении у истца более раннего права на коммерческое обозначение не мог повлечь вывод об удовлетворении иска о защите исключительного права на товарный знак.

В этой связи не могут быть приняты во внимание доводы истца, изложенные в судебном заседании суда кассационной инстанции, о том, что уточненное исковое заявление было направлено на защиту как права на коммерческое обозначение, так и права на товарный знак, так как нарушение права на коммерческое обозначение не может влечь взыскание компенсации.

Кроме того, суд кассационной инстанции полагает, что вывод суда апелляционной инстанции о возникновении у истца права на коммерческое обозначение сделан без установления всей совокупности обстоятельств, которые должны быть установлены для такого вывода.

Согласно пункту 1 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1541 ГК РФ коммерческое обозначение или отдельные элементы этого наименования могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке. Коммерческое обозначение, включенное в товарный знак, охраняется независимо от охраны товарного знака.

Таким образом, коммерческое обозначение является самостоятельным средством индивидуализации, то есть ее правовая охрана автономна и не зависит от правовой охраны какого-либо иного средства индивидуализации, в том числе и товарного знака, принадлежащего одному и тому же лицу.

Ввиду названных обстоятельств судебная коллегия полагает, что выводы суда апелляционной инстанции о наличии у Продюсерского центра исключительного права на коммерческое обозначение «ДАР ДЕТЯМ» не могут служить в качестве обоснования наличия у лица права на защиту одноименного товарного знака.

Кроме того, для вывода о возникновении у лица исключительного права на коммерческое обозначение необходим анализ используемого обозначения на предмет наличия у него различительной способности, а также доказанность известности такого обозначения потребителям на определенной территории как обозначения, индивидуализирующего конкретное предприятие (в данном случае - предприятие истца), а не доказательства планирования развития использования такого обозначения и осуществления подготовительных для такого использования действий.

При этом для вывода о возникновении у истца права на коммерческое обозначение ранее возникновения у ответчика права на краткое фирменное наименование такой анализ (в том числе установление факта известности потребителю) следует проводить на период, предшествующий возникновению права ответчика на фирменное наименование, возникающее в момент регистрации юридического лица при условии, что краткое фирменное наименование включено в ЕГРЮЛ.

Согласно положениям статей 1, 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской, судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия и состязательности сторон.

Статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле в обоснование своих требований и возражений.

В силу статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом, а также доказательства, на которых были основаны выводы суда об обстоятельствах дела, и доводы в пользу принятого решения, в том числе мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле, включая законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

В обжалуемых судебных актах отсутствуют мотивы, по которым судами отклонены доводы общества «ДАР» относительно наличия у названного общества исключительного права на фирменное наименование «ДАР» (сокращенное), не конкретизировано, каким образом производился анализ на сходство противопоставленных доменного имени и товарного знака.

При таких обстоятельствах, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что при принятии решения суда первой инстанции и постановления апелляционного суда установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу, а выводы судов, содержащиеся в обжалуемых судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, кроме того, основаны на неправильном применении норм материального права.

На основании изложенного, принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены обжалуемых решения и постановления с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, с учетом установленных обстоятельств определить нормы права, подлежащие применению в настоящем споре, после чего вынести законный и обоснованный судебный акт.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 08.12.2015 по делу № А40-149321/2015 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.02.2016 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.