Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 3 марта 2015 года.

Полный текст решения изготовлен 11 марта 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Погадаева Н.Н.,

судей - Кручининой Н.А., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Булановой А.И.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление

общества с ограниченной ответственностью «Ижевский завод тепловой техники» (ул. Лесозаводская, д. 23/110, Удмуртская Республика, Ижевск, 426052, ОГРН 1071832004386)

к компании FARAL S.p.A (Via Ponte Alto, 40, I-41011, CAMPOGALLIANO (MO)

о досрочном прекращении правовой охраны международного комбинированного товарного знака со словесным обозначением «FARAL» по международной регистрации № 1032192 на территории Российской Федерации полностью вследствие его неиспользования,

третьи лица: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), компания F.I.R. FABBRICA ITALIANA RADIATORI S.R.L. (41011, Campogalliano (MO), Via Ponte Alto 40, Italy);

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Глюзицкая С.К. по доверенности от 28.08.2014, Кривельская О.В. по доверенности от 28.08.2014, Симонов П.Е. по доверенности от 28.08.2014, Сборец В.А. по доверенности от 20.10.2014, Ульянов Е.А. по доверенности от 14.10.2014,

от ответчика: Гришаев А.В. по доверенности от 05.08.2014, Разбегаев П.В. по доверенности № 77 АБ 5122464 от 27.10.2014,

от третьих лиц: от Роспатента - не явился, извещен; от компании F.I.R. FABBRICA ITALIANA RADIATORI S.R.L. - директор-исполнитель Делукка Андре (Delucca Andrea), Гришаев А.В., Разбегаев П.В. по доверенности от 09.12.2014, установил:

общество с ограниченной ответственностью «Ижевский завод тепловой техники» (далее - общество «ИЗТТ») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к компании FARAL S.p.A о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением «FARAL» по международной регистрации № 1032192 на территории Российской Федерации полностью вследствие его неиспользования.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2013 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Определением суда первой инстанции от 02.12.2014 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания F.I.R. FABBRICA ITALIANA RADIATORI S.R.L.

В судебном заседании 23.12.2014 истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которому просил: досрочно прекратить правовую охрану товарного знака со словесным обозначением «FARAL» по международной регистрации № 1032192 на территории Российской Федерации в отношении товаров 11-го класса МКТУ, а именно: «отопительные приборы, приборы для производства пара; стальные трубчатые или литые радиаторы, комплектующие и дополнительное оборудование для данных видов продукции», которое судом принято и удовлетворено на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании 24.02.2015 представители истца поддержали уточненные исковые требования, просили их удовлетворить. В обоснование иска истец ссылался на то, что общество «ИЗТТ» является заинтересованным лицом, в то время как представленные правообладателем - компанией FARAL S.p.A доказательства не подтверждают использование оспариваемого товарного знака со словесным обозначением «FARAL» по международной регистрации № 1032192 на территории Российской Федерации в течение трех лет, предшествовавших подаче настоящего заявления. Кроме того, истец опроверг доводы ответчика о том, что не истек трехлетний срок, установленный статьей 1486 ГК РФ для обращения в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, поскольку, по его мнению, согласно данным из официального сайта Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - ВОИС), товарный знак по международной регистрации № 1032192 в отношении ряда стран, в том числе в отношении Российской Федерации, был заявлен к регистрации в соответствии с Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28.06.1989 (далее - Мадридский Протокол), а не в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрацией товарных знаков от 14.04.1891 (далее - Мадридское соглашение).

В соответствии с положениями пункта 4 статьи 3 Мадридского Протокола в результате подачи международной заявки осуществляется регистрация знака. Тогда как в соответствии с положениями пункта 4 статьи 3ter в результате заявления о «территориальном расширении» в Международный реестр вносится запись о территориальном расширении правовой охраны товарного знака.

По мнению истца, Российская Федерация была указана в международной заявке, поданной по Мадридскому Протоколу, а не вошла в регистрацию в результате заявления о «территориальном расширении», в связи с чем считает, что охрана спорного товарного знака в России будет такой же, как если бы этот знак был заявлен непосредственно в патентном ведомстве России.

Истец ссылается на то, что в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Мадридского Протокола, датой международной регистрации считается дата, на которую международная заявка получена ведомством происхождения, при условии, что Международное бюро получило ее в течение двух месяцев, считая с этой даты. Если международная заявка не была получена в этот срок, датой международной регистрации считается дата, на которую международная заявка получена Международным бюро. Международное бюро незамедлительно уведомляет о международной регистрации заинтересованные ведомства.

Таким образом, истец полагает, что датой предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку на территории является 24.12.2009.

Представитель компании FARAL S.p.A против заявленных требований возражал по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление, в котором указал, что спорный товарный знак используется правообладателем, что, по его мнению, подтверждается представленными в материалы дела доказательствами. Также указал, что иск подан незаинтересованным лицом, поскольку истец не является производителем товаров, указанных в международной регистрации товарного знака № 1032192 для которых он зарегистрирован или однородных товаров, в отношении которых представлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку. Кроме того ответчик полагает, что исковое заявление подано до истечения срока, предусмотренного пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку с даты предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку на территории Российской Федерации не прошло три года. По мнению компании FARAL S.p.A, правовая охрана комбинированному товарному знаку со словесным обозначением «FARAL» по международной регистрации № 1032192 на территории Российской Федерации предоставлена 18.02.2011, что подтверждается соответствующим заявлением Роспатента, на основании которого в реестр международных знаков, ВОИС были внесены соответствующие сведения о распространении правовой охраны товарного знака на территорию Российской Федерации с указанной даты.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака не входит в его компетенцию. Одновременно заявил о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам: http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд не направил. Дело рассмотрено в соответствии со статьями 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании 24.02.2015 судом в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв до 03.03.2015.

После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда, отводов не заявлено.

Истец поддержал требования с учетом их уточнения.

Ответчик возражал против удовлетворения требований.

Третье лицо - компания F.I.R. FABBRICA ITALIANA RADIATORI S.R.L. поддержало доводы ответчика.

Как следует из материалов дела, компания FARAL S.p.A является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «FARAL» по международной регистрации № 1032192 в отношении части товаров 11-го классов МКТУ «аппараты для нагрева, парообразования, приготовления пищи, охлаждения, сушки, вентиляции и подачи воды, а также санитарные установки, печи, радиаторы со стальными или литыми стальными трубами, конвекторы, теплообменники, рамы, компоненты и приложения к вышеупомянутым продуктам», дата регистрации - 24.12.2009, сроком действия - до 24.12.2019.

Общество «ИЗТТ», считая себя заинтересованным лицом и полагая, что названный товарный знак не используется правообладателем на протяжении последних трех лет в отношении зарегистрированных товаров 11-го класса МКТУ «отопительные приборы, приборы для производства пара; стальные трубчатые или литые радиаторы, комплектующие и дополнительное оборудование для данных видов продукции», обратилось в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны в отношении указанных товаров на территории Российской Федерации.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, суд пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 той же статьи).

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из буквального толкования норм пункта 1 статьи 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть подан заинтересованным лицом только по истечении трех лет с момента государственной регистрации такого товарного знака.

Роспатентом были представлены материалы рассмотрения заявки правообладателя о предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации, согласно которым международная регистрация № 1032192 была произведена Международным Бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 24.12.2009 (сведения доступны на официальном сайте МБ ВОИС в базе данных ROMARIN http://www.wipo.int/romarin/). Решение о предоставлении охраны товарному знаку по международной регистрации № 1032192 на территории Российской Федерации было принято Роспатентом 18.02.2011, о чем международное ведомство было уведомлено и внесены соответствующие сведения в реестр международных товарных знаков.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Судом по интеллектуальным правам в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения ученых, специалистов и прочих лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого судом спора, был направлен запрос от 08.12.2014 в Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации» (далее - ФГБНУ «Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации»), в котором суд просил высказать мнение, не ранее какой даты может начать течение трехлетний срок, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ.

В полученном 24.12.2014 заключении указано следующее: трехлетний срок неиспользования товарного знака начинает течь именно с момента, когда процедура государственной регистрации товарного знака считается законченной.

По смыслу статьи 1503 ГК РФ этим моментом является внесение сведений о регистрации товарного знака в Государственный реестр товарных знаков, а в данном конкретном случае с даты внесения соответствующих сведений в Международный реестр товарных знаков ВОИС.

Оспариваемый товарный знак был зарегистрирован по процедуре, предусмотренной Мадридским соглашением о международной регистрации знаков 1891 года. При этом следует отметить, что и Италия, где спорный товарный знак был заявлен к международной регистрации, и Российская Федерация являются участниками Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков 1989 года. В отношении Российской Федерации было применено положение пункта 2 статьи 3ter Протокола к Мадридскому соглашению о территориальном расширении, в соответствии с которым заявление о территориальном расширении охраны товарного знака может быть сделано после его международной регистрации.

Общее правило подпункта а) пункта 1 статьи 4 Мадридского Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков гласит, что с даты регистрации или с даты совершения записи, предусмотренных положениями статей 3 и 3ter, в каждой соответствующей Договаривающейся Стороне знаку должна предоставляться такая же охрана, как если бы знак был заявлен непосредственно в патентном ведомстве этой Договаривающейся Стороны.

Однако сроки, с которых предоставляется такая охрана, в этих двух случаях будут различными. При осуществлении процедуры международной регистрации в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Мадридского Протокола датой международной регистрации будет считаться дата получения заявки патентным ведомством страны происхождения заявки при условии, что МБ ВОИС получило заявку в течение двух месяцев с этого момента. Если указанный двухмесячный срок будет пропущен, то датой международной регистрации будет считаться дата получения этой заявки Международным бюро.

По поводу территориального расширения, в отношении которого заявка подана в МБ ВОИС уже после государственной регистрации товарного знака, в пункте 2 статьи 3ter Мадридского Протокола установлено, что соответствующее расширение вступает в силу с даты внесения записи о нем в Международный реестр.

Статья 4 Мадридского Протокола приравнивает последствия действий, предусмотренных в статье 3 и статье 3ter Мадридского Протокола, друг к другу. В обоих случаях такие действия порождают охрану международного товарного знака на территории страны происхождения заявки в соответствии с принципом национального режима. Таким образом, представляется, что в случае территориального расширения, осуществленного после международной регистрации товарного знака, его охрана в стране, на которую распространяется такое расширение, наступает с даты внесения соответствующей записи о нем в Международный реестр.

Учитывая изложенное и принимая во внимание ответ на запрос суда ФГБНУ «Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации», суд пришел к выводу о том, что период исчисления трехлетнего срока неиспользования товарного знака со словесным обозначением «FARAL» по международной регистрации № 1032192 на территории Российской Федерации должен определяться на основании статьи 3ter Мадридского Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, то есть с момента внесения записи об охране этого знака в Российской Федерации в Международный реестр, то есть с 18.02.2011.

Кроме того, суд в порядке статьи 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исследовал открытые источники информации в сети интернет (сайт ВОИС, относительно состояния международной регистрации товарного знака № 1032192) по адресам: http://www.wipo.int/romarin/detail.do?ID=0, http://www.wipo.int/mrs/SearchController?tb_irn=1032192 (распечатав документы на английском языке). Данные документы были переведены на русский язык.

Из представленных документов следует, что подтверждение предоставления защиты, сделанное в соответствии с правилом пункта 1 статьи 18 ter в отношении Российской Федерации (номер публикации 2011/9 Gaz) опубликовано 24.03.2011.

Правила регистрации товарных знаков по международной регистрации согласно Мадридскому соглашению и Протоколу к нему устанавливают следующий порядок представления правовой охраны товарным знакам, предъявленных к международной регистрации в соответствии с которыми национальное ведомство страны Союза вправе представлять правовую охрану товарному знаку «по умолчанию», то есть с даты подачи заявки на регистрацию международного товарного знака, либо с предоставлением «предварительного отказа» - до истечения 1 года с даты подачи заявки, при этом «окончательный отказ» может быть заявлен национальным органом в течение 6 месяцев.

Спорный товарный знак имеет дату регистрации - 24.12.2009, решение о предоставлении охраны товарному знаку по международной регистрации № 1032192 на территории Российской Федерации было принято Роспатентом лишь 18.02.2011, на основании которого в международный реестр товарных знаков были внесены соответствующие сведения о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, следовательно, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ трехлетний срок подлежит исчислению с 18.02.2011 и истекает 18.02.2014.

При этом исковое заявление подано обществом «ИЗТТ» в Суд по интеллектуальным правам 27.12.2013, то есть до истечения трехлетнего срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ.

Таким образом, у общества «ИЗТТ» на момент подачи искового заявления отсутствовало право на обращение с настоящим иском. Данное обстоятельство является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Обстоятельства, связанные с наличием у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, а также с использованием этого товарного знака ответчиком, учитывая отсутствие у истца права на обращение с соответствующим иском, установлению в настоящем деле не подлежат.

Вместе с тем, отказ в удовлетворении исковых требований по настоящему делу не препятствует обращению обществу «ИЗТТ» с иском о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака по истечении трех лет после представления правовой охраны этому товарном знаку на территории Российской Федерации.

Судебные расходы в виде государственной пошлины подлежат отнесению на истца в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

в удовлетворении требования общества с ограниченной ответственностью «Ижевский завод тепловой техники» отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.