Резолютивная часть постановления объявлена 17 декабря 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 декабря 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Пашкова Е.Ю.,

судьи - Рогожин С.П., Силаев Р.В.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Новые Технологии" (ул. Ставропольская, д. 4, пом. N 21, ком. 31, Москва, 109387,ОГРН 1097746007083)

на решение Арбитражного суда Белгородской области от 06.05.2014 по делу N А08-8802/2013 (судья Белоусова В.И.) и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2014 по тому же делу (судьи Владимирова Г.В., Андреещева Н.Л., Маховая Е.В.),

по иску общества с ограниченной ответственностью "Новые Технологии"

к открытому акционерному обществу "Белгородский хладокомбинат" (ул. Дзгоева, д. 1, г. Белгород, 308013, ОГРН 1023101644390)

о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 386368,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Муравьев С.С., Филиппов Д.В. (по доверенности от 15.10.2014 б/н),

от ответчика - Киселев С.Н. (по доверенности от 09.06.2014), установил:

общество с ограниченной ответственностью "Новые Технологии" (далее - общество "Новые Технологии") обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с исковым заявлением к открытому акционерному обществу "Белгородский хладокомбинат" (далее - общество "Белгородский хладокомбинат") о запрете использовать обозначение "Афродита" для индивидуализации товаров, работ и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 386368, и взыскании компенсации в размере 2 489 693 рублей 76 копеек за нарушение исключительных прав на названный товарный знак при реализации товаров по товарно-транспортным накладным от 22.12.2010 N ПРУН10-01309, от 21.12.2011 N ПРУН11-01255, от 25.08.2012 N ПРУН12-00844, от 10.10.2012 N ПРУН 12-00958, от 13.12.2012 N ПРУН 12-01029 и от 24.09.2013 N ПРУН13-01049 (с учетом уточнения исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Определением Арбитражного суда Белгородской области от 25.02.2014 возвращено встречное исковое заявление общества "Белгородский хладокомбинат" о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товара "мороженое" 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) в связи с его не использованием.

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 06.05.2014, оставленным без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2014, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Общество "Новые Технологии", не согласившись с названными судебными актами, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, просит их отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

По мнению заявителя кассационной жалобы, материалами дела подтверждается, что используемое ответчиком при производстве и реализации мороженого обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 386368, принадлежащим истцу, по смысловому, фонетическому и графическому критериям, зарегистрированному в отношении товаров 30-го класса МКТУ, в том числе мороженого.

В кассационной жалобе общество "Новые Технологии" выразило несогласие с выводами судов о том, что истцом не доказан факт нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 386368; используемое ответчиком обозначение не сходно до степени смешения с названным товарным знаком; отсутствует угроза их смешения в гражданском обороте.

Заявитель полагает необоснованным и противоречащим действующему законодательству вывод судов о злоупотреблении истцом своим правом в связи с тем, что он не производил и не производит мороженое, поскольку, по его мнению, в деле отсутствуют доказательства, свидетельствующие о намерении истца причинить вред ответчику при регистрации товарного знака.

При этом общество "Новые Технологии" отмечает, что установление недобросовестности только на стадии использования товарного знака не является самостоятельным основанием для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку. Само по себе неиспользование товарного знака правообладателем, в том числе осуществляющим действия по "аккумулированию" товарных знаков, не свидетельствует о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции.

Кроме того, истец полагает, что исключительные права на товарный знак, зарегистрированный в отношении непроизводимых товаров, подлежат защите даже в случае прекращения правовой охраны товарного знака по решению суда в связи с его неиспользованием, если нарушение исключительных прав было совершено в период действия его правовой охраны.

В судебном заседании общество "Новые Технологии" поддержало доводы кассационной жалобы, просило ее удовлетворить.

Общество "Белгородский хладокомбинат" возражало против удовлетворения кассационной жалобы по доводам, изложенным в отзыве, полагая, что суды пришли к верным выводам об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, а также о злоупотреблении истцом своим правом.

По мнению ответчика, истцом не представлены доказательства добросовестного поведения, направленного на цели использования товарного знака, в настоящее время истцу не принадлежат исключительные права на спорный товарный знак в отношении мороженого.

Общество "Белгородский хладокомбинат" полагает, что фактически потребитель не мог быть введен в заблуждение, поскольку истец не производил соответствующие товары, в том числе мороженое, и не вводил их в гражданский оборот.

В судебном заседании общество "Белгородский хладокомбинат" поддержало доводы отзыва на кассационную жалобу, просило оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, заслушав явившихся в судебное заседание представителей истца и ответчика, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Как установлено судами, словесный товарный знак "АФРОДИТА" по свидетельству Российской Федерации N 386368 зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) 30.04.1998 с приоритетом от 17.12.1996 на имя общества "Новые Технологии". Правовая охрана названному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30-го класса МКТУ.

Общество "Белгородский хладокомбинат" с 2004 года производит и реализует мороженое, маркированное обозначением "Афродита", что подтверждено представленными в материалы дела каталогами продукции и не оспаривается ответчиком.

Общество "Новые Технологии", полагая, что ответчик производит и реализует товар, маркированный спорным товарным знаком без соответствующих законных оснований, чем нарушает исключительные права истца на названный товарный знак, обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходили из того, что ответчик для индивидуализации своего товара (мороженого) использует упаковку, содержащую комбинированное обозначение со словесным элементом "Афродита мороженое двухслойное ванильное и с ароматом банана с банановым джемом", а также изобразительные элементы в виде женского образа богини красоты, любви и плодородия Афродиты. Кроме того, на упаковке размещен зарегистрированный за ответчиком комбинированный товарный знак в виде стилизованного изображения бегущей оранжево-белой коровы с черными солнцезащитными очками на глазах со словесным элементом "Бодрая Корова".

В связи с этим суды признали отсутствие сходства до степени смешения словесного товарного знака истца, зарегистрированного в отношении товаров 30-го класса МКТУ, и комбинированного обозначения, используемого ответчиком для индивидуализации однородных товаров 30-го класса МКТУ (мороженого).

Также судами установлено, что общество "Новые Технологии" при регистрации спорного товарного знака и до принятия судом решения не производило и не вводило в гражданский оборот мороженое.

Исследовав и оценив в совокупности и взаимосвязи представленные в материалы дела доказательства, руководствуясь общим восприятием сравниваемых обозначений, учитывая всю совокупность элементов, образующих композицию этикетки, определяющую узнаваемость и запоминаемость товара ответчика, суды пришли к выводу об отсутствии угрозы смешения обозначения ответчика с товарным знаком истца, в связи с чем заявленные обществом "Новые Технологии" требования, по мнению судов, удовлетворению не подлежат.

Суд апелляционной инстанции дополнительно отметил следующее.

В пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

С учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака, суд вправе признать недобросовестными действия обладателя права на товарный знак, направленные на создание препятствий к использованию тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, то есть действий по защите нарушенных исключительных прав на товарный знак, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем.

При этом суд должен учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Учитывая, что истец не выполнил определение суда апелляционной инстанции от 01.07.2014, которым ему было предложено представить письменные пояснения относительно обстоятельств регистрации спорного товарного знака и причин его неиспользования правообладателем с даты регистрации (30.04.1998), то есть на протяжении более 15 лет, а также то обстоятельство, что общество "Новые Технологии" никогда не производило и не вводило в гражданский оборот мороженое, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о злоупотреблении истцом своим правом, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требований о защите исключительных прав на спорный товарный знак.

Вместе с тем суды первой и апелляционной инстанций не учли следующее.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

При этом указанная позиция не может пониматься как возможность осуществления судом произвольной оценки и исключающая необходимость при установлении факта сходства обозначений до степени смешения руководствоваться требованиями нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие вопросы, и указаниями высшей судебной инстанции о толковании нормы права.

Делая вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений до степени смешения, суды не применили положения Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила) и Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации).

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу подпункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Признаки, перечисленные в настоящем пункте, могут учитываться как в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно подпункту "а" пункта 14.4.2.2 названных Правил, рассмотрения заявки звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Исходя из подпункта "б" того же пункта, графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (подпункт "в" пункта 14.4.2.2 Правил).

Данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 этих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Разделом 6 Методических рекомендаций предусмотрено, что при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При сравнении комбинированных обозначений, содержащих неохраняемые элементы, оценка их сходства также должна производиться на основе общего зрительного впечатления, формируемого в том числе благодаря неохраняемым элементам. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

В соответствии с пунктом 6.3.1 указанных Методических рекомендаций при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком (пункт 6.3.2 Методических рекомендаций).

Согласно пункту 6.3.3 Методических рекомендаций изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом. Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности.

Суды первой и апелляционной инстанций, установив факт использования ответчиком комбинированного обозначения и указав на отсутствие семантического, фонетического и графического сходства сравниваемых обозначений, не изложили мотивы, по которым они пришли к данному выводу, а именно не обозначили какие элементы являются тождественными, сходными либо отличительными, а также не исследовали и не оценили значимость этих отличий для формирования общего впечатления от сравниваемых обозначений, и их восприятия потребителями в целом. При этом судами также не учтено, что словесный элемент "Афродита" занимает центральное положение на этикетке, используемой ответчиком, выполнено крупным шрифтом в кириллице.

Также суд кассационной инстанции не может согласиться и с выводом суда апелляционной инстанции о том, что неиспользование спорного товарного знака является злоупотреблением правом со стороны истца, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Как отмечено в части 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", не допускается недобросовестная конкуренция, связанная не только с приобретением, но и с использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

В соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 для квалификации регистрации товарного знака как акта недобросовестной конкуренции оценке подлежит честность такой регистрации, которая не может быть установлена без учета цели регистрации товарного знака.

В связи с этим при рассмотрении судом вопроса о добросовестности регистрации товарного знака исследованию могут подлежать как обстоятельства, связанные с самой регистрацией, так и последующее поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель такой регистрации.

В то же время само по себе неиспользование товарного знака не может свидетельствовать о злоупотреблении правом, поскольку не запрещено законом, при этом последствия неиспользования товарного знака предусмотрены в статье 1486 ГК РФ. Предъявление иска о защите исключительных прав также не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Таким образом, в целях установления факта злоупотребления истцом своим правом, суду следовало выяснить цель регистрации товарного знака, наличие реального намерения его использовать, а также причины неиспользования.

Суд апелляционной инстанции, придя к выводу о злоупотреблении обществом "Новые Технологии" правом, указал, что истец не выполнил определение суда апелляционной инстанции от 01.07.2014, которым ему было предложено представить письменные пояснения относительно обстоятельств регистрации спорного товарного знака и причин его неиспользования правообладателем с даты регистрации.

Кроме того, суд апелляционной инстанции названным определением обязал истца представить доказательства реального намерения использования товарного знака.

Из материалов дела усматривается, что общество "Новые Технологии" при рассмотрении апелляционной жалобы заявило ходатайство о приобщении к материалам дела копии лицензионного соглашения об использовании товарных знаков от 05.11.2013, который был заключен до подачи настоящего иска и зарегистрирован Роспатентом 27.05.2014, то есть после вынесения решения судом первой инстанции, и приложения к свидетельству на спорный товарный знак.

Однако копии названных документов были возвращены истцу судом апелляционной инстанции ввиду отсутствия правовых оснований, предусмотренных статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, суд апелляционной инстанции не исследовал дополнительные доказательства, представленные истцом, которые могли бы подтвердить или опровергнуть обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела по существу, а именно для вывода о наличии злоупотребления правом со стороны истца, что служит самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Вместе с тем, исходя из разъяснений, приведенных в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" принятие дополнительных доказательств судом апелляционной инстанции не может служить основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции; в то же время непринятие судом апелляционной инстанции новых доказательств при наличии к тому оснований, предусмотренных в части 2 статьи 268 Кодекса, может в силу части 3 статьи 288 Кодекса являться основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции, если это привело или могло привести к вынесению неправильного постановления.

Исходя из изложенного, учитывая, что представленный истцом лицензионный договор был зарегистрирован в Роспатенте уже после принятия решения судом первой инстанции, судебная коллегия полагает, что судом апелляционной инстанции при имеющейся возможности не были предприняты необходимые действия для выяснения целей регистрации товарного знака, реального намерения его использовать, а также причин неиспользования спорного товарного знака.

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции полагает необоснованным вывод суда апелляционной инстанции о злоупотреблении обществом "Новые технологии" своим правом, выразившимся в неиспользовании спорного товарного знака с момента его регистрации и до принятия судебных актов по делу.

Вместе с тем долгосрочное неиспользование спорного товарного знака может служить дополнительным обстоятельством, учитываемым судом при определении размера компенсации, в случае установления судом факта нарушения исключительных прав истца.

Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции принято с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в решении и постановлении, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частями 1 и 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание, что для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка необходимых доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его ограниченных полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду следует устранить допущенные нарушения, провести сравнительный анализ спорного товарного знака с обозначением, используемым ответчиком на основании положений Правил и Методических рекомендаций, изложив результаты такого анализа в судебном акте, установить цели регистрации товарного знака, реального намерения его использовать, а также причины неиспользования спорного товарного знака, исследовать все имеющиеся в материалах дела доказательства в совокупности и дать оценку всем доводам и возражениям участвующих в деле лиц, изложив соответствующие выводы в решении с указанием мотивов отклонения тех или иных доводов или доказательств.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Белгородской области от 06.05.2014 по делу N А08-8802/2013 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2014 по тому же делу отменить.

Дело N А08-8802/2013 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

С.П. Рогожин

Судья

Р.В. Силаев